I.

Die Klage stützt sich auf das unter Nr. 523 424 in der Zeichenrolle eingetragene Wortzeichen "Lockwell" und begehrt von der Beklagten auf Grund unbefugten Gebrauchs dieses Zeichens Unterlassung, Auskunft über den Umfang der Benutzung und Feststellung der Schadensersatzpflicht. Als Berechtigte dieses Zeichens ist seit den 26. Juni 1950 die Zweitklägerin in der Zeichenrolle eingetragen, nachdem sie durch Vertrag mit den Erstklägern vom 23. März 1950 das Zeichen erworben hatte. Die Klüger verfolgen gemeinsam die gleichen Klagansprüche, ohne zwischen der Rechtsstellung der Erstkläger und der Zweitklägerin zu unterscheiden. Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, zur Klage sei nur der eingetragene Zeicheninhaber befugt. Schon aus diesem formellen Grunde verneint das Berufungsurteil die Aktivlegimation der Kläger zu 1) zur Erhebung der Klagansprüche. Es führt weiter aus, daß Gleiches auch für den Fall einer lediglich treuhänderischen Übertragung der den Erstklägern zustehenden Zeichenrechte gelten müsse, denn auch bei lediglich treuhänderischer Zeichenübereignung seien die aus den Zeichenrechten entspringenden Klagbefugnisse auf die Zweitklägerin übergegangen.

Was die der Zweitklägerin auf Grund der Verträge mit den Erstklägern erwachsenen Warenzeichenrechte angeht, so verneint das Berufungsgericht die Berechtigung der Klaganträge mit doppelter Begründung: Die Zweitklägerin habe durch die Übertragungsverträge wirksam Zeichenrechte nicht übertragen erhalten. Denn hierfür sei gemäß § 8 WZG die gleichzeitige Übertragung des Geschäftsbetriebes, zu dem die Zeichen rechte gehörten, notwendig. Ein solcher Geschäftsbetrieb habe aber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht mehr bestandene Selbst ein Betriebsbestandteil in Gestalt einer Kundenkartei für Ostpreussen könne, da trotz Aufforderung nicht vorgelegt, nicht als noch vorhanden gewesen angenommen werden. Die Absicht späterer Wiedereröffnung des Betriebes sei dem nicht gleichzustellen. Aus der besonderen Lage der Erstkläger als rassisch Verfolgter könne in Rücksicht auf die Verkehrssicherheit und angesichts des bewußten Unterlassens jeder Wiedereröffnung des Betriebes nichts Abweichendes hergeleitet werden. Weiter aber seien die von der Zweitklägerin erhobenen Ansprüche auch deshalb nicht begründet, weil sie die Zeichen in unlauterer Absicht nur erworben habe, um die Beklagte in ihrem Geschäftsbetrieb lahmzulegen.

Diese Darlegungen des Berufungsgerichts geben zu rechtlicher Beanstandung Anlaß. Träger des Warenzeichenrechts ist gemäß § 1 WZG ein Geschäftsbetrieb. Der Fortfall eines solchen begründet eine Löschungsklage (WZG § 11 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2), die gemäß § 15 Abs. 2 WZG rückwirkende Kraft auf den Zeitpunkt hat, in dem der Geschäftsbetrieb fortgefallen ist. Auch die Übertragung des Warenzeichenrechts ist von gleichzeitiger Übertragung des Geschäftsbetriebs abhängig und eine abweichende Vereinbarung unwirksam. Die Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb, wie sie § 8 WZG festlegt, ist in den letzten Jahren allerdings in Zweifel gezogen worden (Bussmann, GRUR 1949, 170 ff; Reimer GRUR 1949, 181 ff und Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2. Aufl S 208 ff, bes. Anm. 10, S 215; Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 6. Aufl; zu § 8 WZG Anm. 1 B und 4 G). Der erkennende Senat hat jedoch (wie auch das RG RGZ 169, 240) an der gesetzlichen Vorschrift des § 8 WZG grundsätzlich festgehalten (BGHZ 1, 243[BGH 06.03.1951 - I ZR 40/50] = Lindenmaier-Möhring Nachschlagewerk WZG § 8 (Nr. 1)).

Bei der Schaffung des § 8 WZG ist jedoch nur an normale Zeitläufe gedacht worden, in denen Einstellung und Fortführung eines Geschäftsbetriebes im wesentlichen nur durch wirtschaftliche Rücksichten bedingt und willkürliche Eingriffe von hoher Hand in das Erwerbsleben nicht zu befürchten waren.

1)

Im vorliegenden Fall sind jedoch besondere Verhältnisse gegeben, die eine abweichende Auffassung rechtfertigen. Auszugehen ist davon, daß der alte Geschäftsbetrieb des Erblassers Frommann durch Eingreifen der Staatsgewalt endete, das nach Auffassung der damaligen Gewalthaber zwar als berechtigt angesehen wurde, von der in § 8 WZG zugrundegelegten Rechtsordnung aber so weit entfernt ist, daß es als von ihr nicht in Rücksicht gezogen behandelt werden muß. Noch im gleichen Jahr, in dem der Betrieb geschlossen war, nämlich am 14. September 1943, starb der Ehemann F., nachdem er mit Gewalt von Familie und Geschäft getrennt worden war. 1 bis 1 1/2 Jahre später wurde das Geschäft mit allem, was sich etwa noch in den Geschäftsräumen befand, vernichtet. Es blieben nur unbedeutende Reste in Gestalt der Kartothek über die Kunden in Ostpreußen, ferner eine Kundenliste und gewisse Unterlagen, die die Witwe aufbewahrte. Ihre Absicht, den Rest des Geschäfts ihren Söhnen zu erhalten und in Zukunft den Betrieb wieder aufzunehmen, ergibt sich ohne weiteres aus den mit der Zweitklägerin geschlossenen Verträgen. Die außergewöhnlichen Zeitumstände, die Zerrüttung des normalen Geschäfts- und Wirtschaftslebens nach dem Zusammenbruch, der Verfall der Währung, die Folgen der Aufteilung Deutschlands in verschiedene Besatzungszonen und die Erschwerung des Verkehrs mit Berlin, standen einer Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs entgegen. Nach der Währungsänderung (21. Juni 1948) kamen die Schwierigkeiten der ersten Monate unter der neuen Währung hinzu, in denen die flüssigen Mittel äußerst knapp waren. Diese Lage hatte sich zwischen der Währungsänderung und dem Abschluß der Verträge vom 23. März 1950 nicht wesentlich geändert.

2)

Es fragt sich, ob eine tatsächliche Lage dieser Art dazu führen muß, daß ein äußerlich fortbestehendes Warenzeichen der Löschungsklage gemäß § 11 Abs. 1 Ziff 2 WZG ausgesetzt ist. Das ist zu verneinen. Zwar muß nach §§ 1, 8 WZG das Zeichen mit einem bestimmten Geschäftsbetrieb verbunden sei, um rechtswirksam bestehen zu können (RGZ 146, 325 [331]). Das war bei der Eintragung der beiden Warenzeichen auch der Fall. Die Schließung des Geschäftsbetriebs durch die Staatsbehörden, die nach heutiger Rechtsauffassung als rechtswidrig anzusehen ist und in geeigneten Fällen sogar zu Rückerstattungsansprüchen führen mag, kann einer Loslösung des Warenzeichens vom Betrieb auf Grund einer Entschließung des Berechtigten, wie sie das WZG zugrundelegt, nicht gleichgesetzt werden. Es muß vielmehr aus diesem Fortfall des Geschäftsbetriebs und den seiner alsbaldigen Wiedereröffnung entgegenstehenden Schwierigkeiten die Folgerung gezogen werden, daß so lange, als ein Wille zur Wiedereröffnung des Geschäftsbetriebs fortbesteht aber infolge derartiger Schwierigkeiten nicht in die Tat umgesetzt werden kann, das Warenzeichenrecht innerhalb angemessener Zeit als voll rechtswirksam fortbestehend angesehen werden muß auch ohne daß es mit einem lebenden Betriebe verbunden ist. Die Ausübungsmöglichkeit der Zechte aus dem Warenzeichen muß als weiterbestehend angenommen werden. Andernfalls würde das Warenzeichen ein unwirksames Instrument darstellen und nicht geeignet sein Eingriffen von Wettbewerbern jüngerer Rechtsposition entgegenzutreten. Die Warenzeichen waren in dieser Rechtsposition durch Erbgang auf die jetzigen Erstkläger übergegangen. Ein wirklicher Betrieb im Sinne eines lebenden wirtschaftlichen Unternehmens war jedoch nicht mehr vorhanden, konnte also auch durch die Verträge vom 23. März 1950 nicht auf die Zweitklägerin übergehen. Er kann auch in Teilen einer bloßen Kundenkartei, noch dazu einer solchen für ein feindbesetztes Gebiet, nicht erblickt werden. Die in dieser Hinsicht gegen die Darlegungen des Berufungsurteils gerichteten Revisionsangriffe müssen daher schon aus diesem Grunde erfolglos bleiben. Übertragen wurde auch nur der Anspruch auf Wiedereröffnung des Betriebes, sodaß die Verträge in Wirklichkeit auf die Zweitklägerin nur die Warenzeichen ohne Betrieb übertrugen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Zweitklägerin den Betrieb auch weder als selbständiges Unternehmen wieder eröffnet noch ihrem Unternehmen eingegliedert. Die Erwägungen, die vorstehend zu Gunsten der Erstkläger angestellt worden sind, treffen für den Erwerb durch die Zweitklägerin nicht zu. Gegen sie muß WZG § 8 zum Zuge kommen.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG sind Verträge unwirksam, durch die eine dem Satz 2 des § 8 Abs. 1 entsprechende Übertragung der Warenzeichen vereinbart wird. Eine dem § 8 Abs. 1 Satz 3 entsprechende Bestimmung fehlte im früheren Gesetz, der Satz wurde 1936 neu eingefügt (vgl PMZBl 1936, 121). Die bloße Umschreibung der Warenzeichen in der Warenzeichenrolle auf die Zweitklägerin hat danach nur formale Bedeutung, ein wirkliches Recht hat die Zweitklägerin daraus nicht erworben, ihr Erwerb ist vielmehr nichtig. Das muß aber auch zur Nichtigkeit des gesamten Vertragsinhalts führen. Denn dieser ergibt, daß - wie auch das Berufungsgericht annimmt - der Erwerb der Zeichenrechte sein abschlußbestimmender Gegenstand war. Nach BGB § 139 sind somit die gesamten Verträge als nichtig zu betrachten.

3)

Zu dem rechtlichen Schicksal des Warenzeichenrechts bei unwirksamer Übertragung ist zu bemerken: Für den im Gesetz vorgesehenen Fall ist in der Rechtslehre streitig, ob das Warenzeichen durch Trennung vom Geschäftsbetrieb und alleinige Veräußerung ohne diesen Betrieb, oder umgekehrt durch Veräußerung des Geschäftsbetriebs ohne das Warenzeichen erlischt, oder ob es bei dem ursprünglichen Berechtigten bleibt. Die erste Ansicht wird vom Reichsgericht festgehalten (RGZ 56, 369), ihr tritt Hagens bei (Warenzeichenrecht zu § 7 Anm. 5, § 9 Anm. 9). Dieselbe Auffassung liegt auch der Entscheidung des Reichsgerichts in GRUR 1935, 315 (Germosan) zugrunde. Anderer Meinung ist vor allen Pinzger, der den Untergang des Warenzeichens als Folge der Trennung vom Geschäftsbetrieb verneint, und ihm stimmt Baumbach-Hefermehl zu (Pinzger, Warenzeichenrecht, 2. Aufl, § 8 Anm. 14, 17, § 11 Arm 6 und 12, Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 6. Aufl zu WZG § 1 Anm. 2 D, § 8 Anm. 1 B, 4 B, 4 G, § 11 4 B, 4 C). Dementgegen hatte das Reichsgericht noch unter der Geltung des alten Gesetzes im Urteil vom 24. April 1934 (MuW 34 S 276 ff, 278 links) die Löschungsklage für berechtigt erklärt, weil der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehörte (Cito), auf den Erwerber des Zeichens nicht mit übergegangen war.

Weder das Warenzeichengesetz von 1891 noch das Gesetz vom 5. Mai 1936 enthalten eine ausdrückliche Vorschrift darüber, welche Folgen die Trennung des Warenzeichens vom Betrieb für den Bestand des Zeichenrechts nach sich zieht. § 8 Abs. 1 Satz 2 stellt, übereinstimmend mit dem früheren § 7, nur das positive Erfordernis auf, daß das Warenzeichen ohne den Geschäftsbetrieb oder den Teil, zu dem es gehört, nicht auf einen anderen übergehen kann. § 11 Abs. 1 Ziff 2 gibt jedem Dritten die Befugnis, die Löschung des Zeichens herbeizuführen, renn der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört, nicht mehr fortgesetzt wird. Die Folgerung, die unter früherem Recht gezogen wurde, daß das Zeichen bei Trennung vom Geschäftsbetrieb, wenn es zum "Leerzeichen" geworden war, erlösche, ist im Gesetz nicht ausgesprochen. Solange die Löschung des Zeichens nicht herbeigeführt ist, z.B. auf Klage aus § 11 Abs. 1 Nr. 2, bleibt das Warenzeichen formell bestehen, freilich behaftet mit dem Mangel der inneren Rechtsunwirksamkeit als Folge der Trennung vom Betrieb, so daß die Eintragung in der Zeichenrolle nur noch formale Bedeutung besitzt (RGZ 151, 10 [17, 18] Nafalan). Obwohl das Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit jedem die Möglichkeit gegeben hat, die Löschung des Warenzeichens herbeizuführen, bleibt das Zeichen selbst trotz Veräußerung des Betriebes bei dem ursprünglichen Erwerber. Das Gleiche muß auch dann gelten, wenn das Warenzeichen allein veräußert wurde, der Betrieb aber in der Hand des Veräußerers verblieb (vgl Pinzger, Warenzeichenrecht, 2. Aufl, § 8 Anm. 14, § 11 Anm. 12; Baumbach-Hefermehl, 6. Aufl zu WZG § 8 Anm. 4 G und § 11 Anm. 4 C). In entsprechendem Gedankengang müssen im vorliegenden Fall bei rechtsunwirksamer Übertragung die Erstkläger weiterhin als berechtigte Träger des Warenzeichenrechts in der obenerörterten Gestaltung betrachtet werden. Sie bleiben es bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Wiedereröffnung eines Geschäftsbetriebs als möglich und zumutbar gegeben ist. Ob die Erstkläger bis zum Jahre 1956 mit der Wiederaufnahme des Betriebes warten könnten, bedarf hier nicht der Entscheidung. Zur Zeit kann der alte Betrieb noch als ruhend angesehen werden, so daß er nicht endgültig aufgegeben ist. Das Zeichen "Lockwell", das hier in Streit ist, ist daher bei dem ruhenden Betrieb geblieben, die Erstkläger haben das Recht an diesem Warenzeichen behalten, ebenso wie am Warenzeichen "Lockowell".

III.

Die Widerklage, die die Löschung der beiden Warenzeichen der Erstkläger erstrebt, stützt sich auf das gleichlautende Zeichen "Lockwell" des Schweizerischen Berechtigten Kramer. Aus der internationalen Eintragung dieses Warenzeichens folgt, daß es in der Bundesrepublik ebenso geltend gemacht werden kann, wie wenn es in der deutschen Warenzeichenrolle eingetragen wäre (Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 des Madrider Abkommens betr. die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, Londoner Fassung). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der am schweizerischen Zeichen Berechtigte Kramer der Beklagten die Befugnis überlassen, die Rechte aus dem Zeichen gegenüber den Klägern geltend zu machen. Damit steht das Recht der Beklagten zur Erhebung der Widerklage fest. Diese ist indes sachlich unbegründet, denn es entscheidet der Zeitrang der einander gegenüberstehenden Zeichen. Das schweizerische Warenzeichen ist mehrere Jahre später, nicht vor 1946, im schweizerischen Markenregister und dem internationalen Verzeichnis, das in Bern geführt wird, zugunsten K. eingetragen worden als die Warenzeichen des Erblassers F., die 1937 und 1940 in die Warenzeichenrolle eingetragen wurden. Der zeitliche Vorrang gebührt also diesen Zeichen, hier besonders "Lockwell", so daß die Beklagte aus ihrem jüngeren Zeichen "Lockwell" Ansprüche gegen die Kläger nicht erheben kann. Daß dies auch aus dem Grunde einer Rechtsunwirksamkeit des bei den Erstklägern verbliebenen Zeichenrechts nicht geschehen kann, ergibt sich bereits aus den vorausgeschickten Erwägungen zu diesem Recht. Die Löschungswiderklage auf Grund des § 11 Abs. 1 Ziff 2 WZG ist deshalb unbegründet, eine Trennung der Warenzeichen von dem (ruhenden) Geschäftsbetrieb der Erstkläger ist nicht eingetreten.

Sie ist gegen die Zweitklägerin als die in der Warenzeichenrolle eingetragene Berechtigte (§ 11 Abs. 2 WZG) formal richtig erhoben, aber angesichts des besseren Zeitrangs des deutschen Zeichens "Lockwell" sachlich unbegründet. Dies gilt in gleicher Weise gegenüber den Erstklägern, soweit diese befugt sind, die Wiedereintragung ihres Rechtes in der Warenzeichenrolle zu erwirken.

Danach war die Widerklage gegenüber beiden Klägern abzuweisen. Die Kosten für die Erhebung der Widerklage fallen der Beklagten zur Last.

IV.

Die Ansprüche aus der Klage können nur die Erstkläger verfolgen, nicht aber die Zweitklägerin. Diese hat aus den Verträgen vom 23. März 1950 mangels deren Rechtsbeständigkeit kein Recht erworben. Nur in der Person der Erstkläger hat der Unterlassungsanspruch sachlichen Gehalt. Der Zweitklägerin gegenüber bleibt das Berufungsurteil bestehen, die Revision war insoweit zurückzuweisen. Dagegen ist der Unterlassungsanspruch der Erstkläger gegenüber der Beklagten berechtigt. Ihr besseres Recht folgt aus dem Zeitrang ihrer Warenzeichen, verglichen mit dem der Beklagten.

Dieses Recht wird auch nicht durch Verwirkung beeinträchtigt. Die Beklagte hat sich vorsorglich auf Verwirkung berufen; da indes zugunsten der Erstkläger die Zeit bis zur Währungsänderung nicht in Betracht kommt und seitdem bis zum Frühjahr 1950 die Erstkläger ohne Verschulden von der Benutzung ihrer Warenzeichen absahen, auch Maßnahmen gegen die Beklagte wegen Führung des Zeichens "Lockwell" nicht zu unternehmen brauchten, konnte die Beklagte aus der bloßen Untätigkeit der Erstkläger nicht die Folgerung ableiten, daß die Erstkläger mit der Führung des Zeichens Lockwell durch die Beklagte einverstanden seien. Sie konnte dies umso weniger, als sie nach ihrem eigenen Vortrag die wirklichen Berechtigten an dem Warenzeichen nicht ermittelt hatte, obwohl aus der Warenzeichenrolle die Eintragung des berechtigten Erblassers der Erstkläger ersichtlich war. Die Grundsätze, die unter anderem Sachverhalt den Verwirkungseinwand stützen könnten, finden daher hier keine Anwendung.

V.

Danach war der Beklagten auf die Klage der Erstkläger zu verbieten, die Warenzeichen der Erstkläger zu benutzen.

Im übrigen war die Sache zur Entscheidung nicht reif, da die Grundlagen des Schadenersatzanspruches bisher nicht geprüft sind, der Auskunftsanspruch aber nur der Vorbereitung des Schadenersatzes diente in diesem Umfang war auf die Revision der Erstkläger das Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Es empfahl sich der Klarheit wegen, die Urteilsformel neu zu fassen.

Das Berufungsgericht wird auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden haben.