Bundesgerichtshof
Urt. v. 18.02.1992, Az.: X ZR 8/90
„Teleskopzylinder“

I.

Das angefochtene Urteil geht davon aus, daß die Beklagten gemäß rechtskräftiger Feststellung im Vorprozeß wegen Verletzung der Klageschutzrechte nach § 812 BGB in Verbindung mit §§ 5, 15 GebrMG 1968 zur Herausgabe der durch die Schutzrechtsverletzung erlangten Bereicherung verpflichtet sind, und daß die Klägerin ihren letztlich auf Wertausgleich gerichteten Herausgabeanspruch gemäß ständiger Rechtsprechung (insbesondere BGHZ 92, 299 ff. [BGH 11.10.1984 - IX ZR 73/83] - Kunststoffhohlprofil II) nach der Methode der Lizenzanalogie in Form eines prozentualen Anteils an den mit den patentverletzenden Gegenständen erzielten Umsätzen berechnen kann. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen.

II.

Zur inzwischen allgemein anerkannten Bereicherungsberechnung nach der Lizenzanalogie bedarf es - ebenso wie bei der nach gleichen Grundsätzen erfolgenden Schadensberechnung - zunächst der Ermittlung einer sachgerechten Bezugsgröße, von der die im Einzelfall angemessene "Lizenzgebühr" berechnet werden kann. Das ist im vorliegenden Rechtsstreit insoweit problematisch, als patentgemäße Steuereinrichtungen zu einem erheblichen Teil nicht isoliert, sondern als integrierte Bestandteile von entsprechend ausgestatteten Hydraulikzylindern vertrieben worden sind.

1. Bei zusammengesetzten Vorrichtungen, von denen nur ein Teil patentiert ist, ist die sachgerechte Bezugsgröße unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vor allem nach Verkehrsüblichkeit und Zweckmäßigkeit zu bestimmen (vgl. Einzelnachweise aus der Rspr. bei Benkard PatG GebrMG, 8. Aufl., § 139 PatG Rdn. 69). Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz der Lizenzanalogie, daß ein Schutzrechtsverletzer das schuldet, was vernünftige Parteien bei Abschluß eines fiktiven Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Rechtsverletzung vorhergesehen hätten (BGH GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III; vgl. auch Benkard aaO. Rdn. 64, 85 u. BGH GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie - zu entsprechenden Grundsätzen im Urheberrecht). Bei der insoweit gebotenen Prüfung kann es nach der bei Benkard aaO. Rdn. 69 zusammengestellten Rechtsprechung namentlich eine Rolle spielen, ob die Gesamtvorrichtung üblicherweise als Ganzes geliefert wird, und ob sie durch den geschützten Teil insgesamt eine Wertsteigerung erfährt (RGZ 144, 187, 192).

2. Das Landgericht ist in tatrichterlicher Abwägung der Umstände des Einzelfalls auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung zu dem Ergebnis gekommen, daß die aus Zylinder und Steuereinrichtung bestehende Gesamtvorrichtung zur Grundlage einer "Lizenz"-Berechnung gemacht werden müsse. Demgegenüber läßt es das Berufungsurteil offen, ob sich die Gesamtvorrichtung grundsätzlich als Bezugsgröße geeignet hätte. Es sieht hier eine besondere Lage deswegen als gegeben an, weil es sich bei dem Gegenstand der Klageschutzrechte um eine von dem Patent der Beklagten abhängige Erfindung handele; er umfasse nämlich gemäß den Feststellungen des Bundespatentgerichts in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren einen im Patent der Beklagten enthaltenen schutzfähigen allgemeinen Erfindungsgedanken. In einem solchen Falle könne eine - als Bereicherungsausgleich geschuldete - Lizenzgebühr nur wegen des überschießenden Teils des Klageschutzrechts, nicht auch im Umfang der Benutzung des älteren Rechts verlangt werden. Der überschießende Teil werde im vorliegenden Fall durch das von der Beklagten eingebaute Wechselventil verkörpert, von dem allein daher als Bezugsgröße bei der Berechnung des Zahlungsanspruchs auszugehen sei. Da es nur um die Bewertung der Schutzrechtsverletzung der Beklagten gehe, könne sich die Klägerin in diesem Zusammenhang auch nicht darauf berufen, daß sie ihrerseits ein Vorbenutzungsrecht an der Erfindung der Beklagten habe.

Diese die angefochtene Entscheidung tragenden Ausführungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

3. a) Die Ausgleichspflicht der Beklagten ist dem Grund nach festgelegt durch die Feststellung gemäß dem rechtskräftigen Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 25. März 1981 im Vorprozeß. Davon müssen alle Überlegungen zur Höhe des Zahlungsanspruchs ausgehen. Danach sind die Beklagten zur Herausgabe der erlangten Bereicherung aus solchen Handlungen verpflichtet, die sich auf "Steuereinrichtungen für ... Differentialzylinder" mit den dort im einzelnen bezeichneten Merkmalen beziehen. Es ist daher schon wegen dieses Feststellungsurteils rechtsfehlerhaft, wenn das angefochtene Urteil annimmt, Gegenstand der ausgleichspflichtigen Handlungen der Beklagten seien nicht die Steuereinrichtungen insgesamt, sondern nur die darin verwendeten Wechselventile.

b) Rechtsfehlerhaft ist ebenfalls, daß das Berufungsgericht bei seinen auf die Ermittlung einer angemessenen Lizenz für die den Gegenstand der Klageschutzrechte benutzenden Verletzungsform zielenden Überlegungen von vornherein alle bereits im älteren Patent der Beklagten zu 1 enthaltenen Elemente ausklammert und sich allein mit dem "überschießenden Teil" befaßt, den es in dem vorgeschlagenen Wechselventil verwirklicht sieht.

Gegenstand des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes der Klägerin ist - wie das zum Beispiel in dem genannten Urteil im Vorprozeß zum Ausdruck kommt - die in den Schutzansprüchen formulierte Lehre mit der Gesamtheit aller Merkmale. Da der gegenständliche Schutz die Kombination sämtlicher Merkmale erfaßt, ist es grundsätzlich unerheblich, ob einzelne - oder gar alle - Merkmale für sich genommen bereits bekannt waren, wie es in der Regel der Fall ist. Ebenso ist es auch unerheblich, ob einzelne Merkmale zugleich Gegenstand einer anderen Erfindung gemäß einem älteren Schutzrecht sind. Die Lehre einer Kombinationserfindung liegt eben entscheidend in der Verknüpfung verschiedener Merkmale, und die Erfindung würde eine wesentliche Veränderung erfahren, wenn man einzelne Merkmale deswegen eliminieren würde, weil sie für sich genommen bereits bekannt waren oder Gegenstand einer anderen geschützten Erfindung sind. Dementsprechend müssen auch alle Überlegungen zur Berechnung des geschuldeten Bereicherungsausgleichs von der geschützten Erfindung mit der Gesamtheit aller Merkmale und von der die Kombination aller Merkmale betreffenden Verletzungsform ausgehen. Das angefochtene Urteil kann sich mit seiner abweichenden Ansicht auch nicht auf die von ihm zitierte Fundstelle bei Benkard (aaO. Rdn. 74) und die dort wiedergegebene Rechtsprechung berufen. Abgesehen davon, daß sich die Fundstelle mit der Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns und nicht mit der Frage angemessener Lizenzgebühren befaßt, ist dort lediglich von einer angemessenen Aufteilung des Verletzergewinns auf mehrere mitwirkende Erfindungen die Rede, nicht aber von einer körperlichen Aufspaltung eines einheitlichen Verletzungsgegenstandes.

c) Da die Berechnung des Bereicherungsanspruchs nach der Lizenzanalogie an eine fiktive Lizenzvereinbarung anknüpft, ist entscheidend auf die wirtschaftliche Bedeutung einer Erfindung und auf eine zweckmäßige Abrechnungsgrundlage abzustellen, nicht aber auf die ideellen Verdienste der Erfinder dieser und vorausgehender Entwicklungen. Ausgehend von wirtschaftlichen Überlegungen vernünftiger Vertragspartner hätte das Berufungsgericht deshalb schon bei der Ermittlung der zweckmäßigen Berechnungsgrundlage prüfen müssen, wieweit die patentgemäße Erfindung nicht nur den verstärkten Absatz der in Streit stehenden Wechselventile, sondern auch der gesamten Steuereinrichtung und der mit patentgemäßen Steuereinrichtungen versehenen Teleskopzylinder beeinflussen konnte und deswegen eine Orientierung der Lizenzgebühren an der größeren oder kleineren Einheit rechtfertigte und unter wirtschaftlich denkenden vernünftigen Partnern durchsetzbar machte.

In diesem Zusammenhang hätte das Berufungsgericht dann auch prüfen können, ob der Umstand, daß bei Benutzung der Erfindung der Klägerin notwendig zugleich von dem Gegenstand des Patents bzw. der offengelegten Patentanmeldung der Beklagten zu 1 Gebrauch gemacht werden mußte, vernünftigen Vertragspartnern Veranlassung gegeben hätte, den Gegenstand der Lizenzberechnung - die maßgebliche Verkaufseinheit anders als nach sonst üblichen Grundsätzen festzulegen, wofür freilich nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts wenig spricht.

Da das Berufungsgericht diese Fragen nicht unter den heranzuziehenden wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüft und entschieden hat, ist die Sache zur weiteren tatrichterlichen Prüfung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

d) Wenn das Berufungsgericht sich bei der erneuten tatrichterlichen Würdigung mit der Frage des Einflusses einer Abhängigkeit der Klageschutzrechte von dem Patent der Beklagten auf die Bestimmung der für die Lizenzberechnung maßgeblichen Verkaufseinheit oder - was näher zu liegen scheint - auf die Höhe des angemessenen Lizenzsatzes befaßt, wird es zu berücksichtigen haben, daß die Ermittlung einer angemessenen Lizenz nicht in jedem Fall und nicht in einem schematisch festzusetzenden Umfang davon beeinflußt wird, ob zugleich auch noch von einer weiteren geschützten Erfindung Gebrauch gemacht wird. Das ist vielmehr jeweils eine Frage des Einzelfalles und hängt wesentlich insbesondere davon ab, wieweit ein erheblicher Marktvorsprung schon durch die erste Erfindung oder nur unter gleichzeitiger Benutzung der abhängigen weiteren Erfindung erreicht werden kann.

Wenn sich ergibt, daß die Höhe des zu leistenden Bereicherungsausgleichs wesentlich von einer Abhängigkeit der Klageschutzrechte von dem Patent der Beklagten beeinflußt wird, dann könnte das Berufungsgericht auch genötigt sein, die von ihm offengelassene Frage (BU 19 unten) zu prüfen, ob der Klägerin ein Vorbenutzungsrecht an dem älteren Patent der Beklagten zusteht. Wenn das der Fall wäre, könnte die Klägerin ein entsprechendes Vorbenutzungsrecht zwar nicht an etwaige Lizenznehmer weitergeben (vgl. Benkard aaO. Rdn. 25 zu § 12 PatG; RGZ 112, 242, 245; BGH GRUR 66, 370, 373 - Dauerwellen II); sie wäre jedoch nicht gehindert, selber nach ihrem Schutzrecht zu arbeiten und patentgemäße Vorrichtungen ohne Rücksicht auf das Schutzrecht der Beklagten zu vertreiben.

Wenn der Klägerin jedoch kein Vorbenutzungsrecht zustehen sollte, könnten sich die Parteien wechselseitig in der Nutzung der Klageschutzrechte blockieren, und die Klägerin wäre den Beklagten und etwaigen Drittinteressenten gegenüber in stärkerem Maße zu einem Entgegenkommen genötigt gewesen. Es liegt daher nahe, daß vernünftige Parteien bei fiktiven Lizenzverhandlungen auch der Frage eines Vorbenutzungsrechts erhebliches Gewicht beigemessen hätten.

Bei alledem wird zu prüfen sein, ob das Berufungsgericht für eine sachgerechte Beurteilung der anstehenden Fragen nicht der Hinzuziehung eines Sachverständigen bedarf.

4. Da das angefochtene Urteil aus den angeführten Gründen ohnehin aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden muß, kommt es nicht mehr darauf an, ob es gemäß der verfahrensrechtlichen Rüge der Klägerin zu beanstanden ist, daß das Berufungsgericht überhaupt eine Abhängigkeit der Klageschutzrechte von einem in dem Patent der Beklagten enthaltenen schutzfähigen allgemeinen Erfindungsgedanken unter Berufung auf zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts festgestellt hat. Die Parteien haben Gelegenheit, diese Frage bei der erneuten Verhandlung vor dem Oberlandesgericht aufzugreifen und zu vertiefen.