Bundesgerichtshof
Urt. v. 08.01.1991, Az.: X ZR 53/90
„Beschußhemmende Metalltür“

I.

Die Berufung der Beklagten führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen eigenständigen Nebenanspruchs 3 des Streitpatents sei bereits in den Anmeldeunterlagen des älteren Patents 28 18 745 der Beklagten neuheitsschädlich offenbart. Der Neuheitsschädlichkeit dieser älteren Patentanmeldung der Beklagten stehe die Neuheitsschonfrist des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl II S. 649 f., nachfolgend: IntPatÜG) nicht entgegen. Denn die Beklagte könne diese Neuheitsschonfrist wegen des "vorrangigen Verbots einer Doppelpatentierung" nicht in Anspruch nehmen. Zwar sei dem Gesetzeswortlaut des IntPatUG und des PatG 1978 ein solcher Vorrang nicht zu entnehmen. Es liege jedoch eine "unbewußte Gesetzeslücke" vor, denn der Gesetzgeber habe durch das IntPatÜG dem Straßburger Patentübereinkommen (BGBl 1976 Teil II S. 658) zugestimmt und damit auch dem Doppelpatentierungsverbot entsprechen wollen. Die "unbewußte Gesetzeslücke" sei dadurch zu schließen, daß das früher in § 4 Abs. 2 PatG 1968 geregelte Doppelpatentierungsverbot auch nach dem 1. Januar 1978 für die Übergangszeit des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 1 IntPatUG in eingeschränkter Form fortgelte. Während der Übergangszeit finde es nur noch im Rahmen der Neuheitsprüfung, d.h. bei im wesentlichen identischer Vorpatentierung Beachtung.

2. Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Durch Art. IV Nr. 3 IntPatÜG wurde in Angleichung an das europäische Recht (vgl. dazu Art. 4 des Straßburger Patentübereinkommens und Art. 54, 55 EPU) der dem heutigen § 3 Abs. 1 und 2 PatG 1981 entsprechende Neuheitsbegriff eingeführt. Zum Stand der Technik rechnen seitdem alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 2 Abs. 1 PatG 1978 = § 3 Abs. 1 PatG 1981). Dem Stand der Technik werden darüber hinaus auch Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang zugerechnet, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (§ 2 Abs. 2 PatG 1978 = § 3 Abs. 2 PatG 1981). Für Anmeldungen, die in der Zeit vom 1. Januar 1978 bis 30. Juni 1980 eingereicht worden sind, bleibt jedoch aufgrund von Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG für die Anwendung von Art. IV Nr. 3, soweit er § 2 Abs. 1 und 2 PatG 1978 (= § 3 Abs. 1 und 2 PatG 1981) betrifft, eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Das ist eine inhaltlich klare und eindeutige Regelung: Während der Übergangszeit sollen einem Anmelder innerhalb der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist eine auf ihn selbst oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehende öffentliche Beschreibung oder Benutzung der Erfindung (§ 2 Abs. 1 PatG 1978 = § 3 Abs. 1 PatG 1981) oder eine gemäß § 2 Abs. 2 PatG 1978 (= § 3 Abs. 2 PatG 1981) als Stand der Technik fingierte, auf ihn selbst oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehende Patentanmeldung mit älterem Zeitrang nicht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden dürfen. Die Neuheitsschonfrist des alten deutschen Patentrechts ist durch Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG im Wege des Kompromisses mit den beteiligten Kreisen interimistisch aufrechterhalten worden, um dadurch "eine ausreichende Übergangszeit zur Gewöhnung an das neue Recht" zu gewähren (vgl. Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, BlPMZ 1976, 347, 348 unter III., 2.

Das ältere Patent 28 18 745 der Beklagten ist am 28. April 1978 angemeldet worden, sein Anmeldetag liegt daher innerhalb der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist des am 21. Oktober 1978 angemeldeten Streitpatents. Die Neuheitsschonfrist des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG findet also Anwendung. Die Übergangsvorschrift des Art. XI § 3 Abs. 6 IntPatÜG kann allerdings zu unerwünschten Doppelpatentierungen führen. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts kann § 4 Abs. 2 PatG 1968, wonach eine spätere Anmeldung den Anspruch auf Patenterteilung nicht begründen konnte, wenn die Erfindung Gegenstand des auf eine frühere Anmeldung erteilten Patents war, während der Übergangszeit nicht mehr angewendet werden. Denn der Gesetzgeber hat diese Vorschrift in Art. IV Nr. 5 a IntPatÜG bewußt gestrichen. In weiterer Anpassung an den aus dem europäischen Recht übernommenen Neuheitsbegriff hat der Gesetzgeber in Art. IV Nr. 9 IntPatÜG auch § 13 PatG 1968 neu gefaßt, insbesondere § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PatG 1968 gestrichen, wonach es einen Nichtigkeitsgrund darstellte, wenn die Erfindung Gegenstand des Patents eines früheren Anmelders war. Der Fall des § 4 Abs. 2 PatG 1968 ist danach kein Nichtigkeits- bzw. Widerrufsgrund für ein Patent.

Die vom Gesetzgeber in Anpassung an europäische Normen planvoll außer Kraft gesetzte nationale Vorschrift des § 4 Abs. 2 PatG 1968 kann von den Gerichten nicht mit der Begründung ganz oder in einem sachlich eingeschränkten Umfang wieder in Kraft gesetzt werden, das Streichen dieser Vorschrift führe zu einer "Regelungslücke", weil es die Möglichkeit unerwünschter Doppelpatentierungen eröffne. Dies um so weniger, als die durch das IntPatÜG eingeführte, an das europäische Recht (vgl. Art. 4 Abs. 3 und 5 Satz 2 des Straßburger Patentübereinkommens sowie Art. 54 Abs. 2, 56 Satz 2 EPÜ) angepaßte Vorschrift des heutigen § 4 Satz 2 PatG 1981 (= § 2 a Satz 2 PatG 1978) in weiterem Umfang als nach dem früheren nationalen Patentrecht eine Doppelpatentierung ermöglicht, die bei prioritätsgleichen Anmeldungen ohnehin nicht auszuschließen ist.

Soweit von den Parteien die Frage eines mangelnden Rechtsschutzinteresses am Streitpatent diskutiert worden ist, ist darauf hinzuweisen, daß ein fehlendes Rechtsschutzinteresse kein Nichtigkeits- oder Widerrufsgrund ist (vgl. § 21 PatG 1981).

II.

Da der für die Entscheidung erhebliche Stand der Technik in erster Instanz - vom Rechtsstandpunkt des Bundespatentgerichts aus folgerichtig - noch nicht gewürdigt worden ist, hält es der Senat für zweckmäßig, die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 8. Aufl. § 110 PatG Rd. 20 m.N. ), dem auch die Entscheidung über die Kosten der Berufung übertragen wird.