Bundesgerichtshof
Urt. v. 29.09.1987, Az.: X ZR 44/86
„Vinylpolymerisate“

I. Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit verneint, daß die Beklagte, die die Diensterfindung des Klägers unbeschränkt in Anspruch genommen und aus Gründen der Geheimhaltung von der Erwirkung eines Schutzrechts abgesehen hat, sich auf die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung berufen könne, nachdem sie deren Schutzfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 ArbEG anerkannt habe. Dies sei ihr jedenfalls verwehrt, wenn und solange sie die Diensterfindung - wie hier - unter Aufrechterhaltung der Geheimhaltung nutze. Der Versuch der Beklagten, sich nachträglich von ihrem Anerkenntnis zu lösen, sei mit dem durch § 17 ArbEG bezweckten Interessenausgleich nicht zu vereinbaren. Es liege zunächst allein im Interesse des Arbeitgebers, auf eine geheimhaltungsbedürftige Diensterfindung kein Schutzrecht zu erwirken. Dagegen verliere der Arbeitnehmer die Positionen, die für ihn nach der Erteilung eines Schutzrechts verbunden seien. Der gesetzliche Interessenausgleich beschränke sich nicht auf die Berücksichtigung der mit der Nichterteilung eines Schutzrechts verbundenen wirtschaftlichen Nachteile bei der Bemessung der Erfindungsvergütung nach § 17 Abs. 3 ArbEG, sondern erstrecke sich auch darauf, den Vergütungsanspruch des Diensterfinders auf Grund des nach § 17 Abs. 1 ArbEG erklärten Anerkenntnisses zu sichern. Dem Sinn und Zweck dieser Regelung widerspräche es, wenn der Arbeitgeber es in der Hand hätte, den genannten Interessenausgleich jederzeit durch ein Bestreiten der Schutzfähigkeit der Diensterfindung und durch ein Abrücken von seinem Anerkenntnis in Frage zu stellen. Der Gesetzgeber habe dort, wo er dem Arbeitgeber Änderungsmöglichkeiten zugebilligt habe, diese ausdrücklich geregelt; solche Regelungen sehe § 17 ArbEG nicht vor. Die einmal auf Grund des Anerkenntnisses des Arbeitgebers fingierte Schutzfähigkeit der Diensterfindung bleibe daher im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, insbesonderes als Voraussetzung für den Anspruch auf Zahlung der Erfindervergütung, bestehen. Für eine nachträgliche Anrufung der Schiedsstelle nach § 17 Abs. 2 ArbEG sei kein Raum. Angesichts der spezialgesetzlichen Regelung in § 17 ArbEG bestehe auch sonst keine Möglichkeit, die Bindungswirkung des Anerkenntnisses der Schutzfähigkeit der Diensterfindung, etwa durch Irrtumsanfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB, nachträglich zu beseitigen. Jedenfalls habe die Beklagte ihr Anerkenntnis nicht unverzüglich angefochten, nachdem ihr die japanischen Patentpublikationen bekannt geworden seien. Einer Berufung auf grobe Unbilligkeit nach § 23 Abs. 1 ArbEG stehe schon entgegen, daß die Beklagte die Sechsmonatsfrist des § 23 Abs. 2 ArbEG nicht gewahrt habe.

II. Das angefochtene Urteil hält den Angriffen der Revision stand.

1. Die Regelung des § 17 ArbEG stellt den Arbeitgeber, der eine Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat, sie aber wegen berechtigter Belange seines Betriebes nicht bekannt werden lassen will, vor die Wahl, entweder die Schutzfähigkeit der Erfindung gegenüber dem Arbeitnehmer anzuerkennen (§ 17 Abs. 1 ArbEG) oder, wenn er die Schutzfähigkeit der Diensterfindung nicht anerkennt, zur Herbeiführung einer Einigung über die Schutzfähigkeit der Diensterfindung die Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt anzurufen (§ 17 Abs. 2 ArbEG).

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte sich dahin entschieden, die Schutzfähigkeit der Diensterfindung des Klägers anzuerkennen. Dieses Anerkenntnis ersetzt nach dem Sinn und Zweck des § 17 Abs. 1 ArbEG eine abschließende Prüfung der Schutzfähigkeit der Diensterfindung; im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird dadurch die Frage der Schutzfähigkeit der Diensterfindung außer Streit gestellt. Das ermöglicht es einerseits dem Arbeitgeber, der eine unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung - wie hier - bereits zum Patent angemeldet hat, diese Anmeldung im Interesse der Geheimhaltung der Erfindung vor ihrer Veröffentlichung zurückzunehmen. Auf der anderen Seite sichert das Anerkenntnis des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer den Vergütungsanspruch. Dem Arbeitgeber steht grundsätzlich nicht das Recht zu, sich auf die Schutzunfähigkeit einer geheimgehaltenen Diensterfindung zu berufen, wenn er deren Schutzfähigkeit einmal verbindlich anerkannt hat (so im Ergebnis auch Schade in GRUR 1968, 393, 398 li. Sp. unter II. 1. sowie Bartenbach/Volz, ArbEG § 17 Rdn. 34). Er bleibt an sein Anerkenntnis in gleicher Weise gebunden, wie er gebunden wäre, wenn auf die Diensterfindung ein Schutzrecht erteilt worden wäre.

2. Mit der gesetzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 ArbEG ist es nicht vereinbar, daß die Beklagte sich im Wege der Feststellungswiderklage auf die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung des Klägers mit dem Ziel beruft, dies dem Vergütungsanspruch des Klägers entgegenzuhalten, um diesen Anspruch für die Zukunft zu Fall zu bringen.

a) Durch die Regelung des § 17 ArgEG hat der Gesetzgeber die Rechtsposition des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber im Vergleich zu derjenigen bei nicht geheimgehaltenen Erfindungen mit darauf erteilten Schutzrechten nicht verändert. Davon geht auch die Revisionsbegründung aus. Zu Unrecht zieht die Revision daraus jedoch den Schluß, der Arbeitgeber müsse in den Fällen des § 17 ArbEG die Möglichkeit haben, die Schutzunfähigkeit der Diensterfindung dem Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nachträglich entgegenzuhalten. Die Revision verkennt, daß auch bei einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Diensterfindung, die zur Erteilung eines Schutzrechts geführt hat, der Arbeitgeber, der das Schutzrecht benutzt, sich dem Arbeitnehmererfinder gegenüber im Streit um die Vergütung der Diensterfindung nicht mit Erfolg darauf berufen kann, dem Gegenstand des Schutzrechts fehlten die sachlichen Schutzvoraussetzungen, solange die fehlende Schutzfähigkeit nicht - in einem Patentnichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - rechtskräftig festgestellt ist (BGH GRUR 1977, 784, 786/787 - Blitzlichtgeräte; vgl. auch BGH GRUR 1964, 449, 451/452 - Drehstromwicklung - im Falle der beschränkten Inanspruchnahme einer Diensterfindung; ferner die ständige Rechtsprechung des Senats zur Vergütungspflicht des Lizenznehmers bei fehlender Rechtsbeständigkeit des Vertragsschutzrechts: zuletzt BGH GRUR 1977, 107, 109 [BGH 28.09.1976 - X ZR 22/75] - Werbespiegel; 1983, 237, 238 f. - Brückenlegepanzer). Der Arbeitgeber kann ein solches Verfahren gegen das ihm selbst zustehende Schutzrecht nicht in Gang setzen; er kann auch dadurch, daß er Material vorbringt, das nach seiner Meinung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Diensterfindung entgegensteht, den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nicht von vornherein zu Fall bringen. Erst wenn die Vernichtbarkeit des Schutzrechts offenbar oder wahrscheinlich ist und es dadurch seine wirtschaftliche Bedeutung für den Arbeitgeber verliert, etwa weil Mitbewerber nach dem Schutzrecht arbeiten, ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen, kann der Fall eintreten, daß dem Arbeitgeber die Fortzahlung der Vergütung nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht mehr zuzumuten ist (BGH aaO).

b) In den Fällen der unbeschränkten Inanspruchnahme einer im betrieblichen Interesse geheimgehaltenen Diensterfindung, deren Schutzfähigkeit der Arbeitgeber gegenüber dem Diensterfinder anerkannt hat (§ 17 Abs. 1 ArbEG), kann nichts anderes gelten. Allen diesen Fällen ist gemeinsam, daß der Arbeitgeber durch die Inanspruchnahme der Diensterfindung, sei es - im Falle einer Schutzrechtserteilung - auf Grund eines Ausschließungsrechts, sei es - im Falle der Geheimhaltung der Diensterfindung - auf Grund einer andere Wettbewerber von einer Benutzung der Erfindung ausschließenden tatsächlichen Auswertungsmöglichkeit, eine Vorzugsstellung gegenüber seinen Mitbewerbern erlangt. Diese Vorzugsstellung entfällt erst, wenn dem Arbeitgeber die mit der Innehabung des Schutzrechts oder der Verwertungsmöglichkeit der geheimgehaltenen Diensterfindung verbundenen Vorteile verloren gehen. Allein der Verlust der durch das erteilte Schutzrecht oder durch die Geheimhaltung der Diensterfindung erlangten Vorzugsstellung gegenüber den Wettbewerbern rechtfertigt es, daß der Arbeitgeber dies dem Diensterfinder im Streit um die Erfindervergütung mit dem Ziel entgegenhalten kann, der Vergütungspflicht für die Zukunft zu entgehen.

Dazu, ob die Beklagte die ihr durch die unbeschränkte Inanspruchnahme der Diensterfindung des Klägers und deren Geheimhaltung erwachsene Vorzugsstellung in der genannten Richtung verloren hat, hat das Berufungsgericht keine Feststellung getroffen. Die Revision rügt nicht, daß es insoweit entscheidungserhebliches Vorbringen der Beklagten außer acht gelassen hätte.

c) Bei dieser Sach- und Rechtslage vermag auch der Hinweis der Revision auf § 2 ArbEG, wonach Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes nur patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen sind, nichts zur Beantwortung der Frage beizutragen, ob und unter welchen Voraussetzungen sich der Arbeitgeber im Vergütungsstreit dem Diensterfinder gegenüber mit Erfolg darauf berufen kann, die von ihm unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung sei in Wahrheit nicht schutzfähig.

3. Zu Recht hat das Berufungsgericht daher im Ergebnis auch die von Volmer/Gaul (Arbeitnehmererfindungsgesetz 2. Aufl. § 17 Rdn. 96 ff., insbes. Rdn. 104) vertretene und von der Revision aufgegriffene Auffassung abgelehnt, der Arbeitgeber könne auch dann, wenn er die Schutzfähigkeit einer von ihm in Anspruch genommenen Diensterfindung zunächst anerkannt, sich jedoch später von deren anfänglicher Schutzunfähigkeit überzeugt habe, auf die Regelung des § 17 Abs. 2 ArbEG zurückgreifen und dann eine Einigung über diese Frage bei der Schiedsstelle und im Falle des Scheiterns eines solchen Einigungsversuches eine gerichtliche Klärung herbeiführen. Diese Ansicht wird dem Inhalt der gesetzlichen Regelung des § 17 ArbEG nicht gerecht, die das Anerkenntnis der Schutzfähigkeit der Diensterfindung gegenüber dem Arbeitnehmer und die Anrufung der Schiedsstelle als Alternativen vorsieht, nicht jedoch eine kumulative Möglichkeit begründet, zunächst die Schutzfähigkeit der Diensterfindung anzuerkennen und später die Schutzfähigkeit zu bestreiten und dieserhalb die Schiedsstelle anzurufen. Die Möglichkeit einer Anrufung der Schiedsstelle ist nach dem klaren Wortlaut des § 17 Abs. 2 ArbEG nur gegeben, wenn der Arbeitgeber die Schutzfähigkeit der Diensterfindung von vornherein nicht anerkennt. Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf Fälle der vorliegenden Art könnte allenfalls in Betracht gezogen werden, wenn das Anerkenntnis - etwa durch Anfechtung - aus der Welt geschafft wäre. Das ist hier jedoch, wie nachfolgend ausgeführt wird, nicht der Fall.

Der von Volmer/Haul (aaO) für gangbar gehaltene Weg würde zur Folge haben, daß der Arbeitgeber, falls die Anrufung der Schiedsstelle und gegebenenfalls die Anrufung des Gerichts nicht zu der von dem Arbeitgeber angestrebten Feststellung der Schutzunfähigkeit der Diensterfindung führt, erneut die Schiedsstelle und im Falle des Scheiterns einer Einigung erneut das Gericht anrufen könnte, wenn er die Schutzfähigkeit der Diensterfindung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr anerkennen will, weil ihm nachträglich weiteres schutzhinderndes Material bekannt geworden ist. Eine solche Folge ist mit dem Regelungsgehalt des § 17 ArbEG unvereinbar.

4. Die von der Revision angesprochenen anderweitigen Möglichkeiten einer Loslösung der Beklagten von der Anerkennung der Schutzfähigkeit der Diensterfindung des Klägers vermögen der Revision ebenfalls nicht zum Erfolg zu verhelfen.

a) Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht der Beklagten die Berufung auf das Fehlen oder den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 242 BGB) versagt. Die Anerkennung der Schutzfähigkeit einer nur bis zum Erlaß eines Bekanntmachungsbeschlusses geprüften Diensterfindung stellt in aller Regel ein gewagtes Geschäft dar. Ein solches Anerkenntnis schließt seinem Wesen nach von vornherein die Ungewißheit ein, ob sich die in dem Bekanntmachungsbeschluß zum Ausdruck kommende vorläufige Auffassung des Patentamts, die Erteilung eines Patents sei nicht ausgeschlossen (§ 30 PatG 1968), auf die Dauer als beständig erweist. Bei einem derart risikobehafteten Geschäft ist für die Anwendung der Grundsätze über das Fehlen oder den Wegfall der Geschäftsgrundlage grundsätzlich kein Raum. Vielmehr trägt der Arbeitgeber, der die Schutzfähigkeit einer Diensterfindung gegenüber dem Diensterfinder anerkennt, um die Erfindung unter Ausschluß Dritter geheim nutzen zu können, das Risiko, wenn sich später herausstellt, daß eine Schutzrechtserteilung - etwa wegen entgegenstehenden Standes der Technik - ausgeschlossen gewesen wäre.

b) Auch eine Anfechtung des Anerkenntnisses wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Diensterfindung (§ 119 Abs. 2 BGB), wie sie das Landgericht für durchgreifend erachtet hat, kommt nicht in Betracht. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte die Anfechtung ihres Anerkenntnisses nicht unverzüglich im Sinne des § 121 Abs. 1 BGB erklärt hat, nachdem ihr die japanischen Patentpublikationen bekannt geworden sind, die nach ihrer Überzeugung der Schutzfähigkeit der Diensterfindung des Klägers entgegenstehen. Die Revision erhebt insoweit keine Rüge. Ein Rechtsfehler ist nicht ersichtlich. Die von der Beklagten erklärte Anfechtung ihres Anerkenntnisses ist deshalb schon mangels unverzüglicher Erklärung unwirksam. Einer Entscheidung darüber, ob sie im Falle rechtzeitiger Erklärung berechtigt gewesen wäre, bedarf es daher nicht.

c) Der von Schütz (GRUR 1980, 138 ff.) vorgeschlagene Weg, den Arbeitgeber in Anwendung des § 23 ArbEG von der Bindung an sein Anerkenntnis der Schutzfähigkeit der Diensterfindung zu befreien, ist hier ebenfalls nicht gangbar. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht hierzu festgestellt, daß schon die Sechsmonatsfrist des § 23 Abs. 2 ArbEG, innerhalb derer sich die Beklagte auf die Unbilligkeit ihres Anerkenntnisses hätte berufen müssen, versäumt wäre. Dagegen hat die Revision nichts erinnert.