Bundesgerichtshof
Urt. v. 24.09.1979, Az.: KZR 14/78
„Fullplastverfahren“
Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer Skilieferungsvereinbarung in Höhe eines ausstehenden Lizenzbetrags; Erschöpfung von Patentrechten durch die entgeltliche Veräußerung einer Anlage zur Herstellung von Skiern; Lehre der Erschöpfung technischer Schutzrechte; Abschluss eines Lizenz- und Know-how-Vertrags
Bibliographie
- Gericht
- BGH
- Datum
- 24.09.1979
- Aktenzeichen
- KZR 14/78
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 1979, 13635
- Entscheidungsname
- Fullplastverfahren
- ECLI
- [keine Angabe]
Verfahrensgang
- vorgehend
- OLG München - 18.05.1978
- LG München I - 15.06.1976
Rechtsgrundlagen
Fundstellen
- DB 1980, 824 (Volltext mit amtl. LS)
- GRUR 1980, 38 "Fullplastverfahren"
- MDR 1980, 121-122 (Volltext mit amtl. LS)
Verfahrensgegenstand
Fullplastverfahren
Prozessführer
K.-M. Aktiengesellschaft, K.-M.-Straße ..., M.,
gesetzlich vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Dr. Hans-Heinz G., Dipl.-Ing.
Hans-Dietrich von B. und Wolfgang R.
Prozessgegner
A. Apparate- und Gerätebau Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, N. (B.),
gesetzlich vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die A. Apparate- und Gerätebau Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
diese gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dipl.-Ing. Roland H. und Hugo S.
Amtlicher Leitsatz
- a)
Durch die Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein durch ein Patent geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, tritt eine Erschöpfung des Verfahrenspatents auch dann nicht ein, wenn der Veräußerer zugleich Inhaber des Verfahrenspatents ist.
- b)
Der Inhaber eines Verfahrenspatents, der eine Vorrichtung veräußert, mit deren Hilfe das geschützte Verfahren ausgeübt werden kann, ist nicht gehindert, sich von dem Erwerber der Vorrichtung für die Benutzung des geschützten Verfahrens sowie von geheimem Verfahrens-Know-how die Zahlung von Lizenzgebühren versprechen zu lassen.
- c)
Der Vereinbarung einer Ausübungspflicht im Rahmen einer einfachen Lizenz stehen keine Bedenken entgegen, wenn die Lizenzgebühren nach Stückzahlen berechnet werden.
Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 1979
durch
den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Professor Dr. Pfeiffer,
den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. von Gamm und
die Richter Offterdinger, Lohmann und Dr. Hesse
für Recht erkannt:
Tenor:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 18. Mai 1978 aufgehoben.
Die Berufung der Beklagten gegen das Teilurteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I vom 15. Juni 1976 wird zurückgewiesen; jedoch hat die Beklagte die Klageforderung seit dem 15. Juni 1976 nur mit 7,5 vom Hundert zu verzinsen.
Die Beklagte trägt die Kosten der Berufung und der Revision.
Tatbestand
Die Klägerin verfügt über einige in- und ausländische Patente, die sich auf die Herstellung von Skiern aus Kunststoff beziehen. Zu diesen Schutzrechten gehören die deutsche Auslegeschrift 1.478.123, die einen Skikern aus Ausnehmungen aufweisendem Kunststoff betrifft, das deutsche Patent 1.629.394, betreffend eine Einrichtung zum Herstellen von Bändern aus Kunststoffen, sowie das deutsche Patent 2.143.722, durch das ein Verfahren zum Zusammenhalten und Verspannen von Teilen in einer definierten Lage unter Schutz gestellt worden ist.
Am 24. März 1971 schlossen die Parteien zwei Verträge. Durch den ersten verkaufte die Klägerin der Beklagten eine aus zahlreichen Maschinen bestehende Anlage für die Herstellung von Skiern. Durch den zweiten, der mit "Lizenz- und Know how-Vertrag" überschrieben ist, gestattete die Klägerin der Beklagten die nicht ausschließliche Benutzung des "Fullplastvßrfahrens zur Herstellung von Kunststoffski" zur Anwendung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Vertrag nimmt Bezug auf ein Schriftstück, das die Schutzrechte aufführen soll, die Gegenstand der Benutzungserlaubnis sind; die Parteien haben dieses Schriftstück weder vorgelegt noch seinen Inhalt mitgeteilt; jedoch besteht kein Streit darüber, daß die einleitend genannten Patente zu den Schutzrechten zählen, die mit diesem sogenannten Fullplastverfahren in Zusammenhang stehen. Als weiteren Gegenstand der Benutzungserlaubnis nennt der Vertrag Verfahrens-Know-how. Als solches werden unter Nr. 3 des Vertrages, unter der Bezeichnung "alle Informationen, deren Kenntnis zur Anwendung des Fullplastverfahrens in industrieller Fertigungsweise erforderlich ist", aufgeführt: Pläne, formelle Zeichnungen, technische Konzepte, Rezepturen für Rohstoffe, Instruktionen in Bezug auf Anwendung des Herstellungsverfahrens, Angaben über Arbeitsplanung, Spezifikationen in Bezug auf Fabrikationsablauf, Prüfmethoden sowie Qualifikation des Personals. Außerdem sollte das Personal der Beklagten durch Fachleute der Klägerin technisch unterwiesen werden (Nr. 4). Die Klägerin zeichnete sich von der Haftung für den technischen und den kaufmännischen Erfolg einer Anwendung der lizenzierten Verfahrenstechnik frei (Nr. 6). Die Beklagte übernahm eine Ausübungspflicht (Nr. 7) und verstand sich zur Zahlung einer Lizenzgebühr von 6 vom Hundert, berechnet nach dem Nettoverkaufspreis der nach dem Verfahren hergestellten Skier (Nr. 9).
Die Klägerin lieferte die Anlage. Da sich beim Beginn der Produktion Schwierigkeiten ergaben, vereinbarten die Parteien am 2. März 1973 eine Herabsetzung des Kaufpreises für die Anlage sowie zusätzliche Leistungen der Klägerin. Unter Nr. 9 dieser Vereinbarung heißt es, daß die Verpflichtungen aus dem Lizenz- und Know-how-Vertrag vom 24. März 1971 unberührt blieben und daß sich die Beklagte verpflichte, unverzüglich die Lizenzgebühren zu überweisen.
Durch eine weitere Vereinbarung vom 29. April 1974 erkannte die Beklagte die Fälligkeit von Lizenzgebühren für die Jahre 1972 und 1973 in Höhe von 104.606,26 DM an, wovon eine Anzahlung von 15.000 DM abzuziehen war. Zum Ausgleich der verbliebenen Schuld versprach die Beklagte die Lieferung von 640 Paar Skiern; die Zahl wurde später einvernehmlich auf 650 Paar erhöht.
Die Beklagte lieferte die Skier nicht. Die Klägerin schrieb am 18. Oktober 1974 der Beklagten unter anderem:
"Da die Schisaison bereits knapp bevor steht, wäre uns eine Verwertung der Schier nicht mehr möglich, wenn Sie diese erst nach dem 31. Oktober 1974 absenden. Wir könnten dann die Vereinbarung vom 29. April 1974 nicht mehr länger anerkennen, und müßten Sie bitten, die Lizenzgebühren für die Jahre 1972 und 1973 bar zu bezahlen."
Die Beklagte kam auch dieser Aufforderung nicht nach.
Mit der Klage macht die Klägerin Schadensersatz wegen Nichterfüllung der Skilieferungsvereinbarung in Höhe des ausstehenden Lizenzbetrages, abzüglich einer Gegenforderung der Beklagten, geltend.
Sie hat beantragt,
die Beklagte zur Zahlung von 60.393,73 DM nebst 12 % Zinsen seit dem 21. Dezember 1974 zu verurteilen.
Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und unter anderem kartellrechtliche Bedenken gegen die Wirksamkeit des Lizenzvertrages erhoben.
Das Landgericht hat der Klage nach Beweisaufnahme stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihren Zahlungsanspruch weiter, ermäßigt jedoch ihren Zinsanspruch für die Zeit nach dem Erlaß des erstinstanzlichen Urteils auf 7,5 %. Die Beklagte möchte die Revision zurückgewiesen haben.
Entscheidungsgründe
Die Revision führt im wesentlichen zur Wiederherstellung des Urteils des ersten Rechtszuges.
I.
Das Berufungsgericht hat die Klage daran scheitern lassen, daß der Lizenzvertrag wegen Verstoßes gegen die §§ 20, 21 GWB nichtig sei. Es hat hierzu ausgeführt: Die Schutzrechte, für deren Benutzung sich die Klägerin die Zahlung von Lizenzgebühren habe versprechen lassen, seien durch die entgeltliche Veräußerung der Anlage zur Herstellung der Skier erschöpft gewesen, da diese nach dem geschützten Verfahren arbeite und sich der Schutz auch auf die Verfahrenserzeugnisse erstrecke. Dasselbe gelte für die Lizenzvereinbarung über das ungeschützte Know-how. Anders würde es nur sein, wenn die vereinbarten wiederkehrenden Zahlungen als in Raten zu entrichtende Teile des Kaufpreises anzusehen wären. Eine Reihe von Umständen zeige jedoch, daß dies nicht der Fall sei, daß die Leistungen vielmehr als Entgelt für die Benutzung der erschöpften Schutzrechte vereinbart worden seien. Solche Leistungen gingen im Sinne der §§ 20, 21 GWBüber den Inhalt der Schutzrechte hinaus und seien deshalb kartellrechtlich verboten.
II.
Diese Ausführungen des Berufungsgerichts stehen mit der Lehre von der Erschöpfung technischer Schutzrechte in Widerspruch. Diese Lehre ist entwickelt worden, um den ungestörten Warenverkehr bei gleichzeitiger Sicherung der Rechte des Schutzrechtsinhabers zu sichern. Sie besagt in ihrem Kern, daß eine Sache, in der sich ein geschützter Erfindungsgedanke verkörpert, den Verbietungsrechten des Schutzrechtsinhabers nicht mehr unterliegt, wenn sie von diesem oder von einem durch ihn hierzu ermächtigten Dritten in den Verkehr gebracht wird (RGZ 133, 326, 330 - Isolierung elektrischer Leitungen; BGHZ 2, 261, 267/268 - Tauchpumpensatz; BGHZ 3, 193, 200 - Tauchpumpen). Der Erwerber der Sache bedarf keiner Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers mehr, wenn er die Sache benutzt oder weiter veräußert (BGH LM § 6 PatG Nr. 15 - Förderrinne). Ihre Rechtfertigung findet diese Lehre in der Erwägung, daß der Schutzrechtsinhaber, der die unter Verwendung der geschützten Lehre hergestellte Sache in den Verkehr gebracht hat, dabei die Gelegenheit gehabt hat, die Vorteile wahrzunehmen, die ihm das Schutzrecht gewährt (Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971, § 6 PatG Rdn. 118 S. 357). Hinsichtlich eines Sachpatents bedeutet dies, daß die die Lehre des Schutzrechts verkörpernde Sache mit der Veräußerung durch den Schutzrechtsinhaber (oder seinen Lizenznehmer) in dem genannten Sinne "gemeinfrei" wird, daß also der Erwerber die Sache in beliebiger Weise benutzen darf (RGZ 130, 242, 244 - Type H-Heizkissen; BGH LM § 6 PatG Nr. 15). Hinsichtlich der nach einem Verfahrenspatent hergestellten Erzeugnisse, auf die sich nach der Vorschrift des § 6 Satz 2 PatG der Patentschutz erstreckt, sind die Rechtsfolgen gleich: Auch das hiernach hergestellte Erzeugnis wird mit der Veräußerung durch den Berechtigten frei und steht nunmehr beliebiger Benutzung offen.
Nach den in diesem Punkt ohne Rechtsfehler getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts erstreckt sich das ungeschützte technische Wissen, das die Klägerin der Beklagten zur Benutzung überlassen hat, sowie jedenfalls eines der lizenzierten Schutzrechte - das Patent 2.143.722 - auf das Verfahren zur Herstellung von Skiern, während ein anderes Schutzrecht - die bekanntgemachte Patentanmeldung 1.478.123 - eine Sache unter Schutz stellt, nämlich einen Skikern aus Kunststoff. Nach der Lehre von der Erschöpfung des Patentrechts - deren uneingeschränkte Anwendbarkeit auf ungeschütztes Know-how, von der das Berufungsgericht ausgeht, einmal unterstellt - werden danach gemeinfrei Skier, die die Merkmale der Patentansprüche des Sachpatents aufweisen, sowie Skier, die nach dem lizenzierten Verfahren hergestellt worden sind, in dem Augenblick, in dem sie von der Beklagten als der befugten Benutzerin dieser Lehren in den Verkehr gebracht werden. Die Auffassung des Berufungsgerichts, daß durch den Verkauf einer Vorrichtung, mit deren Hilfe patentierte Gegenstände hergestellt werden können oder die dazu dient, ein geschütztes Verfahren auszuüben, die nach dem Verfahren hergestellten, dem Erzeugnispatent entsprechenden künftigen Produkte, die mit Hilfe dieser Vorrichtung hergestellt werden, für den Käufer der Vorrichtung gemeinfrei seien, läßt sich dagegen mit der Lehre von der Erschöpfung des Patentrechts nicht in Einklang bringen. Das Berufungsgericht hat verkannt, daß ein Verbrauch des Schutzrechts nicht eintritt, wenn der Schutzrechtsinhaber eine Vorrichtung in den Verkehr bringt, die selbst nicht geschützt ist, sondern sich nur zur Ausführung eines geschützten Verfahrens oder zur Herstellung geschützter Gegenstände eignet.
Veräußert der Inhaber eines Verfahrenspatents an einen gewerblichen Abnehmer eine Vorrichtung, die nach dem Vertragszweck zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmt ist, dann würde es allerdings dem Sinn des Vertrages widersprechen, wenn der Veräußerer nunmehr dem Erwerber der Vorrichtung deren bestimmungsgemäße Benutzung unter Berufung auf sein Verfahrenspatent verbieten könnte. Nach dem Zweck eines solchen Veräußerungsvertrages ist deshalb regelmäßig anzunehmen, daß der Veräußerer dem Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt hat, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind (vgl. RGZ 86, 436, 440; 124, 317, 319; 135, 145, 148 - Bandeisenreifen; 142, 168, 169 - Loseblätterbuch). Damit ist indessen nichts darüber gesagt, unter welchen näheren Bedingungen eine solche Lizenz erteilt werden kann, insbesondere, ob sie entgeltlich oder unentgeltlich gewährt wird. Diese Rechtsfolge beruht allein auf den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten und hat mit einer Erschöpfung der das Verfahren betreffenden Schutzrechte nichts zu tun. Der Veräußerer der Vorrichtung ist nicht gehindert, die Lizenzierung des Verfahrens von einer Lizenzzahlung abhängig zu machen, wie er dies hier durch den Lizenz- und Know-how-Vertrag getan hat.
Nach der abzulehnenden Auffassung des Berufungsgerichts würde der Veräußerer einer nicht geschützten Vorrichtung, der zugleich Inhaber eines Patents auf ein Verfahren ist, das mit der Vorrichtung ausgeübt werden kann, sein Patent nicht durch Lizenzvergabe verwerten können, während der Inhaber eines Verfahrenspatents, der nicht zugleich die zu dessen Ausübung geeignete Vorrichtung vertreibt, an der uneingeschränkten Lizenzierung seines Schutzrechts nicht gehindert wäre. Aus der Sicht des Lizenznehmers würde sich das Ergebnis der Rechtsauffassung des Berufungsgerichts so darstellen, daß die Frage, ob er für die Benutzung des geschützten Verfahrens Lizenzen entrichten muß, allein davon abhinge, von wem er das zur Ausführung des Verfahrens benötigte Werkzeug bezieht.
Danach ist eine Erschöpfung der lizenzierten Rechte nicht eingetreten. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Klägerin auch über ein Schutzrecht verfügt, welches eine Vorrichtung zum Herstellen von Bändern aus Kunststoffen zum Gegenstand hat (Patent 1.629.394) und das möglicherweise - Näheres hierüber ist weder dem angefochtenen Urteil noch dem Vorbringen der Parteien zu entnehmen - einen Teil der von der Klägerin gelieferten Anlage betrifft. Denn für die Benutzung allein dieses - gegebenenfalls allerdings gemeinfrei gewordenen - Teils der Anlage hat die Beklagte nicht die Zahlung von Lizenzen versprochen, sondern nach dem unzweideutigen Wortlaut des Lizenzvertrages ausschließlich für die Benutzung des Verfahrens.
Das angefochtene Urteil muß somit der Aufhebung verfallen.
III.
Der Rechtsstreit ist im Sinne des Klageantrags zur Entscheidung reif. Die von der Beklagten im Berufungsrechtszuge vorgetragenen Angriffe gegen das Urteil des ersten Rechtszuges erweisen sich als unbegründet.
1.
Die Revision versucht zu Unrecht, kartellrechtliche Bedenken gegen den Vertrag daraus herzuleiten, daß es sich bei dem von der Klägerin überlassenen technischen Wissen nicht um Betriebsgeheimnisse gehandelt habe. Denn die Beklagte hat nicht substantiiert bestritten, daß die Gesamtheit des unter den Lizenzvertrag fallenden technischen Wissens Geheimnischarakter trägt.
2.
Zu Recht hat es das Landgericht als nicht entscheidend behandelt, ob die Klägerin durch ihr Schreiben vom 18. Oktober 1974 den Rücktritt von der Skilieferungsvereinbarung vom 29. April 1974 erklärt hat oder ob sie nach ihrer Erklärung in diesem Schreiben noch berechtigt war, Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 326 BGB zu verlangen. Denn die Klägerin macht mit der Klage nur - nach Abzug der Gegenforderung der Beklagten - den der offenen Lizenzgebührenforderung entsprechenden Betrag geltend, der mit dem Wert der nicht gelieferten Skier übereinstimmt, so daß es auf sich beruhen kann, ob die Klageforderung mit dem Wegfall oder mit der Nichterfüllung der Skilieferungsvereinbarung begründet wird.
3.
Eine Entscheidung zwischen diesen beiden Anspruchsgrundlagen wäre nur dann nicht zu umgehen, wenn der Beklagten gegen die Lizenzgebührenforderung begründete Einwendungen zustünden. Das ist jedoch, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht der Fall.
Die Beklagte setzt der Lizenzgebührenforderung der Klägerin - über die oben behandelten unbegründeten kartellrechtlichen Einwände hinaus - im wesentlichen zwei Einwendungen entgegen: Die Klägerin habe ihre Verpflichtung zur Übertragung geheimen Verfahrens-Know-hows sowie zur Verschaffung einer Benutzungserlaubnis an Schutzrechten, die das Fullplastverfahren abdeckten, nicht erfüllt, und sie - die Beklagte - habe nicht nach dem lizenzierten Verfahren gearbeitet. Mit beiden Einwänden kann die Beklagte nach den zutreffenden Darlegungen des Landgerichts keinen Erfolg haben.
a)
Der Lizenz- und Know-how-Vertrag zwischen den Parteien ist am 24. März 1971 geschlossen worden. Die Beklagte erwarb gleichzeitig die benötigte maschinelle Ausrüstung und begann wenig später mit der Herstellung von Skiern. Schwierigkeiten bei der Produktion zeigten sich alsbald. Zu deren Behebung schlossen die Parteien den Vertrag vom 2. März 1973, durch den der Kaufvertrag vom 24. März 1971 in zahlreichen Punkten geändert und ergänzt wurde. Die Parteien vereinbarten dabei ausdrücklich, daß die Verpflichtungen der Beklagten aus dem Lizenz- und Know-how-Vertrag unberührt blieben. Danach setzte die Beklagte die Skiproduktion fort. Durch die Vereinbarung vom 29. April 1974 erkannte die Beklagte an, daß sie nach dem Lizenzvertrag vom 24. März 1971 für die Jahre 1972 und 1973 noch 89.606,26 DM an Lizenzgebühren schulde. Zu diesem Zeitpunkt lief die Skierzeugung mit Hilfe der von der Klägerin gelieferten Anlage bereits seit etwa zwei Jahren. Daß sich die angebliche Nichterfüllung des Lizenzvertrages durch die Klägerin aus Umständen ergeben hätte, die erst nach dem Zeitpunkt dieses Anerkenntnisses zutage getreten wären, hat die Beklagte nicht behauptet und ist auch sonst nicht ersichtlich. Es ist deshalb mit dem Landgericht davon auszugehen, daß die Beklagte das Anerkenntnis vom 29. April 1974 in Kenntnis aller Umstände abgegeben hat, aus denen sie jetzt die Nichterfüllung der lizenzvertraglichen Verpflichtungen der Klägerin herzuleiten versucht. Mit der Berufung auf solche Umstände kann sie deshalb nicht mehr gehört werden.
b)
Bei diesem Sachverhalt kann sich die Beklagte nicht nachträglich mit Erfolg darauf berufen, sie habe in den Jahren 1972 und 1973 nicht nach dem lizenzierten Verfahren gearbeitet. Dem steht nicht nur das Anerkenntnis vom 29. April 1974 entgegen, sondern zusätzlich die Bestimmung des Lizenz- und Know-how-Vertrages, nach der die Beklagte eine Ausübungspflicht trifft. Die Vereinbarung einer solchen Ausübungspflicht ist auch bei einer einfachen Lizenz dann rechtlich unbedenklich, wenn die Lizenzberechnung auf der Basis einer Stücklizenz zu erfolgen hat (BGH GRUR 1961, 470, 471 - Mitarbeiterurkunde). Sollte die Beklagte daher nicht nach dem lizenzierten Verfahren gearbeitet haben, so würde sie die eingeklagten Lizenzgebühren auch ohne das Anerkenntnis aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes wegen Verletzung der vertraglichen Ausübungspflicht schulden.
IV.
Nachdem die Klägerin ihre Zinsforderung auf die Beanstandung der Beklagten für die Zeit nach der Verkündung des Urteils des ersten Rechtszuges ermäßigt hat, hat die Beklagte keine weiteren Einwendungen gegen die Berechtigung der Zinsforderung erhoben. Das Urteil des Landgerichts ist deshalb hinsichtlich der Zinsforderung entsprechend der zuletzt von der Klägerin beanspruchten Zinshöhe abzuändern.
v. Gamm
Offterdinger
Lohmann
Hesse