Gemäß §40 Abs. 1 PatG kann über die Zulässigkeit der Klage durch Zwischenurteil vorab entschieden werden. Das ist hier ausnahmsweise angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien stark umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die einen großen Aufwand und die Einholung eines besonders schwierigen Sachverständigengutachtens erfordernde Klärung der technischen Fragen des Rechtsstreits unterbleiben. Die Klage ist jedoch zulässig.

Die Verpflichtung, ein Patent nicht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, kann nach ständiger Rechtsprechung wirksam übernommen werden und führt, wenn sie dem Kläger im Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten wird, zur Abweisung der Klage als unzulässig (grundsätzlich: BGHZ 10, 22; vgl. jetzt auch §20 Abs. 2 Nr. 4 GWB).

Auch ohne ausdrückliche Parteiabrede kann eine Nichtigkeitsklage unzulässig sein, und zwar unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung, wenn der Kläger mit seinem Klagebegehren gegen Treu und Glauben verstößt. Ein solcher Verstoß kann sich sowohl aus einer ergänzenden Vortragsauslegung (§157 BGB) als auch ohne Vorliegen eines Vertragsverhältnisses aus außergewöhnlichen Umständen ergeben.

Die ergänzende Vertragsauslegung kann insbesondere dann dazu führen, daß die Klage ohne Sachprüfung abgewiesen, werden muß, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer Ausgestaltung im einzelnen, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (BGH Urt. v. 29. September 1961 - I ZR 47/59; BGH GRUR 1958, 177, 178;  1957, 482, 484;  1957, 485, 486;  1955, 535, 537; DPA Mitt. 1960, 77).

Nach Fortfall der vertraglichen Bindungen wird die Erhebung der Nichtigkeitsklage in der Regel keinen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellen. Ausnahmen sind jedoch denkbar. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß sich aus einem Vertragsverhältnis über seine Beendigung hinaus fortwirkende Treuepflichten ergeben können (BGH Urt. v. 29.9.1961 - I ZR 47/59 - Lack-Tränkeinrichtung; GRUR 1956, 264, 265 - Wendemanschette). So wird ein Angestellter, der in Erfüllung seines Anstellungsvertrages seine Erfindungen dem Arbeitgeber übertragen hat, häufig auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehindert sein, Nichtigkeitsklage hinsichtlich der Patente zu erheben, die dem Arbeitgeber auf Grund seiner, des Angestellten, Erfindungen erteilt worden sind (BGH GRUR 1955, 535, 537). Umgekehrt kann jedoch nicht allein aus einem früheren Arbeitsverhältnis gefolgert werden, daß der Arbeitgeber grundsätzlich gehindert sei, die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu erheben, das er auf eine von ihm als Diensterfindung in Anspruch genommene Erfindung des Arbeitnehmers erwirkt hat, wenn er das Patent dem Arbeitnehmer zurückübertragen hat (DPA BlPMZ 1958, 301, 302).

Unstreitig ist das Vertragsverhältnis der Parteien mit Wirkung vom 30. Juni 1959 erloschen. Eine ausdrückliche Vereinbarung, daß die Klägerin das Streitpatent nach Vertragsende nicht angreifen darf, haben die Parteien nicht getroffen. Nur unter dem Gesichtspunkt von Nachwirkungen des früheren Lizenzvertrages und vielleicht auch des Anstellungsvertrages zwischen den Parteien könnte die Nichtigkeitsklage der Klägerin ausgeschlossen sein.

1.

Im Gegensatz zu der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung gibt es keinen Grundsatz des Inhalts, daß jeder Lizenznehmer auch nach Vertragsbeendigung an der Erhebung der Nichtigkeitsklage gehindert ist. Etwas Derartiges kann sich allenfalls aus der besonderen Gestaltung der Vertragsbeziehungen im Einzelfall ergeben. Im Ergebnis mit der angefochtenen Entscheidung des Bundespatentgerichts übereinstimmend kann in den Vereinbarungen der Parteien keine über das Vertragsende fortwirkende Nichtangriffspflicht der Klägerin gefunden werden.

Mit der angefochtenen Entscheidung ist davon auszugehen, daß der zwischen den Parteien am 1. November 1954 geschlossene Vertrag im Hinblick auf die hier interessierende Frage sich nicht grundsätzlich von einem normalen ausschließlichen Lizenzvertrag unterscheidet. Es macht nichts aus, ob der Lizenzgeber das Patent in seinen Händen behält und daran eine ausschließliche Lizenz erteilt, oder ob er das Patent formell überträgt mit der Verpflichtung für den Lizenznehmer, das Patent aufrechtzuerhalten und es nach Vertragsbeendigung auf den Lizenzgeber zurückzuübertragen. Zwar ist dem Beklagten zuzugeben, daß der vorliegende Vertrag viele Züge aufweist, die für ein besonders enges Vertrauensverhältnis und für ein gesellschaftsähnliches Verhältnis zwischen den Parteien sprechen. In diesem Zusammenhang kann als Anzeichen die Lizenzgewährung in der Form der treuhänderischen Übertragung des Patents gewertet werden. Andere Anzeichen deuten in die gleiche Richtung: Der Beklagte hat nicht ein bereits erteiltes Patent auf die Klägerin übertragen, sondern eine Patentanmeldung, die noch nicht einmal bekannt gemacht war. Dadurch, daß die Klägerin das Erteilungsverfahren im eigenen Namen durchgeführt und vereinbarungsgemäß weitere Patente im Ausland angemeldet hat, hat sie mehr über die Erfindung und den Stand der Technik erfahren, als das bei normalen Lizenzverträgen der Fall ist. Darüber hinaus hatte der Beklagte sie vertragsgemäß in alle Einzelheiten und Verbesserungen der Erfindung und ihre Anwendung einzuweisen, während die Klägerin die noch erforderlichen Entwicklungsarbeiten durchführen mußte. Die Klägerin hatte die Patente aufrechtzuerhalten, der Beklagte sollte sie im Erteilungsverfahren und bei Angriffen auf die Patente und bei Patentverletzungen unterstützen. Damit liegen im wesentlichen alle Umstände vor, die das Patentamt in der vom Beklagten herangezogenen Entscheidung vom 26. Mai 1959 (Mitt. 1960, 77) Anlaß gaben, die Fortwirkung einer Nichtangriffsabrede über das Vertragsende hinaus zu bejahen.

Wesentliche Bedeutung kommt demgegenüber aber dem Umstand zu - und darin unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von dem, der der erwähnten Entscheidung des Patentamts zugrunde lag -, daß von vornherein in dem Vertrag vom 1. November 1954 vorgesehen war, daß jede Partei den Vertrag kündigen konnte, ohne hierfür einen besonderen Grund angeben zu müssen. Zwar kommt das Wort "Kündigung" in dem Vertrag nicht vor. Das in §9 vorgesehene Verlangen, die Verfahrensbenützung einzustellen, hindert jedoch - und das übersieht der Beklagte, wenn er den Vertrag für grundsätzlich unkündbar erklärt - die sonst nach fünf Jahren automatisch eintretende Verlängerung des Vertrages um weitere drei Jahre. Mit seiner "Kündigung" im Schreiben vom 22. April 1959 hat der Beklagte daher, wie er selbst nicht verkennt, den Vertrag zum 31. Oktober 1959 zum Erlöschen gebracht.

Durch die Vereinbarung dieses Kündigungsrechts haben die Parteien zum Ausdruck gebracht, daß sie sich nicht unbedingt bis zum Ende der Laufzeit des oder der Schutzrechte verbinden wollten, sondern sich vorbehielten, gegebenenfalls ihre Interessen an den Schutzrechten in anderer Weise wahrzunehmen. Daß es sich dabei um entgegengesetzte Interessen handeln konnte, war von vornherein klar. Wenn der Beklagte für den Fall der Kündigung und der sich anschließenden Rückübertragung der Patente keine Nichtangriffszusage der Klägerin verlangte, kann er jetzt nicht nachträglich, nachdem er selbst den Vertrag von sich aus gekündigt hat, unter Berufung auf Treu und Glauben von der Klägerin erwarten, Angriffe gegen sein Schutzrecht zu unterlassen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht darauf hingewiesen, daß sich aus der Nichtangriffsverpflichtung des Beklagten, die nach dem Vertrag so lange bestand, wie die Klägerin während der Vertragsdauer Patentinhaberin war, nicht von selbst eine Nichtangriffsverpflichtung der Klägerin nach Vertragsende und Rückübertragung des Patents ergibt.

2.

Die Nichtigkeitsklage kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt als unzulässig erachtet werden, daß der Beklagte, wie er behauptet, durch das Verhalten der Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzenden der Klägerin zur Kündigung gedrängt worden sei. Dieses Vorbringen könnte nur dann von Bedeutung sein, wenn die Klägerin ohne die Kündigung des Beklagten an den Vertrag gebunden geblieben wäre. Im Gegensatz zur Ansicht des Beklagten war die Klägerin aber von sich aus, mit und ohne Grund, ebenso wie der Beklagte selbst berechtigt, den Vertrag nach fünf Vortragsjahren zum Erlöschen zu bringen. Wenn die Klägerin dem Beklagten Anlaß zur Unzufriedenheit und zur Verärgerung gegeben hat und damit zur Kündigung, schließt das deshalb die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin nicht aus. Praktisch hat sie durch ihr Verhalten, aber auch durch ihr Schreiben vom 25. April 1959 zum Ausdruck gebracht, daß sie den Vertrag selbst gekündigt hätte, wenn es nicht der Beklagte getan hätte. Etwas anderes könnte allenfalls dann in Erwägung gezogen werden, wenn das Verhalten der Klägerin derart gewesen wäre, daß es den Beklagten zur fristlosen Kündigung berechtigt hätte. Das behauptet der Beklagte jedoch selbst nicht. Es erscheint auch ausgeschlossen, da der Beklagte noch in seinem Kündigungsschreiben vom 22. April 1959 den Abschluß eines neuen Vertrages anbot. Darüber hinaus ergibt sich aus dem unstreitigen Sachverhalt, daß der Beklagte mit der Kündigung eine Erhöhung der ihm zugesagten Mindestlizenz erreichen wollte. Nach seinem eigenen Vortrag erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß gerade sein hierauf gerichtetes Bestreben zu dem von ihm beanstandeten Verhalten der Vorstandsmitglieder der Klägerin geführt hat. Wenn die Klägerin im Verlauf der Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der neu zu vereinbarenden Lizenz auf Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents hinwies, liegt darin kein ihr während der Vertragsdauer sicherlich untersagter Angriff auf das Schutzrecht selbst; es handelt sich vielmehr nur um ein im Rahmen neuer Vertragsverhandlungen nicht unzulässiges Argument.

3.

Das Klagebegehren ist auch nicht etwa deshalb unzulässig, weil, wie der Beklagte meint, die Klägerin mit einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage gegen das Patent praktisch ihre vertragliche Verpflichtung, ihm das Patent nach Vertrag ende zurückzugewähren, gegenstandslos machen würde. Dieser Gedanke ist deshalb nicht überzeugend, weil, wie bereits ausgeführt, der Vertrag zwischen den Parteien seinem Wesen nach einem normalen ausschließlichen Lizenzvertrag gleichkommt. Aus der Tatsache, daß die Lizenzgewährung in der Form der treuhänderischen Patentübertragung erfolgte, ergibt sich die Rückübertragungsverpflichtung der Klägerin nach Vertragsende; aus dieser Pflicht allein kann daher kein weitergehender Schluß gezogen werden, als wenn der Beklagte das Patent von vornherein in seiner Hand behalten und der Klägerin daran lediglich eine ausschließliche Lizenz erteilt hätte.

4.

Auch unter dem Gesichtspunkt von Fortwirkungen aus dem Anstellungsverhältnis erscheint die Nichtigkeitsklage nicht unzulässig. Abgesehen davon, daß der Anstellungsvertrag zwischen den Parteien erst nach dem Abschluß den Lizenzvertrages und der Übertragung des Patents geschlossen worden ist, das Patent also im Gegensatz zu dem vom Bundesgerichtshof in GRUR 1955, 535, 537 entschiedenen Fall nicht in Erfüllung des Anstellungsvertrages auf die Klägerin übertragen worden ist, handelt es sich hier nicht um die Nichtigkeitsklage eines Angestellten gegen seine frühere Arbeitgeberin, sondern es liegt der umgekehrte Fall vor, wie er Gegenstand der Entscheidung des Deutschen Patentamts in BlPMZ 1958, 301 war. Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, ist der frühere Arbeitgeber nicht gehindert, die Nichtigkeitsklage gegen ein von ihm auf eine als Diensterfindung in Anspruch genommene Erfindung erwirktes, an den Angestellten zurückübertragenes Patent zu erheben.

5.

Die vom Beklagten herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs in GRUR 1956, 264, 265 steht mit diesen Ausführungen in vollem Einklang. Dort ist lediglich ausgesprochen, daß nach Auflösung des Lizenzvertrages durch vertraglich vorgesehene, fristgemäße Kündigung eine Nichtangriffsabrede nicht mehr wirksam ist, wenn nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen. Die weiter vom Beklagten erwähnte Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 101, 203 ist nicht in einem Nichtigkeitsverfahren, sondern wegen einer auf einen Lizenzvertrag gestützten Schadensersatzklage ergangen.

Nach allem ist der Einwand des Beklagten, die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin verstoße gegen Treu und Glauben, nicht gerechtfertigt.