1.

Nach den im Berufungsverfahren zunächst gestellten Anträgen konnte nicht zweifelhaft sein, daß die Beklagte die Wiederherstellung des Klagepatents im ursprünglichen Umfange und damit die völlige Abweisung der Nichtigkeitsklage anstrebte, die Klägerin dagegen die Zurückweisung der Berufung und damit die Bestätigung der vom Nichtigkeitssenat ausgesprochenen Teilvernichtung.

Das weitere Verfahren hat dann insofern zu einer Annäherung der beiderseitigen Standpunkte geführt, als die Beklagte in erster Linie eine umfassendere und hilfsweise eine engere Neufassung des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen und die Klägerin diesen Fassungen zugestimmt, die Wahl der Neufassung dem Senat überlassen und im Umfange der Vorschläge der Beklagten ihre Klage zurückgenommen hat. Die Meinungen der Parteien gingen allerdings noch in der Frage auseinander, welche patentrechtliche Bedeutung und Tragweite der von der Beklagten in erster Linie vorgeschlagenen und von der Klägerin gebilligten Neufassung zukommen würde. Während die Beklagte in dieser Fassung lediglich eine Klarstellung des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes der Erfindung erblickte und deshalb daran festhielt, daß die Klage in vollem Umfange abzuweisen sei und die gesamten Kosten des Verfahrens die Klägerin treffen müßten, vertrat diese die Ansicht, die neue Fassung bedeute eine Beschränkung, die als Teilverzicht aufzufassen sei und zur teilweisen Vernichtung des Streitpatentes führen müsse.

2.

Diese Meinungsverschiedenheit beruhte zwar in der Hauptsache auf einer verschiedenen Beurteilung des Schutzumfanges des Patentes nach Abänderung seines Anspruchs 1 im Sinne des Hauptvorschlages der Beklagten, also einer Frage, deren Klärung grundsätzlich nicht zu den Aufgaben des Nichtigkeitsverfahrens gehört. Sie war aber darüber hinaus auch für die Würdigung der beiderseitigen Anträge und damit für das weitere Verfahren und die zu treffende Entscheidung von erheblicher Bedeutung.

Der Auffassung der Klägerin, durch den Teilverzicht der Beklagten auf der einen und die teilweise Zurücknahme der Nichtigkeitsklage auf der anderen Seite habe sich das Berufungsverfahren der Hauptsache nach erledigt, so daß nur noch über die Zulässigkeit der vorgeschlagenen Beschränkung zu entscheiden sei, konnte aus mehreren Gründen nicht beigepflichtet werden.

Eine Erledigung der Hauptsache konnte schon deshalb nicht angenommen werden, weil durch die beiderseitigen Erklärungen und Anträge eine Sachentscheidung nicht erspart wurde. Selbst wenn man die teilweise Klagerücknahme als wirksam ansieht, was nicht unzweifelhaft erscheint, aber nicht näher untersucht zu werden braucht, so war die Klage doch jedenfalls zu einem Teil aufrechterhalten worden und es mußte über sie und über die ebenfalls mindestens zu einem Teil aufrechterhaltene Berufung der Beklagten nach wie vor sachlich entschieden werden. Eine Änderung der Fassung des Streitpatentes konnte, selbst bei vollem Einvernehmen der Parteien über Inhalt und Wortlaut der Neufassung, im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens nur durch rechtsgestaltendes Urteil getroffen werden. An diesem weiteren Verfahren war die Klägerin entgegen ihrer Meinung nach wie vor beteiligt.

Ferner erschien die Annahme, von der die Klägerin bei ihren Erklärungen ausging, die Beklagte habe mit ihren Änderungsvorschlägen einen wirksamen und für den erkennenden Senat bindenden Teilverzicht ausgesprochen, nicht unbedenklich. Für die Annahme eines Patentverzichts im Rechtssinne fehlte es an den gesetzlichen Voraussetzungen, denn ein solcher Verzicht kann nur gegenüber dem Patentamt erklärt werden (§12 Abs. 1 Nr. 1 PatG); außerdem muß er sich auf das ganze Patent oder doch auf einen ganzen Anspruch beziehen und kann nicht in einer bloßen Änderung des Wortlauts eines Anspruches bestehen, wie sie die Beklagte allein vorschlägt (BGH GRUR 1953, 86 - Schreibhefte). Allenfalls konnte eine Patentbeschränkung infrage kommen. Eine solche kann zwar nach gesicherter Rechtsprechung - außer in einem förmlichen Verfahren nach §36 a PatG - auch dadurch erzielt werden, daß der beklagte Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren erklärt, das Patent nur in beschränktem Umfange verteidigen zu wollen, und hierdurch den Prozeßstoff mit der Wirkung begrenzt, daß ihm ein weiterreichender Patentschutz nicht mehr zugebilligt werden kann (BGHZ 21, 8, 10[BGH 30.05.1956 - I ZR 43/55] - Spritzgußmaschine). Ob im Streitfalle eine solche Beschränkung angenommen werden konnte, war aber angesichts der wiederholten ausdrücklichen Erklärung der Beklagten, sie wolle mit ihrem Hauptvorschlag das Patent nicht beschränken, sondern nur klarstellen, zum mindesten nicht unzweifelhaft.

3.

Unter diesen Umständen erschien es geboten, zunächst durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zu klären, ob die von der Beklagten in erster Linie vorgeschlagene neue Anspruchsfassung tatsächlich gegenüber dem ursprünglichen Inhalt des Patentanspruchs 1 in der Fassung der Patentschrift eine Beschränkung bedeutet und ob sich die Beschränkung, wenn eine solche angenommen werden sollte, im zulässigen Rahmen hält oder ob die Neufassung etwa trotz teilweiser Beschränkung im Ergebnis auf eine Erweiterung oder eine unzulässige Inhaltsänderung hinauslaufen würde.

Von vornherein war nicht zu übersehen, wie der Sachverständige diese Fragen beantworten würde. Die Möglichkeit, daß er das Vorliegen einer Beschränkung verneinen und in Übereinstimmung mit dem Standpunkt der Beklagten eine bloße Klarstellung der ursprünglichen Anspruchsfassung annehmen und daß sich der erkennende Senat dem anschließen würde, lag nicht völlig fern. Weiterhin war auch an die Möglichkeit zu denken, daß der Sachverständige zwar eine Beschränkung des Erfindungsgegenstandes annehmen, der Senat aber aufgrund der durch das Gutachten vermittelten Klärung des technischen Sachverhalts zu einer anderen rechtlichen Beurteilung gelangen könnte. Sowohl in diesem wie in jenem Falle wäre aber die teilweise Klagerücknahme, die die Klägerin offensichtlich nur in der Annahme, der Vorschlag der Beklagten enthalte eine bindende verzichtsähnliche Beschränkung, erklärt hatte, entweder als gegenstandslos anzusehen oder jedenfalls zu erwarten gewesen, daß die Klägerin ihre Rücknahmeerklärung nicht aufrechterhalten oder einschränken und ihren früheren Antrag auf Zurückweisung der Berufung ganz oder teilweise wieder aufgreifen werde. Alsdann wäre es ebenso wie in der ersten Instanz auch für die Entscheidung über die Berufung wiederum maßgeblich darauf angekommen, das Streitpatent - nunmehr unter Zugrundelegung der klargestellten Fassung nach dem Hauptvorschlag der Beklagten - auf Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe zu prüfen. Aus diesen Erwägungen erschien es bei der Beauftragung des Sachverständigen angezeigt, die ohnehin zur Klärung der Frage der Beschränkung erforderliche Begutachtung zugleich auf die Frage der Schutzfähigkeit des Streitpatentes in der vorgeschlagenen Neufassung zu erstrecken.

Erst im weiteren Verfahren hat sich eindeutig ergeben, daß die Beklagte ernstlich nicht mehr die völlige Wiederherstellung des Streitpatentes in seinem ursprünglichen Umfange anstrebt, sondern in Übereinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen anerkennt, daß die neue Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem in erster Linie gemachten Vorschlag - abgesehen von einer seitens des Sachverständigen beanstandeten und mit dem letzten Antrag der Beklagten behobenen unzulässigen Erweiterung des Oberbegriffs - eine teilweise Beschränkung des Erfindungsgegenstandes enthält. Sie hat sich die Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen zu eigen gemacht und damit zu erkennen gegeben, daß sie sich mit einer Aufrechterhaltung des Patentes in diesem beschränkten Umfange und der teilweisen Vernichtung des ursprünglich weiterreichenden Hauptanspruchs und damit auch der auf diesen zurückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 endgültig abfinden will.

Andererseits kann nunmehr, nachdem sich die Voraussetzungen, auf denen die Erklärungen und Anträge der Klägerin beruht hatten, als richtig erwiesen haben, unbedenklich davon ausgegangen werden, daß sie an diesen Anträgen festhält und eine Vernichtung des Streitpatentes, soweit der Patentanspruch 1 im Umfange der Vorschläge der Beklagten neu gefaßt wird, nicht mehr anstrebt. Ihr Einverständnis ist auch auf die von der Beklagten zuletzt in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat vorgeschlagene Fassung zu beziehen, denn die Klägerin hatte in ihrer Eingabe vom 16. Juli 1957 nicht nur die damaligen Vorschläge der Beklagten gebilligt, sondern sich ausdrücklich im voraus mit etwaigen weiteren Änderungen einverstanden erklärt, die die Beklagte oder der erkennende Senat für erforderlich halten sollten, vorausgesetzt, daß sie den Patentschutz nicht über das Maß dessen erweitern, auf das sich die Beklagte bereits mit ihren ersten Vorschlägen beschränkt hatte. Unter diesen Umständen bedurfte es einer nochmaligen Anhörung der in der mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Klägerin zu dem letzten Vorschlag der Beklagten nicht, denn dieser enthält gegenüber dem früheren, von ihr gebilligten Hauptvorschlag nur eine weitere Beschränkung und Klarstellung.

4.

Ist somit davon auszugehen, daß beide Parteien den Prozeßstoff mit bindender Wirkung für den erkennenden Senat begrenzt haben - nämlich die Beklagte dadurch, daß sie das Streitpatent nur noch in beschränktem Umfange verteidigt, und die Klägerin dadurch, daß sie ihre Nichtigkeitsklage in diesem Umfange nicht mehr weiter verfolgt -, so kann und muß sich die weitere Prüfung und die Entscheidung nunmehr in der Tat auf die Frage beschränken, ob die von der Beklagten zuletzt vorgetragene neue Fassung des Patentanspruchs 1 eine zulässigeÄnderung darstellt, d.h. ob sie, verglichen mit dem ursprünglichen Gegenstand dieses Anspruches, weder eine Erweiterung noch eine Inhaltsänderung darstellt.

Diese Frage ist zu bejahen. Nach dem überzeugenden Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen, dem sich der erkennende Senat anschließt, war von den Änderungen, die der erste Vorschlag der Beklagten für eine Neufassung des Patentanspruchs 1 gegenüber der in der Patentschrift enthaltenen Fassung aufwies, nur zu beanstanden, daß dieser Vorschlag im Oberbegriff die Worte "Auslegerdrehkran, insbesondere für den Hafenbetrieb" durch den Begriff "Hafendrehkran" ersetzen wollte. Hierin war, wie der Sachverständige zutreffend dargelegt hat, deshalb eine Erweiterung zu erblicken, weil unter einem Hafendrehkran auch ein nicht mit einem Ausleger versehener Kran verstanden werden könnte. Die Beklagte hat in ihrer letzten Fassung diesem Bedenken Rechnung getragen und die Erweiterung durch Verwendung der Bezeichnung "Hafendrehkran mit Ausleger" beseitigt. Daß sie hierbei von der Anregung des gerichtlichen Sachverständigen, die Bezeichnung "Hafenkran mit drehbarem Ausleger" zu wählen, abgewichen ist, gibt zu Bedenken keinen Anlaß, denn auch die Wendung "Hafendrehkran mit Ausleger" bringt, wie der Sachverständige bestätigt hat, den Erfindungsgegenstand deutlich und treffend zum Ausdruck und vermeidet eine Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Oberbegriff.

Im kennzeichnenden Teil hat die Beklagte den Begriff "Säule" durch "Hohlsäule" ersetzt. Diese Änderung ist nach den überzeugenden Darlegungen das gerichtlichen Sachverständigen jedenfalls weder eine Erweiterung noch eine unzulässige inhaltliche Veränderung; ob sie, wie der Sachverständige darüber hinaus annimmt, eine Beschränkung des ursprünglichen Erfindungsgegenstandes bedeutet, bedarf keiner Erörterung, da es hierauf für die nur noch zu treffende Entscheidung über die Zulässigkeit der vorgeschlagenen Änderungen nicht ankommt. Auch zu der Frage, was unter einer "Hohlsäule" im Sinne der Neufassung zu verstehen ist, insbesondere ob dieser Begriff Säulen umfaßt, die in Fachwerk- oder Gitterkonstruktion ausgeführt sind, oder ob er sich im wesentlichen mit der vom Nichtigkeitssenat gewählten Bezeichnung "Rohrsäule" deckt, kann im Rahmen der vorliegenden Entscheidung nicht Stellung genommen werden. Daß die Beklagte in Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung des Nichtigkeitssenats die Säule durch Hinzufügung der Worte "als Lagerzapfen dienende" näher gekennzeichnet hat, bedeutet nach Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen ebenfalls keine unzulässige Änderung; auch insoweit ist dem Gutachten beizutreten.

Schließlich hat die Beklagte bei ihrem ersten Änderungsvorschlag den Relativsatz

"durch deren Inneres man über einen seitlichen Aus- oder Einstieg zum Kranhaus gelangt"

durch die Fassung ersetzt:

"durch deren Inneres man über eine seitliche Öffnung (8) unmittelbar in das Kranhaus (2) gelangt".

Diese Änderung war nach Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen als eine Beschränkung anzusehen, denn sie brachte zum Ausdruck, daß die Säule das Kranhaus selbst durchdringt, während die frühere Fassung auch auf Konstruktionen bezogen werden konnte, bei denen man neben dem Kranhaus aus der Säule heraustreten kann. In ihrem letzten, in der mündlichen Verhandlung überreichten Vorschlag hat die Beklagte an die Stelle jenes Relativsatzes - unter Berücksichtigung einer Anregung des gerichtlichen Sachverständigen - die Wendung treten lassen:

"wobei man über das Innere der eine seitliche Öffnung (8) besitzenden Säule unmittelbar in das Kranhaus gelangt."

Auch diese weitere Änderung enthält, wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend hervorgehoben hat, weder gegenüber der Fassung des Anspruches 1 nach der Patentschrift noch gegenüber dem ersten, von der Klägerin gebilligten Änderungsvorschlag der Beklagten eine unzulässige Erweiterung oder Inhaltsänderung, sondern nur eine Verdeutlichung dessen, was bereits im ersten Änderungsvorschlag zum Ausdruck gebracht war.

5.

Da mithin keine Bedenken bestehen, dem Patentanspruch 1 nunmehr die von der Beklagten zuletzt vorgeschlagene neue Fassung zu geben, war dies unter entsprechender Abänderung der angefochtenen Entscheidung auszusprechen.

Für die Kostenentscheidung, die auf §42 Abs. 3 i.V.m. §40 Abs. 2 und §36 q Abs. 1 Satz 2 PatG beruht und sich auch auf die außergerichtlichen Kosten der Parteien bezieht, waren folgende Erwägungen maßgebend:

Die Kosten der ersten Instanz waren in dem Verhältnis zu verteilen, in dem die Parteien letzten Endes obgesiegt haben oder unterlegen sind. Da die ursprünglich auf völlige Vernichtung des Klagepatents gerichtete Klage nach dem endgültigen Ergebnis des Berufungsverfahrens nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil von Erfolg war, erschien es angemessen, diese Kosten in Abänderung der Entscheidung des Nichtigkeitssenats zu 5/6 der Klägerin und zu 1/6 der Beklagten aufzuerlegen.

Im Berufungsverfahren hatte die Beklagte zunächst die volle Wiederherstellung des vom Nichtigkeitssenat teilweise für nichtig erklärten Streitpatentes angestrebt und die Klägerin um völlige Zurückweisung des Rechtsmittels gebeten. Im weiteren Verlauf haben sich die beiderseitigen Standpunkte und Verfahrensziele auf einer mittleren Linie getroffen. Unter diesen Umständen entsprach es der Billigkeit, die in der Berufungsinstanz erwachsenen Kosten gegeneinander aufzuheben. Dem Antrag der Klägerin, hiervon die nach ihrer teilweisen Klagerücknahme erwachsenen weiteren Kosten auszunehmen und diese Kosten allein der Beklagten aufzuerlegen, konnte nicht entsprochen werden, denn dieser Antrag beruht auf der irrigen Vorstellung, daß das nach der Rücknahmeerklärung durchgeführte weitere Verfahren, insbesondere die Einholung eines Sachverständigengutachtens, nur noch dem Interesse der Beklagten gedient habe. Tatsächlich war, wie unter 2 und 3 dargelegt, auch die Klägerin an dem weiteren Verfahren noch beteiligt und konnte erst durch die Anhörung des Sachverständigen Klarheit darüber gewonnen werden, mit welchem Streitstoff sich der Senat bei seiner Entscheidung noch zu befassen haben würde. Auch die Kosten der Beweisaufnahme müssen daher beide Parteien im gleichen Verhältnis treffen wie die übrigen Kosten des Berufungsverfahrens.