I.

Das Patentamt hat in der angefochtenen Entscheidung dahingestellt gelassen, ob der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung vor dem 31. Dezember 1947, also als Angestellter der Beklagten, oder ob er sie erst nach diesem Zeitpunkt, mithin als Vertragspartner des Vertrages vom 10. Dezember 1947 gemacht hat. Es hat ferner die Frage offen gelassen, ob §1 des Vertrages vom 10. Dezember 1947 in Verbindung mit dem letzten Absatz der Bestimmung des §4 des Vertrages vom 28. März 1940 dazu berechtigt, die Erfindung auch dann, wenn sie erst nach dem 31. Dezember 1947 gemacht worden sein sollte, als Angestelltenerfindung anzusehen und demgemäß die Verordnung vom 12. Juli 1942 über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern (RGBl. I, 466) mit der dazu ergangenen DVO vom 20. März 1943 (RGBl. I, 257) anzuwenden. Das Patentamt nimmt an, in dem einen wie in dem anderen Falle habe für den Kläger die vertraglich festgelegte Verpflichtung bestanden, die von ihm gemachten Erfindungen der Beklagten zu melden und sie ihr zwecks eigener Anmeldung zur Verfügung zu stellen. Wenn aber ein Vertragspartner seine Erfindung auf den anderen Vertragsteil infolge vertraglicher Abmachungen übertragen müsse, so bedeute das in sinngemäßer Anwendung der für ähnliche Fälle, zum Beispiel für Fälle des Patentverkaufs, des Lizenzvertrages und der Einbringung eines Patents in eine Gesellschaft, entwickelten Rechtsgrundsätze nach Treu und Glauben einen stillschweigenden Verzicht darauf, das auf die Erfindung erteilte Patent anzugreifen.

Auch für die Berufungsinstanz kann es auf sich beruhen, ob der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung vor oder nach der Beendigung seines Angestelltenverhältnisses gemacht hat und ob sie als Erfindung eines Gefolgschaftsmitgliedes im Sinne der angeführten Verordnungen anzusehen ist oder nicht. Wie das Patentamt mit Recht angenommen hat, ist für den Kläger sowohl in dem Anstellungsvertrage vom 28. März 1940 wie auch in dem Vertrage vom 10. Dezember 1947 die Verpflichtung begründet worden, Erfindungen, die er auf dem Gebiet der Rechen- und Addiermaschinen machen werde, der Beklagten anzubieten und sie ihr auf Wunsch zu übertragen, um ihr die Möglichkeit zu geben, darauf eigene Schutzrechte für sich zu erwirken. In §4 des Anstellungsvertrages vom 28. März 1940 heißt es zwar, daß solche Erfindungen ohne weiteres in das Eigentum der Beklagten übergehen sollten. Diese Formulierung beruht indessen ersichtlich auf der früher überwiegend vertretenen Ansicht, daß Arbeitnehmererfindungen originär vom Arbeitgeber erworben würden. Es bestehen keine Bedenken dagegen, die Bestimmung dahin zu deuten, daß der Kläger verpflichtet sein sollte, Erfindungen der dort bezeichneten Art der Beklagten anzubieten und sie ihr zu übertragen. Mag daher der Übertragung der Erfindung des Streitpatents auf die Beklagte der Vertrag vom 10. Dezember 1947 oder, wie die Beklagte meint, der Anstellungsvertrag vom 28. März 1940 zugrunde liegen, in jedem Falle erfolgte sie in Erfüllung einer für den Kläger vertraglich begründeten Leistungspflicht. Dem Patentamt ist aber zuzugeben, daß bei dieser Sachlage die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Kläger mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht in Einklang zu bringen ist.

In der Rechtslehre wird einhellig die Ansicht vertreten, daß weder der Verkäufer das von ihm verkaufte und auf den Käufer übertragene Patent noch der Gesellschafter ein von ihm auf Grund des Gesellschaftsvertrages in die Gesellschaft eingebrachtes Patent mit der Nichtigkeitsklage angreifen könne (Krauße-Katluhn-Lindenmaier, Anm. 17 zu §13 PatG; Pietzker, Anm. 24 zu §10 PatG; Reimer, Anm. 20 zu §13 PatG; Tetzner, Anm. 9 zu §13 PatG). Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß es in aller Regel Treu und Glauben widerspricht, wenn derjenige, der auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung - zumal im Rahmen eines gegenseitigen Vertrages - einem anderen ein Schutzrecht übertragen hat, entgegen dem Sinn und Zweck des der Übertragung zugrunde liegenden Vertrages das Schutzrecht zu Fall bringen will. Aus entsprechenden Erwägungen heraus darf auch der Verkäufer einer Erfindung oder der Gesellschafter, der eine Erfindung in die Gesellschaft einbringt, nicht gegen das später auf die Erfindung erteilte Patent die Nichtigkeitsklage erheben oder, sofern es sich um eine Geheimerfindung handelt, den Erfindungsschutz durch Bekanntgabe des Geheimnisses zunichte machen (vgl. auch BGHZ 16, 172 [BGH 25.01.1955 - I ZR 15/53] [175 f]). Im vorliegenden Falle kann nichts anderes gelten. Da der Kläger die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung in Erfüllung einer für ihn - sei es durch den Anstellungsvertrag oder durch den Vertrag vom 10. Dezember 1947 - begründeten Leistungspflicht auf die Beklagte zu dem erklärten Zweck übertragen hat, sie in die Lage zu versetzen, den Anspruch auf Erteilung des Patents im eigenen Namen zu verfolgen und das Patent für sich zu erwirken, ist er ebenso wie in den erwähnten Fällen der Verkäufer oder der Gesellschafter nach Treu und Glauben verpflichtet, von Angriffen auf das erteilte Patent abzusehen. Der Auffassung des Klägers, daß der vorliegende Fall gegenüber den Vergleichsfällen insofern einen rechtserheblichen Unterschied aufweise, als es sich dort "unzweideutig" um gegenseitige Verträge handele, während es bei der Erfindungsmeldung des Klägers an die Beklagte nur um die Erfüllung einer formalen Verpflichtung gehe, der keine Gegenleistung gegenüberstehe, kann nicht beigetreten werden. Auch bei dem Anstellungsvertrag vom 28. März 1940 und dem Vertrag vom 10. Dezember 1947 handelt es sich um gegenseitige Verträge, bei denen die Verpflichtungen des einen Vertragsteils zu denen des anderen in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und die Leistungen des einen denen des anderen Teiles als gleichwertig zu betrachten sind. Die Verpflichtung des Klägers zur Übertragung seiner Erfindungen auf die Beklagte aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis auszunehmen und sie als bloße "Formalverpflichtung" anzusehen, besteht umso weniger Anlaß, als nach dem gesamten Inhalt beider Verträge, insbesondere nach der Höhe der dem Kläger zugebilligten Vergütung und der Art des ihm zugewiesenen Aufgabenbereiches, erfinderische Leistungen des Klägers auf dem Arbeitsgebiet der Beklagten ersichtlich von vornherein in Rechnung gestellt worden sind. Wie die Beklagte mit Recht hervorhebt, ist es auch unerheblich, daß das Vertragsverhältnis, innerhalb dessen für den Kläger die Übertragungspflicht begründet worden war, inzwischen aufgelöst worden ist. Der Zweck der Übertragungspflicht bestand darin, der Beklagten den dauernden Besitz an der Erfindung zu verschaffen. Diesem Zweck würde es aber zuwiderlaufen, wollte man die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende Verpflichtung des Klägers, von Angriffen gegen das auf Grund der übertragenen Erfindung erwirkte Patent abzusehen, eine zeitliche Grenze setzen und sie insbesondere mit dem Zeitpunkt der Beendigung der vertraglichen Beziehungen des Klägers zu der Beklagten fortfallen lassen. Auf die Frage, ob und inwieweit etwa dem angestellten Erfinder nach Auflösung des Anstellungsvertrages dem früheren Arbeitgeber gegenüber Förderungs- und Mitwirkungspflichten in Ansehung der diesem übertragenen Erfindung obliegen, kommt es in diesem Zusammenhang, wie die Beklagte weiter zutreffend bemerkt, nicht an, da die Verpflichtung des Klägers, das Streitpatent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen, bei der gegebenen Sachlage allein darauf beruht, daß die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung auf die Beklagte in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht übertragen worden ist. Auch auf die allgemeine Frage, ob in den Fällen der der Verordnung vom 12. Juli 1942 und der DVO vom 20. März 1943 unterliegenden Arbeitnehmererfindungen der Arbeitnehmer grundsätzlich, also auch ohne Rücksicht auf den Inhalt des Arbeitsvertrages und den Aufgabenbereich, schon wegen der ihm auf Grund des Arbeitsverhältnisses obliegenden Treuepflicht gehindert ist, das auf seiner Erfindung beruhende patent seines Arbeitgebers, sei es vor oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, anzugreifen, brauchte unter diesen Umständen nicht eingegangen zu werden.

II.

Der Annahme, daß der Kläger nach Treu und Glauben verpflichtet ist, von der Nichtigkeitsklage abzusehen, steht nicht entgegen, daß die Beklagte dem Erfindungsgedanken des Streitpatents in der Patentschrift eine andere und gegenüber der Erfindungsmeldung des Klägers zum Teil weitere Fassung gegeben hat. Die Erweiterung besteht im wesentlichen darin, daß der Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatents entgegen dem in der Erfindungsmeldung formulierten ersten Anspruch nicht auf die Kupplung des Resultatzählwerks mit den umlaufenden Zahnrädern durch radialen Hub beschränkt ist. Die angefochtene Entscheidung hat darin eine Kennzeichnung des Gegenstandes der Erfindung erblickt, die innerhalb des Rahmens liege, der durch das in den Fig. 1 und 2 der Erfindungsmeldung dargestellte und mit den Fig. 1 und 2 des Streitpatents identische Ausführungsbeispiel unter Einbeziehung der technischen Äquivalente gegeben sei. Die damit verbundene Erweiterung des Erfindungsgegenstandes muß der Kläger in dem hier in Rede stehenden Zusammenhang gegen sich gelten lassen. Wie das Patentamt zutreffend ausführt, ist es allgemein üblich, bei der Anmeldung von Erfindungen, die einem Unternehmen gemeldet oder angeboten worden sind, den Erfindungsgegenstand herauszuschälen und zu versuchen, ihm in den Ansprüchen der Anmeldung eine möglichst weite Fassung zu geben, falls nicht der Erfinder auf einen bestimmten Stand der Technik hingewiesen hat, demgegenüber die Ausweitung des Patentbegehrens zwecklos wäre. Die Erweiterung, die die Beklagte dem Erfindungsgegenstand gegeben hat, geht über den Rahmen des hiernach Üblichen nicht hinaus, da in den von ihr formulierten Ansprüchen 1 und 2 in enger Anlehnung an das vom Kläger dargestellte Ausführungsbeispiel allein der diesem ersichtlich zugrunde liegende Erfindungsgedanke umschrieben wird. Daß sich diese Erweiterung, wie der Kläger meint, schon durch den Inhalt seiner Erfindungsmeldung und den darin enthaltenen allgemeinen Hinweis auf den vorbekannten Stand der Technik ohne weiteres verboten habe, kann nicht anerkannt werden. Der Kläger hat allerdings geltend gemacht, daß seine prioritätsjüngere Anmeldung von dem Streitpatent, wenn überhaupt, so nur infolge der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung des Gegenstandes der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung abhängig sei. Hierauf kann es indessen nicht ankommen. Die Frage, ob die Nichtigkeitsklage, wenn jene Behauptung zuträfe, mit Rücksicht auf den hierdurch für den Kläger gegebenen besonderen Interessenkonflikt mit dem Ziel einer entsprechenden Beschränkung des Gegenstandes des Streitpatents zuzulassen wäre, kann auf sich beruhen. Die prioritätsjüngere Anmeldung datiert nach dem Vortrage des Klägers bereits vom 7. November 1949. Unstreitig hat die Beklagte aber dem Kläger nach diesem Zeitpunkt, nämlich unter dem 17. Februar 1950, die von ihr bearbeitete Beschreibung des späteren Streitpatents mit den jetzt beanstandeten Ansprüchen unter ausdrücklicher Kennzeichnung als "Neubearbeitete Beschreibung und Ansprüche" mitgeteilt. Der Kläger hat der Formulierung dieser Ansprüche nicht widersprochen. Nach der Auslegung der Anmeldung des Streitpatents hat er zwar bemerkt, daß die ausgelegte Fassung in einigen Punkten von derjenigen abweiche, die die Beklagte ihm bekannt gegeben habe (gemeint war damit offenbar die Fassung vor der Neubearbeitung). Dem Hinweis der Beklagten, daß es sich dabei gegenüber den am 17. Februar 1950 mitgeteilten Ansprüchen nur um redaktionelle Änderungen handele, ist er jedoch nicht entgegengetreten. Er hat auch zugelassen, daß er dem Patentamt gegenüber als Erfinder benannt worden ist. In alledem ist eine Billigung der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents zu erblicken. Diese Billigung liegt aber zeitlich nach der Anmeldung vom 7. November 1949, also in einem Zeitpunkt, in dem der Kläger die - von ihm jetzt behauptete - Bedeutung der Erweiterung der Patentanmeldung der Beklagten für seine eigene Anmeldung voll übersehen konnte; sie schließt es daher aus, den Interessenkonflikt, der für den Kläger gegeben wäre, wenn die Abhängigkeit seiner Anmeldung gerade auf jener Erweiterung beruhte, zur Begründung der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage heranzuziehen.

III.

Das Patentamt hat es schließlich mit Recht abgelehnt, die Zustimmung der Beklagten zu der Aussetzung des Feststellungsprozesses als Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage aufzufassen. Bei dieser Zustimmung handelte es sich, wie die Beklagte zutreffend bemerkt, um eine dem Gericht gegenüber abgegebene prozessuale Erklärung, deren rechtliche Bedeutung sich darin erschöpfte, daß damit einer etwaigen Beschwerde der Beklagten gegen die Aussetzung die Grundlage entzogen gewesen wäre. Daß mit der Zustimmung zu der Aussetzung denkgesetzlich ein Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage verbunden sei, trifft entgegen der Meinung des Klägers nicht zu. Die Zustimmung kann durch aus dahin verstanden werden, daß die Beklagte damit dem Kläger Gelegenheit geben wollte, zu zeigen, ob er die Vernichtung oder eine Beschränkung des Streitpatents herbeiführen könne. Die Beklagte hätte allerdings der Aussetzung unter anderem mit der Begründung widersprechen können, daß die Nichtigkeitsklage keine Aussicht auf Erfolg habe, weil sie unzulässig sei. Eine bindende Entscheidung hierüber hätte das Gericht des Feststellungsprozesses aber nicht treffen können. Die Zustimmung zu der Aussetzung wäre daher selbst dann sinnvoll gewesen, wenn die Beklagte schon damals beabsichtigt hätte, der Nichtigkeitsklage den Einwand der Unzulässigkeit entgegenzuhalten. Als Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage könnte die Zustimmung zu der Aussetzung bei dieser Sachlage nur dann gedeutet werden, wenn sie auf eine Vereinbarung der Parteien zurückginge, die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren nachprüfen zu lassen. Daß aber eine solche Vereinbarung zustande gekommen sei, ist aus dem Sachvortrag des Klägers, insbesondere auch aus der von ihm abschriftlich überreichten Aktennotiz des Dr.-Ing. W. vom 17. Oktober 1952 (Bl. 21 SA) nicht zu entnehmen. Mangels ausreichend substantiierter Behauptungen konnte es daher auf die Vernehmung des Dr.-Ing. W. ebensowenig ankommen wie auf die beantragte Einholung einer Auskunft der Zivilkammer, die die Aussetzung beschlossen hat.

IV.

Liegt hiernach ein Verzicht der Beklagten auf Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht vor, so kann die Beklagte dem Kläger die Verpflichtung, von der Nichtigkeitsklage abzusehen, im gegenwärtigen Verfahren mit der Wirkung entgegenhalten, daß die Klage als unzulässig abzuweisen ist (vgl. BGHZ 10, 22). Die Berufung des Klägers gegen die abweisende Entscheidung des Patentsamts mußte daher zurückgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§40, 42 PatG.