I.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im zweiten Rechtszuge nur noch in einem gegenüber dem Urteilsspruch des Nichtigkeitssenats eingeschränkten Umfange. Das hat zur Folge, daß das Streitpatent weiter für nichtig zu erklären ist, soweit es von der Beklagten nicht mehr verteidigt wird. Die von der Beklagten im zweiten Rechtszuge vorgenommene Beschränkung des erteilten Patentanspruchs ist zulässig.

1.

Beide Parteien gehen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents davon aus, daß die Verfahren nach dem Patentanspruch sog. Analogie verfahren im Sinne der Rechtsprechung des Senats (siehe BGHZ 41, 231, 242 f - Arzneimittelgemisch; 45, 102, 105 - Appetitzügler I) sind. Da nichts dafür hervorgetreten ist, daß die erfinderische Qualität des Streitpatents in der Eigenart der im Patentanspruch unter a) bis g) aufgeführten Verfahrensweisen begründet ist, legt auch der Senat diesen Ausgangspunkt zugrunde. Bei den Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, bei denen aus ausgewählten - nicht notwendig neuen - Ausgangsstoffen mittels bereits für andere (analoge) Stoffe bekannten chemischen Verfahrensweisen ein neues Endprodukt mit wertvollen überraschenden Eigenschaften hergestellt wird, rechnet der Senat die Angaben über die Eigenschaften des Endprodukts nicht zum Gegenstand des Patents, insbesondere nicht zu der der geschützten Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe (BGHZ 45, 102, 107; BGH GRUR 1970, 237, 239 f - Appetitzügler II; siehe auch BGHZ 58, 280, 287 - Imidazoline). Demzufolge ist die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe nicht darin zu sehen, ein "höchst wertvolles" Chemotherapeutikum zur Behandlung von Infektionen mit Tuberkelbazillen zu schaffen, sondern allein darin, neue aliphatische Hydroxydiamine der allgemeinen Formel

bereitzustellen.

2.

Zur Lösung dieser Aufgabe werden im erteilten Patentanspruch neun verschiedene Verfahren vorgeschlagen, durch Umsetzung bestimmter Ausgangsstoffe Endprodukte gemäß der allgemeinen Formel

oder deren Säureadditionssalze zu erhalten, bei denen

1. (a)

   der Substituent R1 die Gruppe

   

   ist, in der R einen niedermolekularen Alkylrest bedeutet,

2. (b)

   die Substituenten R2 und R-, Wasserstoff, niedermolekulare Alkyl- oder niedermolekulare Hydroxyalkylgruppen sind,

3. (c)

   der Substituent R4 aus einer niedermolekularen Alkyl- oder niedermolekularen Hydroxyalkylgruppe

   besteht

   und

4. (d)

   (d) X eine gegebenenfalls mit einem niedermolekularen Alkyl substituierte Alkylengruppe mit 2 und 3 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei mindestens eines dieser Kohlenstoffatome eine Methylengruppe in der Kette bildet.

Zur Erläuterung der Erfindung sind in der Beschreibung der Streitpatentschrift 28 Ausführungsbeispiele aufgeführt. Das Ausführungsbeispiel 2 erläutert die Erfindung wie folgt:

2,55 Mol 2-Amino-1-butanol

H5C2-CH (CH2OH)-NH2

werden mit 1,0 Mol Äthylendichlorid

Cl-CH2-CH2-Cl

zu N-[N'-(alpha-Äthyl-beta-hydroxyäthyl)-beta-aminoäthyl]-beta-äthyl-beta-aminoäthanol (= 2,2' -(Äthylendiimino) -di-1 -butanol)

H5C2-HC(CH2OH)-HN-H2C-CH2-NH-CH(CH2OH)-C2H5

umgesetzt und umkristallisiert. Das Dihydrochlorid der meso-Base schmilzt bei 202 Grad bis 203 Grad C. Das Dihydrochlorid des dl-Racemats schmilzt bei 171,5 Grad bis 174,5 Grad C (Sp. 4, Z. 55 bis Sp. 5, Z. 22).

3.

a)

Die Umschreibung der Verfahrenserzeugnlsse im erteilten Patentanspruch mit den oben wiedergegebenen Merkmalen (a) bis (d) ist breit gefaßt. Sie umfaßt jeweils Gruppen von Substituenten aliphatischer Hydroxydiamine. Der im zweiten Rechtszuge eingeschränkte Patentanspruch schränkt die weiter gefaßte Umschreibung der Substituenten teilweise auf ausdrücklich im erteilten Patentanspruch genannte Vertreter der entsprechenden Gruppe ein, nämlich die Substituenten R2 und R3 (Merkmal b) auf den Wasserstoff. Bei den anderen Substituenten bezeichnet er nur noch einen Vertreter aus der im erteilten Patentanspruch mit einer Gruppenformel umschriebenen Gruppe, der sich aus dem Ausführungsbeispiel 2 der Patentbeschreibung ergibt, nämlich den Äthylrest aus der Gruppe der niedermolekularen Alkylreste (Merkmal (a)) und die Äthylengruppe aus der Alkylengruppe (Merkmal (d)). Bei dem Merkmal (c) besteht die Beschränkung darin, daß aus der Hydroxyalkylgruppe die HC2-HC(CH20H)-Gruppe nach dem Beispiel 2 bezeichnet ist.

b)

Die Klägerin hält die Einschränkung des erteilten Patentanspruchs auf die von der Beklagten verteidigte Anspruchsfassung für unzulässig. Bei 28 im erteilten Patent enthaltenen Ausführungsbeispielen der Erfindung, von denen 27 unwirksame Erzeugnisse ergäben, könne der Patentinhaber sich nicht auf ein einziges Ausführungsbeispiel zurückziehen. Die eingeschränkte Anspruchsfassung erfasse neben der meso-Form und der d, l-Form (das Racemat) der bezeichneten Verbindung, die ohne Anwendung besonderer Maßnahmen bei der Herstellung von Verbindungen mit zwei asymmetrischen Kohlenstoffatomen als Gemisch anfielen, auch die d-Form und die 1-Form der genannten Verbindung. Die letzteren, die optisch reinen Isomeren dieser Verbindungen, ließen sich nur durch eine Auftrennung des Reaktionsprodukts oder dadurch herstellen, daß optisch aktive Ausgangsverbindungen eingesetzt und die Reaktionsbedingungen so gewählt würden, daß bei der Synthese am oder an den Asymmetriezentren keine Änderung erfolge. Das werde in der Streitpatentschrift nicht gelehrt. Diese lehre in den Ausführungsbeispielen nur, zu der meso-Form und der d, l-Form der Verfahrenserzeugnisse zu gelangen. Eine Einschränkung, die auch die optisch aktive d-Form und 1-Form erfasse, werde von den Ausführungsbeispielen der Streitpatentschrift nicht gedeckt. Außerdem erstrecke sich die eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs auch auf unwirksame Verbindungen, wie z.B. die 1-Form des Erzeugnisses nach Beispiel 2, die, wie die Beklagte selbst einräume, tuberkulostatisch inaktiv sei.

c)

Der Senat hat die Beschränkung eines ursprünglich weit gefaßten Patentanspruchs, unter den sehr viele Lösungen fallen, auf die in der Beschreibung als in Betracht kommenden (deutlich hervorgehobenen) Lösungen oder auf eine von ihnen zugelassen (BGHZ 45, 102, 110 f - Appetitzügler I; BGH GRUR 1966, 319, 321 f - Seifenzusatz). Eine Beschränkung eines mit Gruppenformeln von Substituenten chemischer Verbindungen weit gefaßten, d.h. eine Vielzahl einzelner chemischer Verbindungen umfassenden Patentanspruchs auf einzelne Verbindungen ist zulässig, soweit dadurch die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung nicht durch eine andere Erfindung - ein aliud - ersetzt wird. Letzteres wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Fachmann von einer Vielzahl von Verbindungen, die unter den weit gefaßten Patentanspruch fallen, die betreffende einzelne Verbindung unter Aufbietung einer schöpferischen Tätigkeit auswählen müßte. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Die vorgenommene Einschränkung ist kein willkürlicher Ersatz der breiter gefaßten Substituenten oder Substituentengruppen durch einzelne definierte Vertreter. Die eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs bezieht sich auf diejenige Verbindung, die sich als Verfahrenserzeugnis gemäß der Umsetzung nach dem Ausführungsbeispiel 2 der Streitpatentschrift ergibt, so wie sie dort umschrieben ist. Die im zweiten Rechtszuge eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs wählt zur Umschreibung des Erzeugnisses der unter Schutz gestellten Verfahren diejenige Bezeichnung, mit der das Erzeugnis des Ausführungsbeispiels 2 im Streitpatent bezeichnet ist. Solchenfalls wird ein ursprünglich breiter gefaßter Anspruch auf ein nach der Beschreibung in Betracht kommendes, deutlich hervorgehobenes Erzeugnis eingeschränkt. Das ist nach der Praxis des Senats zulässig. Die Frage, ob die Umschreibung des Erzeugnisses im Ausführungsbeispiel des Streitpatents Verbindungen umfaßt, die bei der dort geschilderten Verfahrensweise nicht erhalten werden oder die therapeutisch wertlos sind, hat mit der Frage der Zulässigkeit der vorgenommenen Einschränkung des Patentanspruchs nichts zu tun.

d)

Die Beklagte ist nicht gehalten, den Patentanspruch auf die im Ausführungsbeispiel 2 konkret beschriebene Verfahrensweise einzuschränken. Sie kann zur Verdeutlichung des Schutzbereichs des Streitpatents auch eine Verallgemeinerung der Verfahrensweise nach dem Ausführungsbeispiel 2 im Patentanspruch belassen, wie das bei der ersten Variante des unter d) im Patentanspruch bezeichneten Verfahrens dadurch geschehen ist, daß der Ausgangsstoff Äthylendichlorid zu der allgemeinen Formel "Halogen-X(=Äthylen)-Halogen" verallgemeinert ist. Sie kann aus diesem Grunde auch dem Verfahren nach dem Ausführungsbeispiel 2 analoge Verfahrensweisen im Patentanspruch belassen, wie sie in den Verfahrensweisen a) bis g) im Patentanspruch aufgeführt sind.

II.

Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe greifen gegenüber dem von der Beklagten allein noch verteidigten eingeschränkten Gegenstand des Streitpatents nicht durch.

1.

Das Verfahren nach dem Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents, nämlich 2-Amino-1-butanol

H5C2-HC(CH2OH)-NH2

mit Äthylendichlorid

Cl-H2C-CH2-Cl

zu N-[N'-alpha-Äthyl-beta-hydroxyäthyl)-beta-aminoäthyl]-betaäthyl-beta-aminoäthanol (= 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol)

H5C2-HC(CH2OH)-HN-H2C-CH2-NH-CH(CH2OH)-C2H5 umzusetzen, ist neu.

a)

Die deutsche Patentschrift 635.904 aus dem Jahre 1936 beschreibt Verfahren zur Herstellung einheitlich oder gemischt substituierter Oxyalkylalkylendiamine. Sie lehrt, primäre oder sekundäre Oxyalkylamine bei erhöhter Temperatur auf Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen, um zu N,N'-substituierten Oxylalkylalkylendiaminen zu gelangen (S. 1, Z. 16-22). In den Ausführungsbeispielen 1 und 6 ist die Umsetzung von Monoäthanolamin (Äthanolamin)

HO-CH2-CH2-NH2

mit Äthylenchlorid (muß heißen) Äthylendichlorid)

CH-CH2-CH2-Cl

zu Dioxyäthyläthylendiamin

HO-H2C-H2C-HN-H2C-CH2-NH-CH2-CH2-OH

beschrieben.

Im Ausführungsbeispiel 4 ist geschildert, wie Isopropanolamin

H3C-CH(OH)-H2C-NH2

mit alpha Dichlorhydrin

Cl-CH2-CH(OH)-CH2-Cl

zu N, N'-Diisooxypropylisopropanoldiamin

H3C-HC(OH)-H2C-HN-H2C-CH(OH)-CH2-NH-CH2-CH(OH)-CH3

umgesetzt wird.

Als weitere geeignete Ausgangsstoffe aus der Gruppe der primären Oxyalkylamine nennt die deutsche Patentschrift 635.904 beispielsweise Butanol-, Dodekanol- und Octodekanolamin (S. 1, Z. 22-25).

In den Ausführungsbeispielen 2, 3 und 5 ist die Umsetzung sekundärer Oxyalkylamine, nämlich Methyläthanolamin, n-Butyläthanolamin und Lauryläthanolamin mit Äthylendichlorid, beta, beta'-Dichlordiäthyläther und Äthylendichlorid zu N,N'-Dimethyl-N,N'-dioxyäthyläthylendiamin, N,N'-Dibutyldioxyäthyldiaminodiäthyläther und N, N'-Dioxyäthyldilauryläthylendiamin geschildert. Als weitere geeignete sekundäre Oxyalkylamine nennt die Patentschrift 635.904 Diäthanoi-, Dipropanol-, Dibutanol-, Äthanolbutanol-, Amylbutanol-, Dodecyl- und Oleyläthanol-, Phenylpropanol-, Cyclohexyäthanolamin u. dgl. (S. 1, Z. 25-30).

Als Alkylenhalogenide nennt die deutsche Patentschrift weiter Äthylenbromid, beta, beta Dichlordiäthylamin, ω, ω-Dibrompropan, alpha, beta-Dichlorbutan oder die höheren Homologen der genannten Verbindungen. Auch Dialkylfluoride und -jodide seien verwendbar (S. 1, Z. 30-38).

In der Patentschrift 635.904 wird ausgeführt, die Produkte könnten für verschiedenartige technische Zwecke Verwendung finden. Die niedrigmolekularen Verbindungen eigneten sich vorteilhaft für die Absorption von Gasen; die höhermolekularen Verbindungen ließen sich als Hilfsmittel für die Textil-, Leder-, Papierindustrie usw. verwenden (S. 1, Z. 61 bis S. 2, Z. 13).

a1)

Der gerichtliche Sachverständige bejaht die Neuheit des Verfahrens nach dem eingeschränkten Patentanspruch, weil die in der deutschen Patentschrift 635.904 beschriebenen Erzeugnisse ganz anderen technischen Zwecken dienten als die aliphatischen Hydroxyldiamine nach dem Streitpatent (S. 2 des schriftl. Gutachtens). In ähnlicher Weise verfährt der Nichtigkeitssenat. Er stellt auf das gestellte Problem ab (S. 24 NiUrt.), das er darin sieht, für die Behandlung der Tuberkulose geeignete Verbindungen herzustellen (S. 18 unten NiUrt.). Dem kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Ebenso wie es für die Neuheit einer chemischen Stofferfindung allein darauf ankommt, ob der Stoff als solcher bekannt ist, und es hierfür unerheblich ist, welcher Verwendung er zugeführt worden ist (BGHZ 58, 280, 290 - Imidazoline), kommt es für die Neuheit eines Verfahrenserzeugnisses allein darauf an, ob das betreffende Erzeugnis als solches bekannt, d.h. in einer öffentlichen Druckschrift vorbeschrieben oder offenkundig vorbenutzt ist. Es ist gleichgültig, welcher Verwendung das Erzeugnis zugeführt worden ist oder für welche Verwendung es empfohlen war.

a2)

Die Klägerin hat gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. Hüttel vorgetragen, der Fachmann des Jahres 1960 habe die in der deutschen Patentschrift 635.904 enthaltene Bezeichnung Butanolamin praktisch mit 2-Amino-1-butanol identifiziert, weil sie in der Literatur mehrfach für dieses Isomere gebraucht worden sei, 1960 das einzige technisch hergestellte und im Handel erhältliche Butanolamin gewesen sei und in Nachschlagewerken jener Zeit als einziger Vertreter der Butanolamine aufgeführt sei.

a3)

In der deutschen Patentschrift 635.904 ist der Gegenstand des eingeschränkten Patentanspruchs nicht vorbeschrieben. Soweit dort in den Ausführungsbeispielen 1, 4 und 6 die Umsetzung von primären Oxyalkylaminen mit Äthylendichlorid und alpha-Dichlorhydrin zu einheitlich N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen geschildert ist, stimmen die Oxyalkylamine Äthanolamin und Isopropanolamin nicht mit dem Ausgangsstoff des Verfahrens nach Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents 2-Amino-1-butanol überein. Nur der zweite Ausgangsstoff der Beispiele 1 und 6, das Äthylendichlorid, deckt sich mit dem des Streitpatents. Die Ausgangsstoffe der Beispiele 2, 3 und 4 des Patents 635.904 sind sekundäre Oxyalkylamine. Sie liegen weiter ab vom 2-Amino-1-butanol nach dem Streitpatent als die obengenannten Verbindungen. Die allgemeine Umschreibung der Erfindung nach dem Patent 635.904, primäre oder sekundäre Oxyalkylamine mit Dihalogeniden aliphatischer Verbindungen zu N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umzusetzen, ist so umfassend, daß sie dem Fachmann mit dem durchschnittlichen Fachwissen und durchschnittlicher Erfahrung im Prioritatszeitpunkt des Streitpatents (1960) keinen näheren Hinweis darauf gibt, 2-Amino-1-butanol mit Äthylendichlorid zu 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol umzusetzen. Auch die beispielsweise Angabe der weiter geeigneten Ausgangsstoffe vom Typ der Oxyalkylamine und vom Typ der Alkylenhalogenide nimmt den Gegenstand des eingeschränkten Patentanspruchs nicht neuheitsschädlich vorweg. Sie umfaßt wegen der beispielsweise erfolgenden Aufzählung der Verbindungen eine Vielzahl einzelner Verbindungen der genannten Verbindungstypen, die miteinander zu einheitlich oder gemischt N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umgesetzt werden sollen. Dies führt zu einer großen Anzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Konstitution, die nur noch die Bezeichnung N,N'-substituierte Oxyalkylalkylendiamine gemeinsam haben. Einen unmittelbaren (konkreten) Hinweis auf die eingeschränkte Lehre des Streitpatents ist dieser Angabe nicht zu entnehmen.

Die Klägerin richtet ihren Blick einseitig auf den in der Patentschrift 635.904 enthaltenen Hinweis, als Ausgangsstoffe Butanolamin und Äthylendichlorid einzusetzen. Sie übersieht dabei, daß diese Verbindungsgruppen in der Patentschrift 635.904 nur beispielsweise und neben vielen anderen Verbindungen und Verbindungsgruppen aufgeführt sind. Wertet man die Angaben der Patentschrift 635.904 über die geeigneten Ausgangsstoffe indessen so, wie sie dort gemacht sind, so ergibt sich, daß eine Vielzahl von Verbindungen und Verbindungsgruppen, unter anderem auch Butanolamine und Äthylendichlorid, geeignet sein soll, miteinander zu N, N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umgesetzt zu werden. Von diesem Gesamtinhalt der Patentschrift 635.904 her gesehen, ist der Senat davon überzeugt, daß dieser Druckschrift nicht unmittelbar das mit konkreten einzelnen Ausgangsverbindungen und mit einem konkret definierten Verfahrenserzeugnis bestimmt umschriebene Verfahren des Streitpatents entnehmen konnte, 2-Amino-1-butanol mit Äthylendichlorid zu 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol umzusetzen. Ob ebenso zu entscheiden wäre, wenn die deutsche Patentschrift 635.904 neben den aufgeführten Ausführungsbeispielen nur den Hinweis auf Butanolamine und Äthylendichlorid enthalten würde, bedarf keiner Entscheidung.

b)

Die USA-Patentschrift 2.913.496 ist schon deshalb nicht neuheitsschädlich, weil sie die Herstellung unsymmetrischer N,N'-Dialkyläthylendiamine beschreibt. Das streitige Verfahren nach dem eingeschränkten Patentanspruch bezieht sich dagegen auf die Herstellung einer symmetrischen Verbindung. Außerdem ist der Hinweis auf die Substituenten Alkoxyrest, Halogenatom, Hydroxylrest, Carboxylrest und Merkaptorest so umfassend, daß daraus kein unmittelbarer (konkreter) Hinweis auf die Verbindung 2-Amino-1-butanol des Streitpatents entnommen werden kann.

2.

Das Erzeugnis des Verfahrens nach dem eingeschränkten Patentanspruch ist fortschrittlich. Da das Erzeugnis, das 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol zwei asymmetrische C-Atome aufweist, fällt es bei seiner Herstellung immer als Gemisch an, das zu gleichen Teilen aus der meso-Form und dem Racemat besteht. Das Racemat besteht wiederum zu gleichen Teilen aus der d-Form und der 1-Form. In der Beschreibung des Streitpatents ist angegeben, daß das Gemisch in das Dihydrochlorid der meso-Base und des dl-Racemats zerlegt worden ist (Sp. 5, Z. 15/16 und 21/22). Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, daß das Erzeugnis nach dem eingeschränkten Patentanspruch Bestandteile enthält, die in der Lage sind, Erkrankungen der Lunge und anderer Organe, die durch Tuberkelbazillen hervorgerufen werden, zu heilen. Das allein schon begründet den technischen Fortschritt des in Rede stehenden Erzeugnisses. Mag es auch schon bewährte Tuberkulosemittel gegeben haben, so stellt es stets eine Bereicherung des Arzneimittelschatzes dar, wenn neue Heilmittel geschaffen werden, die sich in Fällen eignen, in denen bekannte Arzneimittel versagen. Das ist bei dem hier streitigen Heilmittel der Fall. Es kann auch dort noch eingesetzt werden, wo die bewährten Tuberkulosemittel zu Resistenzerscheinungen geführt haben und deshalb versagen.

Die Klägerin macht geltend, das Racemat und die meso-Form des Erzeugnisses nach dem eingeschränkten Patentanspruch entfalteten so schädliche Nebenwirkungen (Gefahr der Sehnervenschädigung), daß es unverantwortlich sei, sie als Tuberkulosemittel zu verwenden. Ob das tatsächlich der Fall ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Das bei der Herstellung des streitigen Erzeugnisses anfallende Gemisch mit tuberkulöstatischen Eigenschaften eröffnete dem Fachmann nämlich die Möglichkeit, zu dem im Gemisch enthaltenen Bestandteil der d-Form der Verbindung zu gelangen, bei der die von der Klägerin aufgezeigten schädlichen Nebenwirkungen nur in einem solchen geringen Umfange auftreten, daß sie einer praktischen Verwendung zur Heilung von Tuberkuloseerkrankungen nicht entgegenstehen. Auch die Klägerin hält die d-Form des streitigen Erzeugnisses für unbedenklich. Die Streitpatentschrift enthält zwar keine Angaben darüber, daß die d-Form des Racemats des streitigen Erzeugnisses die tuberkulostatische Wirkung begründet, die 1-Form dagegen tuberkulostatisch unwirksam ist. In der Streitpatentschrift ist auch nicht angegeben, wie das Racemat der Verbindung in die wirksame d-Form und in die unwirksame 1-Form der Verbindung zerlegt werden kann. Das Fehlen dieser Angaben ist jedoch unschädlich. Wie die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats ergeben hat, bedurfte der Fachmann keiner Belehrung darüber, wie er die Bestandteile des Racemats der streitigen Verbindung in die d-Form und in die 1-Form zerlegen konnte. Dazu war der Fachmann auf Grund seines Fachkönnens ohne erfinderisches Bemühen in der Lage. Deshalb bot es sich dem Fachmann ohne weiteres an, das Racemat in seine Bestandteile zu zerlegen, als sich bei seiner praktischen Verwendung als Tuberkulosemittel schädliche Nebenwirkungen zeigten, um nunmehr die Bestandteile auf ihre Wirksamkeit und ihre schädlichen Nebenwirkungen zu untersuchen. Auch diese Untersuchungen hielten sich im Rahmen des Fachkönnens eines Durchschnittsfachmannes. Der technische Fortschritt der streitigen Erfindung besteht nach alledem darin, der Fachwelt eine Verbindung mit tuberkulostatischen Eigenschaften zur Verfügung gestellt zu haben, aus deren Racemat auf Grund des Fachkönnens ein tuberkulostatisch wirkender Bestandteil zu erhalten war, dem keine schwerwiegenden Nebenwirkungen anhaften.

3.

Die tuberkulostatische Wirksamkeit des streitigen Erzeugnisses hat nicht nahegelegen, sondern war überraschend. Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend dargelegt hat, konnte der Fachmann nicht erwarten, daß das streitige Erzeugnis tuberkulostatische Eigenschaften haben werde. Langkettig diakyl-substituierte N,N'-Diamine hätten zwar gewisse antibakterielle Eigenschaften aufgewiesen, sie verfügten jedoch nicht über eine spezifisch tuberkulostatische Wirkung. Bei den langkettigen Aminen, insbesondere bei alpha-ω-Bisdimethylaminen handele es sich sowohl chemisch als auch biologisch um Verbindungen, die nicht den kurzkettigen Hydroxydiaminen nach dem Streitpatent entsprächen; sie wirkten nicht spezifisch tuberkulostatisch und seien sehr toxisch. Deshalb ist die Erfindunghxöhe für das streitige Verfahren zu bejahen.

4.

a)

Die Klägerin hat ihre Klage in der mündlichen Verhandlung auch auf den Nichtigkeitsgrund des § 13 Nr. 2 PatG gestützt und geltend gemacht, das Verfahren nach dem eingeschränkten Patentanspruch des Streitpatents sei bereits durch das Patent 635.904 unter Schutz gestellt gewesen. Die Beklagte hat der darin liegenden Klageänderung widersprochen. Die Klageänderung ist sachdienlich. Sie ermöglicht es, den sachlichen Streit der Parteien über die Rechtsgültigkeit des Streitpatents endgültig auszuräumen und erspart einen neuen Rechtsstreit. Der Streitgegenstand des Nichtigkeitsgrundes nach § 13 Nr. 2 PatG bezieht sich auf das bereits bei der Neuheitsfrage erörterte Patent 635.904 und hängt deshalb eng mit der diesbezüglichen Beurteilung dieses Patents zusammen. Die Klageänderung ist deshalb zulässig.

b)

Der Nichtigkeitsgrund der identischen Vorpatentierung (§ 13 Nr. 2 PatG) liegt nicht vor. Nach dem Patentanspruch des Patents 635.904 war darin Patentschutz erteilt für die allgemeine Lehre, zur Herstellung von Oxyalkylalkylendiaminen primäre oder sekundäre Oxyalkylamine bei erhöhter Temperatur auf Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen. Damit war eine allgemeine Lehre unter Schutz gestellt, die sich nicht mit der konkreten Lehre deckt, die einzelnen Verbindungen der betreffenden Verbindungstypen aufeinander zur Einwirkung zu bringen und das jeweilige Verfahrensprodukt zu erhalten. Letztere wendet nur das Prinzip an. Ein konkretes Verfahren, eine bestimmte einzelne Verbindung vom Typ der Oxyalkylamine auf eine bestimmte Verbindung vom Typ der Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen, um ein bestimmtes Oxyalkylalkylendiamin zu erhalten, mag allenfalls bei den in der Patentschrift 635.904 näher geschilderten Ausführungsbeispielen der Erfindung als Gegenstand dieses Patents in Betracht kommen. Da diese sich, wie oben näher dargelegt worden ist, nicht mit dem Gegenstand des hier streitigen Verfahrens decken und dazu auch nicht im Verhältnis einer glatten Äquivalenz stehen, was auch die Klägerin nicht geltend macht, scheidet eine Identität des streitigen Verfahrens mit dem Gegenstand des Patents 635.904 aus.

III.

Da sich die Klage somit als unbegründet erweist, soweit sie sich gegen den im zweiten Rechtszuge von der Beklagten verteidigten Patentanspruch richtet, ist die Berufung der Klägerin insoweit zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. Es erschien billig, die gerichtlichen und die außergerichtlichen Kosten im angegebenen Verhältnis zu verteilen.