Bundesgerichtshof
Urt. v. 09.10.1990, Az.: X ZB 13/89
„Polyesterfäden“
Patentrecht ; Patentfähigkeit; Ausführbarkeit ; Einbeziehung von Ausgangsmaterialien; Verfügbarkeit; Kein Erfolg
Bibliographie
- Gericht
- BGH
- Datum
- 09.10.1990
- Aktenzeichen
- X ZB 13/89
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 1990, 13921
- Entscheidungsname
- Polyesterfäden
- ECLI
- [keine Angabe]
Rechtsgrundlage
Fundstellen
- BGHZ 112, 297 - 307
- DB 1991, 1377 (red. Leitsatz)
- GRUR 1991, 518-521 (Volltext mit amtl. LS) "Polyesterfäden"
- MDR 1991, 244-245 (Volltext mit amtl. LS)
- NJW 1991, 1297-1299 (Volltext mit amtl. LS) "Polyesterfäden"
Amtlicher Leitsatz
1. Bei einer auf die weitere Verarbeitung und die qualitative Verbesserung näher umschriebener Ausgangsmaterialien gerichteten Erfindung steht es der Patentfähigkeit (unter den Gesichtspunkten der Ausführbarkeit und ausreichender Offenbarung) nicht entgegen, daß die in den Patentansprüchen gewählten Begriffe auch solche Ausgangsmaterialien einbeziehen, die der Fachwelt zur Zeit der Patentanmeldung noch nicht zur Verfügung stehen.
2. Die Patentfähigkeit einer (Verfahrens-) Erfindung wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, daß die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien umfassen, bei denen das erfindungsgemäße Verfahren nicht zum Erfolg führt.
Gründe
I. Die Anmelderin hat am 9. Mai 1975 ein Verfahren zum Erhöhen der Festigkeit von Fäden aus Polyestern zum Patent angemeldet; die Anmeldung wurde in der Auslegeschrift 25 20 820 (Streitanmeldung) mit insgesamt 4 Patentansprüchen bekanntgemacht. Der bekanntgemachte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:
Verfahren zum Erhöhen der Festigkeit von Fäden aus Polyestern, die zur Bildung einer anisotropen Schmelze befähigt sind und deren wiederkehrende Einheiten überwiegend von aromatischen oder cycloaliphatischen Ringstrukturen gebildet werden und zwischen den Ringstrukturen nicht mehr als vier Nichtring-Kettenatome enthalten, unter Wärmebehandlung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß man einen aus der optisch anisotropen Schmelze der von den aromatischen oder cycloaliphatischen Ringstrukturen gebildeten Polyester in orientiertem Zustand ersponnenen Faden, der eine Festigkeit von mindestens 1 g/den aufweist, in im wesentlichen spannungsfreien Zustand in einer inerten Atmosphäre unter ständigem Abführen der sich bildenden Nebenprodukte bei einer Temperatur unter der Fließtemperatur des Fadens wärmebehandelt, bis die Festigkeit des Fadens um mindestens 50 % auf einen Wert von mehr als 10 g/den gestiegen ist.
Die Patentansprüche 2 bis 4 betreffen eine weitere Ausgestaltung der Lehre des Anspruchs 1 und sind auf diesen rückbezogen.
Im Einspruchsverfahren hat das Deutsche Patentamt die Erteilung des Patents mit der Begründung versagt, der Fortschritt des angemeldeten Verfahrens gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht.
Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und die Anmeldung mit der Maßgabe weiterverfolgt, daß im bekanntgemachten Patentanspruch 1 die Worte "oder cycloaliphatischen" gestrichen werden; hilfsweise hat sie eine weiter eingeschränkte Fassung verfolgt. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Beschluß vom 5. Dezember 1988 mit der Begründung zurückgewiesen, in der nach Haupt- und Hilfsantrag verfolgten Patentanmeldung sei keine vollständige mit den angegebenen Mitteln ausführbare technische Lehre offenbart, die der Fachmann in die Lage versetzt habe, das Verfahren "im vollen beanspruchten Umfang" durchzuführen.
Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht erstrebt. Die Einsprechende beantragt Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.
II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung der angefochtenen Entscheidung im wesentlichen angeführt: Es handele sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Herstellungsverfahren, bei dem aus einem Ausgangsmaterial (den im Anspruch näher charakterisierten as-spun-Fäden) durch näher bezeichnete Verfahrensmaßnahmen (durch Wärmebehandlung) anders aufgebaute Endprodukte hergestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der mit dem Patentanspruch 1 gegebenen Lehre sei es, nach der chemischen Konstitution und ihrem Schmelzverhalten ausgewählte Polyester als Ausgangsmaterialien zu verwenden. Das der Lehre zugrundeliegende technische Problem der Bereitstellung der neuen Polyesterfäden könne der Durchschnittsfachmann nur dann lösen, wenn ihm die notwendigen Ausgangsmaterialien zur Verfügung stünden.
Abgesehen von den in den Ausführungsbeispielen konkret bezeichneten Materialien sei es schon sehr aufwendig, die Ausgangsfäden nach den im Anspruch angegebenen Kriterien zu ermitteln. Die danach ermittelten Fäden seien in vielen Fällen nicht geeignet, die in den Patentansprüchen bezeichneten Endprodukte zu erzeugen. In mehreren Ausführungsbeispielen der nachveröffentlichten US-Patentschriften 3 991 013 und 4 499 259 sei es offenbar nicht gelungen, entsprechend der Lehre der Streitanmeldung aus Ausgangsmaterialien der im Patentanspruch 1 bezeichneten Art Endprodukte mit der gewünschten Festigkeit zu erhalten. Im übrigen werde in der nachveröffentlichten US-Patentschrift 4 381 389 eine größere Gruppe aromatischer Polyester offenbart, die unter die in der Streitanmeldung bezeichneten Ausgangsmaterialien fielen, bei denen jedoch regelmäßig nicht die beanspruchte Erhöhung der Festigkeit erzielt werde, weil es aufgrund besonderer Strukturverhältnisse nicht zu einer Verlängerung der Molekülketten, sondern zu einer Faltung komme. Das beanspruchte Verfahren sei daher auch insoweit unbrauchbar.
Schließlich sei in vielen Fällen noch nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung eine erfinderische Tätigkeit erforderlich gewesen, um - in den Ausführungsbeispielen der Patentanmeldung nicht genannte - weitere zur Durchführung des Verfahrens nach der Streitanmeldung geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien in die Hand zu bekommen. Ein Patentanspruch, der auch solche Ausgangsmaterialien einschließe, sei im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 1978, 162 -6- 7-Chlordemethyltetracyclin) nicht gewährbar. Ein solcher Patentanspruch führe nämlich zu einer ungerechtfertigten Monopolisierung von Endprodukten, die mit der Offenbarung der Anmeldung nicht ohne erfinderisches Zutun herstellbar seien.
III. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts sind - wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt - nicht frei von Rechtsfehlern. Die rechtliche Überprüfung auf der Grundlage des hier noch anzuwendenden PatG 1968 führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.
1. Die in Streit stehende Patentanmeldung betrifft nach dem weiterverfolgten Patentanspruch 1 - in vereinfachter Zusammenfassung -
ein Verfahren zum Erhöhen der Festigkeit von Polyesterfäden, bei dem a) Polyesterfäden bestimmter Art
b) durch Wärme in bestimmter Weise solange behandelt werden,
c) bis die Festigkeit des Fadens um mindestens 50 % auf einen Wert von mehr als 10 g/den gestiegen ist.
Der angefochtene Beschluß geht zutreffend davon aus, daß die Patentfähigkeit einer Erfindung nach § 1 PatG 1968 deren Ausführbarkeit voraussetzt; das erfordert im vorliegenden Fall, daß dem Fachmann geeignete Polyesterfäden der im Patentanspruch 1 beschriebenen Art zur Verfügung stehen müssen.
2. Der angefochtene Beschluß verneint die Patentfähigkeit der im Patentanspruch 1 allgemein umschriebenen Lehre wegen mangelnder Ausführbarkeit vor allem deswegen, weil diese Lehre auch die Behandlung solcher Ausgangsmaterialien einbeziehe, deren Herstellung erst nach der Patentanmeldung und sogar erst nach der Bekanntmachung aufgrund erfinderischer Bemühungen möglich geworden sei. Dem kann nicht gefolgt werden.
Die in Streit stehende Lehre betrifft die Erhöhung der Festigkeit von Polyesterfäden. Die Besonderheit des Falles liegt nicht darin, daß die Anmeldung auf eine spezielle Art von Polyesterfäden ausgerichtet wäre, deren Herstellbarkeit nicht gesichert ist, sondern darin, daß der Patentanspruch als Ausgangsmaterialien des Verfahrens eine allgemeine Gruppe von Polyesterfäden nennt. Auch der angefochtene Beschluß zieht nicht in Zweifel, daß dem Fachmann zumindest die in den Ausführungsbeispielen der Streitanmeldung genannten Ausgangsmaterialien ohne weiteres zur erfolgreichen Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung standen. Mangels gegenteiliger Feststellungen des angefochtenen Beschlusses ist für die Prüfung im Rahmen der Rechtsbeschwerde darüber hinaus zu unterstellen, daß es dem Fachmann am Anmeldetag der Streitanmeldung mit zumutbarem Aufwand und ohne erfinderisches Bemühen möglich war, weitere zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Ausgangsmaterialien zu finden. Das Verfahren der Streitanmeldung war daher in einer ausführbaren Weise offenbart. Da der Patentanspruch 1 der Streitanmeldung als Ausgangsmaterial eine Vielzahl von Polyesterfäden unterschiedlicher chemischer Konstitution einbezieht, soll die beanspruchte Lehre grundsätzlich mit allen unter die dort gewählte Umschreibung fallenden Ausgangsmaterialien durchführbar sein. Die sachliche Richtigkeit dieser Lehre wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß nach der Anmeldung der Erfindung weitere für die Durchführung des Verfahrens geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien gefunden wurden, die der Fachwelt vorher nicht oder nicht ohne erfinderiches Bemühen zur Verfügung standen. Das betrifft nicht die Frage der Ausführbarkeit der in Streit stehenden Lehre, sondern eine durch die fortlaufende Entwicklung bedingte Erweiterung des tatsächlichen Anwendungsbereichs der Erfindung.
Entgegen der Meinung des angefochtenen Beschlusses wird dem Erfinder mit solcher Betrachtung keine sachlich ungerechtfertigte Rechtsstellung gewährt. Bei Anwendung der Lehre der Streitanmeldung auf erst durch eine spätere Erfindung zur Verfügung gestellte Ausgangsmaterialien wird notwendig von zwei verschiedenen einander ergänzenden Erfindungen Gebrauch gemacht. Jede Erfindung erlangt durch die andere einen erhöhten wirtschaftlichen Nutzen. Das ist in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht nicht anders, als wenn die Erfindung weiterer Ausgangsmaterialien zeitlich vor der Erfindung der Streitanmeldung liegen würde. Insoweit gebührt jeweils den Berechtigten beider Erfindungen ein angemessener Lohn. Bei Vorliegen der sonstigen Patentierungserfordernisse ist es daher auch gerechtfertigt, wenn der Schutz für die in Streit stehende Erfindung auf die Bearbeitung erst später erfinderisch entwickelter Ausgangsmaterialien erstreckt wird.
Mit Recht wird in einer die gleiche Problematik bei biologischen Erfindungen betreffenden Entscheidung des Europäischen Patentamts (Technische Beschwerdekammer) in GRUR Int. 1990, 61 ff. (= Amtsblatt EPA 1989, 275 ff.) darauf hingewiesen, daß es auf vielen technischen Gebieten gängige Praxis ist, zur Abgrenzung der Erfindung allgemeine Begriffe (z.B. "Träger", "elastisches Mittel", "Verstärkungsmittel") zu verwenden, die auch erst später (mit oder ohne erfinderische Leistung) entwickelte spezielle Ausführungsformen des allgemeinen Begriffs umfassen. Bedenken sind dagegen nicht zu erheben, weil dies mit Rücksicht auf die Verdienste des Erfinders als sachgerecht erscheint. Es besteht kein Grund, insoweit für den Bereich der chemischen oder biologischen Erfindungen von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Dementsprechend hat es der Senat auch in der Entscheidung "Dauerwellen" (GRUR 1965, 473, 475 zu A I 5) bei einem Patent für ein chemisches Mittel zur Herstellung von Dauerwellen für unerheblich erklärt, ob der Patentanspruch auch solche Verbindungen umfaßt, die bei Anmeldung des Patents noch nicht bekannt waren.
Der Bundesgerichtshof hat im Falle "7-chlor-6-demethyltetracyclin" (GRUR 1978, 162, 164 re.Sp.) auf den sich der angefochtene Beschluß bezieht, ausgesprochen, daß die durch Hinterlegung eines Teils der zu verwendenden Mikroorganismen gesicherte Ausführbarkeit einer mikrobiologischen Verwendungserfindung es nicht rechtfertige, den Schutz auf solche in dem Verfahren zu verwendenden Mikroorganismen zu erstrecken, die der Fachmann nicht herzustellen vermöge. Er hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Patentansprüche für chemische Erfindungen mit Gruppenformeln keine chemische Verbindungen umfassen dürften, die dem Fachmann nicht zur Verfügung stünden. Er hat ferner daran erinnert, daß auch bei einem sog. "product-by-process-Anspruch" dieser Stoff nicht mit einem Herstellungsweg umschrieben werden dürfe, von dem feststehe, daß er nicht mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausführbar sei. Der danach zu entscheidende Fall unterschied sich schon dadurch von dem hier zur Entscheidung stehenden Falle, daß damals die hinterlegten Mikroorganismen, die im Anspruch bezeichnet werden sollten, wodurch nach Ansicht der damaligen Anmelderin das Patent ohne jeden Wert sei (aaO S. 162 li.Sp.), nicht von den durch mutagene Behandlung zu erzeugenden Mikroorganismen, deren Aufnahme in den Anspruch erstrebt wurde, zu scheiden waren. Gerade diese Scheidung kann nach der bisher gegebenen Begründung im vorliegenden Falle auf Schwierigkeiten stoßen.
3. Da die vorstehend behandelten Gründe die Versagung des Patents nicht tragen, kommt es entscheidend auf die vom Bundespatentgericht zusätzlich behandelte Frage an, ob die Patentversagung deswegen gerechtfertigt ist, weil die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien erfassen, bei denen das in Streit stehende Verfahren nicht zum Erfolg führt. Insoweit bedarf es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung.
a) Die Streitanmeldung beschreibt als geeignete Ausgangsmaterialien zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in erster Linie solche Polyester, die in der gleichzeitigen Patentanmeldung P 25 20 819 der Anmelderin als neue Polyester beschrieben sind. Die allgemeine Lehre des Patentanspruchs beschränkt sich jedoch nicht darauf, sondern bezieht auch andere Polyester als geeignete Ausgangsmaterialien ein. Der angefochtene Beschluß zieht nicht grundsätzlich in Zweifel, daß die von der Anmelderin vorgelegten Versuchsergebnisse an sich den Rückschluß rechtfertigen könnten, daß das erfindungsgemäße Ergebnis auch bei solchen Ausgangsmaterialien erreicht werden kann, die nicht Gegenstand der gleichzeitigen Patentanmeldung P 25 20 819 sind. Auch davon ist in der Rechtsbeschwerdeinstanz auszugehen.
b) Nach den tatrichterlichen Feststellungen des angefochtenen Beschlusses ist jedoch in der US-Patentschrift 4 381 389 eine größere Gruppe aromatischer Polyester angegeben, die an sich nach der Lehre der Streitanmeldung als geeignete Ausgangsmaterialien in Betracht kommen, bei denen jedoch die Lehre der Streitanmeldung regelmäßig nicht zu dem erfindungsgemäßen Erfolg führt. Es ist kein beachtliches Interesse der Anmelderin ersichtlich, einen Patentschutz auch für einen im wesentlichen unbrauchbaren Teil der angemeldeten Lehre zu erhalten. Die Anmelderin hat bereits in der Beschreibung ihrer Erfindung (Sp. 4 Z. 67 ff. der DAS) darauf hingewiesen, daß die erfindungsgemäße Bearbeitung vermutlich wegen einer Kettenfaltung bei bestimmten Copolymeren nicht zum Erfolg führe. Sie hat in der Rechtsbeschwerdeinstanz ausgeführt, daß dies auch für die untauglichen Ausgangsmaterialien nach der genannten US-Patentschrift gelte. Unter diesen Umständen besteht für das Beschwerdegericht Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob sich die für untauglich befundenen Ausgangsmaterialien nicht in einfacher Weise aus den verfolgten Patentansprüchen ausgrenzen lassen, und ob die Anmelderin dazu nach entsprechendem Hinweis bereit ist.
c) Unter Hinweis auf verschiedene Ausführungsbeispiele der US-Patentschriften 3 991 013 und 4 499 259 (nicht: 4 449 259) verneint der angefochtene Beschluß die Frage, ob die Lehre der Streitanmeldung zum Erfolg führt. Insoweit weist die Rechtsbeschwerde zutreffend darauf hin, daß die Anmelderin sich - wie auch auf S. 5/6 des angefochtenen Beschlusses wiedergegeben - erboten hat, einen Nachweis dafür zu liefern, daß die Lehre der Streitanmeldung auch mit denjenigen Ausgangsmaterialien ausgeführt werden kann, die Gegenstand der Ausführungsbeispiele in den genannten US-Patentschriften sind. Das Bundespatentgericht wird diesem Beweiserbieten nachgehen müssen, bevor es seine Entscheidung auf eine durch die genannten US-Patentschriften belegte teilweise Unausführbarkeit der Erfindung stützen kann. Entsprechendes gilt für die im angefochtenen Beschluß nicht weiter erörterten Ausführungsbeispiele der Streitanmeldung, bei denen zum Teil ebenfalls nicht der erfindungsgemäß beanspruchte Erfolg einer Festigkeit von mehr als 10 g/den erreicht wurde.
Ob der angefochtene Beschluß den Aussagegehalt der US-Patentschriften unzutreffend erfaßt hat, wie die Rechtsbeschwerde weiter rügt, wird das Bundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache zu überprüfen haben.
d) Die Entscheidung, ob das Patent in dem nachgesuchten Umfang zu erteilen oder zu versagen ist, muß der Bedeutung der offenbarten Erfindung und dem Gebot angemessener Belohnung des Erfinders Rechnung tragen; sie hängt letztlich davon ab, ob die vom Patentanspruch erfaßten, für die Durchführung des Verfahrens jedoch unbrauchbaren Ausgangsmaterialien ein solches Gewicht haben, daß sie die Versagung des nachgesuchten Patents rechtfertigen.
Wenn die vom Anmelder vorgelegten Versuchsergebnisse hinreichend belegen, daß die angemeldete Erfindung in einer großen Bandbreite ausführbar ist, dann verdient der Anmelder auch einen entsprechend weit gefaßten Patentschutz. Eine Überprüfung jedes einzelnen denkbaren Anwendungsfalles verbietet sich schon aus praktischen Erwägungen. Je größer die Bandbreite einer Erfindung ist, desto größer ist die Möglichkeit, daß die verallgemeinerte Lehre auch einzelne Anwendungsfälle erfaßt, in denen sie aus nicht ohne weiteres vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führt, insoweit also nicht ausführbar ist. Es gibt technische Gebiete, auf denen der einschlägig erfahrene Fachmann mögliche Fehlschläge von vornherein in Rechnung stellt und einen weitgefaßten Patentanspruch mit solchen Vorbehalten liest. Das dürfte auch für die hier zur Diskussion stehende Auswahl des konkreten Ausgangsmaterials für die Durchführung eines Verfahrens zutreffen. Eine allgemeine Lehre kann auch dann eine wertvolle Bereicherung der Technik und damit eine patentwürdige Erfindung darstellen, wenn sie innerhalb des von ihr erfaßten Bereichs zwar nicht in jedem Einzelfall, aber doch in aller Regel zum Erfolg führt und damit dem Fachmann einen Weg zeigt, wie er bei zielgerichtetem Vorgehen das erfindungsgemäße Ergebnis hinreichend zuverlässig, wenn auch gegebenenfalls erst nach einigen Versuchen erreichen kann, die nicht über den Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren hinausgehen.
In ähnlicher Weise hat der beschließende Senat in früheren, chemische Verfahrenserfindungen betreffenden Entscheidungen anerkannt, daß es der Ausführbarkeit einer Erfindung nicht entgegensteht, wenn der Fachmann auf der Grundlage der Angaben der Patentschrift erst Versuche anstellen muß, um ein geeignetes Ausgangsmaterial zu finden, sofern derartige Versuche den im Einzelfall zumutbaren Umfang nicht überschreiten; er hat es als unschädlich bezeichnet, wenn sich dabei die eine oder andere Verbindung als untauglich erweist, obwohl sie unter den Wortlaut des Patentanspruchs fällt (BGH GRUR 1965, 473, 475 - Dauerwellen; GRUR 1976, 213, 214 - Brillengestelle). Er hat sogar anerkannt, daß es für die Ausführbarkeit der Lehre eines Patents in der Regel genügt, wenn der erstrebte Erfolg nur bei einigen wenigen, aber vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens und Fachkönnens nach den Angaben der Patentschrift zuverlässig und auch ohne unzumutbaren Aufwand zu ermittelnden Arten der einzusetzenden Ausgangsstoffe eintritt (BGH GRUR 1965, 138, 141, 142 - Polymerisationsbeschleuniger; GRUR 1976, 213, 214 - Brillengestelle).
Wenn sich ergibt, daß eine zum Patent angemeldete Lehre in einem größeren, in sich abgeschlossenen und ohne weiteres aus der allgemeinen Lehre auszuklammernden Bereich oder in mehreren solcher Bereiche versagt, dann ist die Erfindung insoweit nicht ausführbar. Die Ausdehnung des Patentschutzes auf solche Bereiche entspricht nicht mehr dem Verdienst des Erfinders und ist auch nicht mehr durch praktische Bedürfnisse zu rechtfertigen. In solchen Fällen ist der Patentschutz insgesamt zu versagen, wenn der Anmelder sich nicht mit einer zumutbaren und praktikablen entsprechenden Einschränkung seines Schutzbegehrens einverstanden erklärt.
Wann nur von einem unschädlichen Versagen in Einzelfällen oder aber von einem Versagen in abgrenzbaren größeren Bereichen gesprochen werden kann, das zu einer Einschränkung des Patentbegehrens nötigt, läßt sich nicht in einer für alle Fälle verbindlichen griffigen Formulierung abstrakt festlegen. Letztlich bedarf es stets einer Abwägung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles in den Tatsacheninstanzen.
Unzureichend für eine Abgrenzung ist die laut Schwendy, GRUR 1980, 815 in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts gebrauchte und auch im angefochtenen Beschluß angesprochene Formulierung, daß es unzulässig sei, im Rahmen einer breiten Offenbarung auch eine "erhebliche Zahl unbrauchbarer Ausgangsverbindungen" in den Patentanspruch aufzunehmen, deren Unbrauchbarkeit für den Fachmann weder aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen noch aufgrund seines Fachwissens erkennbar sei. Bei dieser Formulierung ist nicht nur der - im wesentlichen wohl quantitativ verstandene - Begriff der "erheblichen Zahl" offen und auslegungsbedürftig; es fehlt auch die Berücksichtigung des Verhältnisses von tauglichen und untauglichen Ausgangsbedingungen und eine Berücksichtigung der Schwierigkeiten, taugliche Ausgangsmaterialien aufzufinden; es fehlt weiter eine Beziehung zwischen dem Unsicherheitsgrad bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der gleichwohl im konkreten Fall festzustellenden praktischen Bedeutung der Erfindung; und schließlich wird nicht berücksichtigt, wieweit die feststellbaren untauglichen Bedingungen zusammengefaßt und ausgegrenzt werden können, ohne die Verständlichkeit des Patentanspruchs oder der Patentbeschreibung zu sehr zu beeinträchtigen. Alle diese Gesichtspunkte können jedoch bei der Abwägung im Einzelfall von Bedeutung sein.
IV. Da der angefochtene Beschluß weder aus den ihm beigefügten Gründen noch ohne weitere Aufklärung mit anderer Begründung aufrechterhalten werden kann, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108 PatG 1981 = § 41x PatG 1968).