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Bundesgerichtshof
Urt. v. 12.02.1980, Az.: KZR 7/79
„Pankreaplex II“

Anpruch auf lizenzfreie Weiterbenutzung eines Lizenzgegenstandes (Medikament gegen Magenerkrankungen); Beendigung des Lizenzvertrages; Offenbarung lizenzierten Wissens

Bibliographie

Gericht
BGH
Datum
12.02.1980
Aktenzeichen
KZR 7/79
Entscheidungsform
Urteil
Referenz
WKRS 1980, 16225
Entscheidungsname
Pankreaplex II
ECLI
[keine Angabe]

Verfahrensgang

vorgehend
OLG Celle - 03.01.1979

Fundstellen

  • DB 1980, 1065-1066 (Volltext mit amtl. LS)
  • GRUR 1980, 750 "Pankreaplex II"
  • MDR 1980, 646 (Volltext mit amtl. LS)
  • NJW 1980, 1338-1339 (Volltext mit amtl. LS) "Pankreaplex"
  • PharmaR 1981, 182-184

Verfahrensgegenstand

Pankreaplex

Amtlicher Leitsatz

  1. a)

    Die Vereinbarung einer Lizenzzahlung für die Benutzung nicht unter Sonderschutz stehenden geheimen technischen Wissens ohne zeitliche Beschränkung geht nicht über den Inhalt des lizenzierten Wissens hinaus, solange dessen Geheimnischarakter gewahrt bleibt.

  2. b)

    Für die Frage, ob die Rezeptur eines Medikaments geheim ist, kommt es nicht darauf an, ob der Durchschnittsfachmann in der Lage ist, ein in medizinischer Hinsicht gleichwertiges Präparat herzustellen, sondern darauf, ob er in der Lage ist, das Herstellungsverfahren hinsichtlich der Ausgangsstoffe und der Verfahrensschritte nachzuvollziehen.

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 1980
durch
den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Pfeiffer und
die Richter Offterdinger, Lohmann, Dr. Hesse und Theune
für Recht erkannt:

Tenor:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Celle vom 3. Januar 1979 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Tatbestand

1

Der Beklagte ist der Erbe des Heilpraktikers Adolf C.. Dieser hatte ein Heilmittel gegen Erkrankungen des Magens entwickelt, das er zunächst in einer Apotheke hatte herstellen lassen. Im Jahre 1957 schloß er mit der Klägerin, die eine chemisch-pharmazeutische Fabrik betreibt, einen Lizenzvertrag über die Herstellung und den Vertrieb des auf dem von ihm übergebenen Rezept beruhenden Medikaments. Dieser Vertrag wurde im Jahre 1964 durch ein neues Abkommen ersetzt, durch das der Klägerin für eine unbegrenzte Zeit die ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz an der als "alleiniges geistiges Eigentum" des Lizenzgebers bezeichneten Vorschrift des Präparats gegen die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren nach dem Umsatz übertragen wurde. Die Klägerin, die das Heilmittel in flüssiger sowie in Tablettenform unter der Bezeichnung Pankreaplex (R) herstellt und in den Verkehr bringt, hat nach dem Tode des Lizenzgebers diesen Vertrag zum 31. Dezember 1974 gekündigt. Sie hält sich, mit der Begründung, die von dem Vater des Beklagten zur Verfügung gestellte Vorschrift sei durch den Packungsaufdruck und die Angaben in der Packungsbeilage offenkundig, für berechtigt, die Herstellung und den Vertrieb des Heilmittels auch nach der Beendigung des Lizenzvertrages fortzusetzen. Sie hat beantragt festzustellen, daß sie berechtigt sei, ab 1. Januar 1975 das Präparat Pankreaplex (R) lizenzfrei herzustellen und zu verbreiten.

2

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt und die Offenkundigkeit der von seinem Vater zur Verfügung gestellten Rezeptur in Abrede gestellt.

3

Das Landgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens der Klage stattgegeben. Die hiergegen eingelegte Berufung des Beklagten ist von dem Oberlandesgericht als unzulässig verworfen worden. Diese Entscheidung ist von dem erkennenden Senat auf die Revision des Beklagten aufgehoben worden. In der anderweiten Verhandlung vor dem Berufungsgericht hat der Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen,

4

auf die hilfsweise erhobene Widerklage

die Klägerin zur Zahlung von 150.000,- DM nebst Zinsen zu verurteilen,

5

auf die - unbedingt erhobene - Widerklage

festzustellen, daß die Klägerin nicht berechtigt sei, die Bezeichnung Pankreaplex für andere Erzeugnisse zu benutzen,

die Klägerin zur Auskunft über Umsatz und Gewinn aus dem Vertrieb des Präparats Pankreaplex im In- und Ausland zur Zahlung des sich daraus errechnenden Geldbetrages, zur Bekanntgabe des bei der Herstellung von Pankreaplex verwendeten Lösungsmittels und angewandten Verfahrens sowie zur Abgabe aller zur Übertragung der Rechte an dem Medikament Pankreaplex auf den Beklagten erforderlichen Erklärungen zu verurteilen.

6

Die Klägerin hat beantragt,

die Berufung zurückzuweisen und die Widerklage abzuweisen.

7

Das Berufungsgericht hat die Berufung unter gleichzeitiger Abweisung der Widerklage und der Hilfswiderklage zurückgewiesen. Dabei ist die Abweisung der Widerklagen durch Prozeßurteil erfolgt.

8

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seine Anträge weiter. Die Klägerin möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

9

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

10

I.

Das Berufungsgericht hat einleitend ausgeführt, die Klägerin könne ein Recht zur lizenzfreien Weiterbenutzung des Lizenzgegenstandes nicht schon aus der Tatsache der Beendigung des Lizenzvertrages herleiten. Damit hat sich das Berufungsgericht, ohne dies besonders zu erörtern, auf den Standpunkt gestellt, daß die Lizenzierung des Rezepts wirksam, insbesondere ohne Verstoß gegen zwingende kartellrechtliche Bestimmungen (§§ 20, 21 GWB) erfolgt ist. Gegen diese Rechtsauffassung, die von der Revision als ihr günstig nicht beanstandet wird, bestehen keine Bedenken. Daß auch technisches Wissen, das nicht den Schutz eines Patents oder eines Gebrauchsmusters genießt, jedenfalls dann Gegenstand von Lizenzvereinbarungen sein kann, wenn es sich um ein Betriebsgeheimnis handelt, ergibt sich aus § 21 GWB. Anhaltspunkte dafür, daß das von dem Rechtsvorgänger des Beklagten der Klägerin Mitgeteilte nicht den Rang eines Geheimnisses gehabt hat oder daß die Vereinbarung Wettbewerbsbeschränkungen enthielt, die über den Inhalt des lizenzierten technischen Wissens hinausgingen, sind vom Berufungsgericht nicht festgestellt worden und auch sonst nicht ersichtlich. Das gilt insbesondere für die Bestimmung, daß der Lizenzvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen worden ist. Die Klägerin hat - an sich zu Recht - darauf hingewiesen, daß Lizenzverträge über patentierte Erfindungen grundsätzlich nicht über die Laufzeit des Patents hinaus erstreckt werden dürfen. Daraus hat sie jedoch zu Unrecht geschlossen, daß technisches Wissen, das nicht einmal unter dem Schutz eines Patents stehe, jedenfalls nicht für einen längeren Zeitraum eine Lizenzzahlungspflicht auslösen könne. Der Grund dafür, daß ein Lizenzvertrag über eine patentierte Erfindung grundsätzlich mit dem Ende der Laufzeit des Schutzrechts endet, ist darin zu sehen, daß der geschützte Erfindungsgedanke durch Veröffentlichung dem offenkundigen Stand der Technik einverleibt worden ist und daß eine erteilte Benutzungserlaubnis nach dem Ablauf des Patents keine Vorzugsstellung gegenüber den Mitbewerbern mehr gewährt. Die durch ein Betriebsgeheimnis begründete Vorzugsstellung ist demgegenüber nicht an das Bestehen eines rechtlichen Monopols geknüpft, sondern eine Folge der Geheimhaltung, und sie bleibt erhalten, solange das Geheimnis gewahrt bleibt. Das kann im Einzelfall länger als 18 Jahre sein, und aus diesem Grunde können auch Lizenzvereinbarungen über Betriebsgeheimnisse eine entsprechend längere Gültigkeitsdauer besitzen.

11

Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß die bloße Tatsache der Beendigung des Lizenzvertrages der Klägerin nicht die Befugnis der fortan lizenzfreien Benutzung des früher lizenzierten Wissens einräumt. Mit der Beendigung des Lizenzvertrages endet - den Fortbestand der Geheimhaltung einmal unterstellt - die Benutzungserlaubnis des Lizenznehmers. Eine kostenlose Weiterbenutzung, durch die er die Rechte aus dem beendeten Lizenzvertrag weiter in Anspruch nimmt, ohne den entsprechenden Verpflichtungen zu genügen, kommt, wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, nicht in Betracht. Eine Abweichung von diesem Grundsatz hätte der ausdrücklichen Vereinbarung bedurft. Eine solche ist nicht getroffen worden; insbesondere ergibt sich hierfür kein Anhaltspunkt aus § 5 des Vertrages, worauf das Berufungsgericht ebenfalls zu Recht hingewiesen hat.

12

II.

Nicht zu beanstanden und von der Revision auch nicht angegriffen ist die Auffassung des Berufungsgerichts, daß eine Verpflichtung zur weiteren Entrichtung von Lizenzgebühren für die nach Beendigung des Lizenzvertrages fortgesetzte Benutzung jedoch nicht mehr besteht, wenn und soweit das lizenzierte Wissen offenkundig geworden ist.

13

1.

Das Berufungsgericht vertritt die Ansicht, dies sei der Fall. Es komme hierfür nicht darauf an, ob ein Präparat in völlig gleicher chemischer Zusammensetzung nachvollzogen werden könne, sondern ausschließlich darauf, ob ein durchschnittlicher Fachmann anhand der jedermann zugänglichen Angaben auf der Packung und der Packungsbeilage in der Lage sei, ein gleichwertiges Präparat in pharmakologisch-medizinischer Hinsicht auf den Markt zu bringen. Diese Frage habe das Landgericht auf Grund der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme zutreffend bejaht.

14

2.

Den hiergegen gerichten Angriffen der Revision kann der Erfolg nicht versagt werden.

15

a)

Das Berufungsgericht hat es bereits versäumt, Feststellungen über den Lizenzgegenstand zu treffen. Zwischen den Parteien ist streitig, wie das Wissen beschaffen gewesen ist, das der Rechtsvorgänger des Beklagten der Klägerin zur Auswertung überlassen hat. Während die Klägerin behauptet, der Lizenzgeber habe ihr lediglich die stoffliche Zusammensetzung des Wirkstoffs bekanntgegeben, wie sie sich aus der Packungsbeilage ergebe, dagegen weder die Lösungsmittel noch den Verfahrensablauf, trägt der Beklagte vor, das Wissen seines Vaters habe auch den - stets geheimgebliebenen - Herstellungsprozeß umfaßt, und auch dies sei Gegenstand der Lizenz gewesen. Beide Parteien haben für ihren Vortrag Beweis angeboten. Das Berufungsgericht hätte diesen Beweisantritten auch von seinem Standpunkt aus nachgehen müssen. Denn auch unter der von ihm aufgestellten rechtlichen Voraussetzung, daß der Lizenzgegenstand bereits offenkundig sei, wenn es gelinge, ein zwar nicht chemisch identisches, aber doch pharmakologisch-medizinisch gleichwertiges Medikament auf der Grundlage der Angaben auf der Packung herzustellen, hätte es die Offenkundigkeit jedenfalls dann verneinen müssen, wenn außer der bloßen Rezeptur das Herstellungsverfahren Lizenzgegenstand gewesen ist, da dieses - unstreitig - aus den Angaben auf der Packung und der Packungsbeilage allein nicht zu erschließen ist.

16

b)

Weiter ist zu beanstanden, daß das Berufungsgericht von einem unrichtigen Begriff der Offenkundigkeit ausgegangen ist. Das Berufungsgericht hält letztlich weder die Zusammensetzung des Medikaments noch den bei dessen Herstellung eingeschlagenen Weg für ausschlaggebend, sondern vertritt die Auffassung, daß es lediglich darauf ankomme, daß die Angaben auf der Packung und der Packungsbeilage dem Durchschnittsfachmann die Anregung vermitteln, ein in seinen therapeutischen Wirkungen gleichwertiges Präparat zu erzeugen. Darauf kann es indessen nicht ankommen. Daß von der bekannten Rezeptur Hinweise ausgehen, die es dem Durchschnittsfachmann ermöglichen, ohne erfinderisches Bemühen ein dem Lizenzgegenstand ebenbürtiges Medikament zu entwickeln, nimmt allein weder dem Präparat - also dem Erzeugnis - noch dem Herstellungsverfahren den Geheimnischarakter. Erst dann, wenn dem Fachmann nicht nur offenkundig ist, aus welchen Stoffen das Medikament besteht, sondern auch, in welchem Mengen- und Gewichtsverhältnis diese zu verwenden sind, welche Beschaffenheit im einzelnen sie aufweisen müssen und wie das Herstellungsverfahren abläuft, kann von einer Offenkundigkeit gesprochen werden. Daß dies zutrifft, hat das Berufungsgericht weder für den Fall festgestellt, daß Lizenzgegenstand ausschließlich die Rezeptur, also die stoffliche Zusammensetzung des Präparats, ist, noch für den Fall, daß das lizenzierte Wissen auch das Herstellungsverfahren umfaßt. Die erhobenen Beweise hätten in dieser Richtung gewürdigt werden müssen. Das haben weder das Berufungsgericht noch das Landgericht getan, das ebenso von der fehlerhaften Auffassung ausgegangen ist, daß das Heilmittel, da es von einem Sachverständigen in pharmakologisch-technischer Hinsicht kopiert werden könne, offenkundig sei. Diese Beweiswürdigung wird nachzuholen sein. Sie ist nicht etwa deshalb überflüssig, weil das Landgericht festgestellt hat, daß "eine chemische Identität eines nachgemachten Mittels mit Pankreaplex kaum zu erreichen" sei. Diese Feststellung, die sich das Berufungsgericht durch seine allgemeine Bezugnahme auf die Ausführungen des Landgerichts zu eigen gemacht hat, würde zwar ausreichen, den fortdauernden Geheimnischarakter sowohl des Erzeugnisses als auch des Verfahrens zu bejahen; allein diese Feststellung beruht auf einer Angabe des Sachverständigen, die die Antwort auf eine unrichtige Fragestellung in dem Beweisbeschluß des Landgerichts darstellt. Das Landgericht hat nämlich Beweis erhoben über die Frage, ob ein Durchschnittsfachmann ein dem Arzneimittel Pankreaplex völlig entsprechendes Arzneimittel herstellen könne, wenn er lediglich die auf der Arzneimittelpackung aufgedruckte Zusammensetzung kenne. Diese Fragestellung ist zu eng. Sie berücksichtigt nicht, daß sich Umstände, die zur Feststellung der Offenkundigkeit sowohl der Zusammensetzung als auch des Herstellungsverfahrens führen können, nicht nur aus dem Packungsaufdruck ergeben können. Der Durchschnittsfachmann verfügt vielmehr über allgemeine Kenntnisse in der Konfektionierung von Heilmitteln, die er, wenn er ein bekanntes Präparat nacharbeiten will, ergänzend heranzieht, falls ihm die Informationen, die er der Verpackung oder sonstigen Beschreibungen entnehmen kann, nicht ausreichen. Ob der Durchschnittsfachmann über die hier erforderlichen ergänzenden Kenntnisse verfügt, haben die Vorinstanzen nicht untersucht. Aus diesem Grunde ist nach dem gegenwärtigen Sachstand auch eine klagabweisende Entscheidung noch nicht möglich. Das Berufungsgericht wird vielmehr der genannten Frage noch nachgehen müssen, wobei es sich der Hilfe eines Sachverständigen zu bedienen haben wird. Dabei kann es von ausschlaggebender Bedeutung sein, ob das bei der Herstellung angewandte Verfahren gebräuchlichen und ohne besonderen Hinweis naheliegenden Herstellungsmethoden folgt oder ob es Besonderheiten aufweist, auf deren Anwendung der Durchschnittsfachmann nicht oder nur nach schwierigen, nicht naheliegenden Überlegungen kommt. Dasselbe gilt hinsichtlich des Ausgangszustands der Bestandteile und deren Mischungsverhältnis.

17

III.

Das Berufungsgericht hat die Nichtzulassung der Widerklageanträge im wesentlichen damit begründet, daß ein Eingehen hierauf die Erledigung des sonst entscheidungsreifen Rechtsstreits verzögern würde. Mit dieser Begründung kann die Abweisung der Widerklagen durch Prozeßurteil nicht mehr gerechtfertigt werden. Das Berufungsgericht wird ohnehin Beweis erheben müssen, so daß der Gesichtspunkt der Verzögerung keine Rolle mehr spielt. Das angefochtene Urteil kann daher auch keinen Bestand haben, soweit es die Widerklage betrifft.

18

IV.

Das Urteil muß deshalb insgesamt aufgehoben werden. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Diesem ist, da der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorzubehalten.

Dr. Pfeiffer
Offterdinger
Lohmann
Hesse
Theune