I.

Gegen das am 10. September 1955 angemeldete, am 31. Januar 1956 bekannt gemachte und am 15. Dezember 1960 für "Arzneimittel, nämlich Enzympräparate" eingetragene Warenzeichen Nr. 743 666 "Elzym" hat die Antragstellerin Löschungsantrag nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG gestellt.

Nach ihrer Meinung hätte das Zeichen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG nicht eingetragen werden dürfen. Das Eintragungsverbot, so hat sie ausgeführt, erstrecke sich - wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 22. Mai 1968 (BGHZ 50, 219 - Polyestra) für das bestehende Recht geklärt habe - auch auf solche Zeichen, die mit einem noch nicht allgemein bekannten freizuhaltenden Fachausdruck ohne weiteres verwechselbar seien, sofern die Zeicheneintragung dem Zeicheninhaber ermögliche, Mitbewerbern die uneingeschränkte beschreibende Verwendung des Fachausdrucks zu untersagen. Das sei aber bei dem Zeichen "Elzym" der Fall; es sei mit dem Fachausdruck "Enzym" klanglich ohne weiteres verwechselbar; die Zeicheninhaberin habe durch ihren Widerspruch bereits die Zeicheneintragung "Mazur-Enzym" verhindert sowie gegen die Zeichenanmeldung "Enzym-Hadrei" der Antragstellerin Widerspruch erhoben.

Die Zeicheninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie stellt die Anlehnung ihres Zeichens an den Fachausdruck "Enzym" in Abrede. Das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG habe, so hat sie vorgetragen, der Zeicheneintragung nicht entgegengestanden, und zwar weder nach der jahrzehntelangen Praxis und Rechtsprechung, wie sie zur Zeit der Eintragung bestanden habe, noch nach der erst lange nach der Zeicheneintragung ergangenen Polyestra-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Im übrigen könnten die Grundsätze dieser Entscheidung nicht rückwirkend auf lange vorher eingetragene Warenzeichen angewandt werden.

Die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts hat die Löschung des Warenzeichens Nr. 743 666 "Elzym" beschlossen. Auf die Beschwerde der Zeicheninhaberin hat das Bundespatentgericht unter Aufhebung dieses Beschlusses den Löschungsantrag zurückgewiesen. Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren Löschungsantrag weiter.

Die Zeicheninhaberin beantragt,

II.

1.

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts ist das Zeichen "Elzym" zu Recht in die Warenzeichenrolle eingetragen worden. Das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, so hat das Bundespatentgericht ausgeführt, treffe nach seinem Wortlaut nicht zu; das Wort "Elzym" sei keine beschreibende Angabe, insbesondere kein Fachausdruck; es besitze ferner hinreichende Unterscheidungskraft. Von dem Fachausdruck "Enzym" unterscheide sich die Bezeichnung "Elzym" zwar nur durch einen Buchstaben; jedoch sei diese Abweichung so deutlich, daß sie regelmäßig nicht unbemerkt bleiben könne. Danach habe aber nach der zur Zeit der Zeicheneintragung seit Jahrzehnten unangefochten herrschenden Praxis und Rechtsprechung das Zeichen eingetragen werden müssen. Bedenken gegen diese Eintragungspraxis habe der Bundesgerichtshof erstmals in seiner Entscheidung vom 24. November 1965 (BGHZ 45, 131, 142, 143 - Shortening) angedeutet; erst in seiner Entscheidung vom 22. Mai 1968 (BGHZ 50, 219 - Polyestra) habe er über den Wortlaut des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG und dessen bisherige Auslegung hinausgehend das Eintragungsverbot auch auf solche Bezeichnungen ausgeweitet, die mit einem noch nicht allgemein bekannten freizuhaltenden Fachausdruck ohne weiteres verwechselbar seien, sofern bereits im Eintragungszeitpunkt feststehe, daß durch ein solches eingetragenes Zeichen den Mitbewerbern die uneingeschränkte beschreibende Verwendung des Fachausdrucks versagt werden könne. Eine solche nachträgliche Änderung in der rechtlichen Beurteilung könne aber nicht dazu führen, das nach damaliger Praxis und Rechtsprechung zu Recht eingetragene Warenzeichen nunmehr zu löschen; aus Gründen der Rechtssicherheit könne der Neuorientierung der für die Eintragung von Warenzeichen geltenden Grundsätze keine Rückwirkung beigelegt werden. Ferner spreche die Polyestra-Entscheidung selbst gegen eine solche Rückwirkung, da nach den dort aufgestellten Grundsätzen bereits im Eintragungszeitpunkt feststehen müsse, daß die fragliche Eintragung zu einer Behinderung der Mitbewerber führen könne; eine solche Behinderung der Mitbewerber in der Benutzung des Fachausdrucks "Knzym" sei aber der Inhaberin des Zeichens "Elzym" nach der damaligen Rechtsprechung nicht möglich gewesen. Im übrigen unterliege das Zeichen "Elzym" selbst dann nicht dem Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, wenn dieses in dem weiten Sinne der Polyestra-Entscheidung verstanden werde.

Ob dieser Beurteilung in vollem Umfang beigetreten werden kann, bedarf keiner abschließenden Entscheidung; der Rechtsbeschwerde war Jedenfalls im Ergebnis der Erfolg zu versagen.

2.

Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG unterliegen solche Zeichen der Löschung, deren Eintragung hätte versagt werden müssen. Da das Patentamt als Eintragungsbehörde von Amts wegen das Vorliegen von Eintragungshindernissen bis zum Abschluß des Eintragungsverfahrens zu berücksichtigen hat (BGHZ 39, 266, 274 - Sunsweet), kommt es für eine Zeichenlöschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG darauf an, ob im Zeitpunkt der Zeicheneintragung ein absoluter Versagungsgrund vorgelegen hatte (vgl. BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts war das nicht der Fall; die Zeicheneintragung am 15. Februar 1960 entsprach der damaligen Amtspraxis und Rechtsprechung. Das stellt die Rechtsbeschwerde zu Unrecht in Abrede. Wie das Bundespatentgericht zutreffend dargelegt hat, sind nach der damaligen Eintragungspraxis insoweit neben den Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben nur solche "wesensgleiche" Angaben von einer Eintragung ausgeschlossen worden, die - ungeachtet einer abweichenden Schreibweise oder eines sonstigen geringfügigen Unterschieds - von einem beachtlichen Teil des Verkehrs gleichwohl noch als beschreibende Angaben aufgefaßt worden sind; dagegen sind Bezeichnungen, die als Abwandlungen von beschreibenden Angaben erkennbar waren, zur Eintragung zugelassen worden, sofern sie eine - wenn auch meist nur geringe - Unterscheidungskraft besaßen (vgl. BS PatA GRUR 1951, 88 - Vitacor für Arzneimittel; 1955, 152 - Procolon für Warenklasse 2, alt; BPatGerE 5, 157, 161 - Vitaminolstoss für Aufzuchtmittel für Tiere; 6, 75, 77 - Ganglian für specialités médicinales). Diese Eintragungspraxis und Rechtsprechung ging, wie das Bundespatentgericht ausgeführt hat (siehe auch BPatGerE 6, 106, 110 - Placentan), davon aus, daß letztere Zeichen in ihrem Verwechslungsbereich und damit in ihrem Schutzumfang entsprechend eingeschränkt würden. Diese Einschränkung haben die Beschwerdesenate des Patentamts und dann auch das Bundespatentgericht im Widerspruchsverfahren vorgenommen; nach ihrer Rechtsprechung sollte sich der Schutzbereich eines solchen Zeichens nicht auf die schutzunfähige Angabe selbst erstrecken, von der es erkennbar abgeleitet und der gegenüber es nur durch eine verhältnismäßig geringfügige Abwandlung eintragungsfähig geworden war (vgl. BS PatA GRUR 1955, 153 - Scillacolat; 1958, 293 - Nauseatin; BPatGerE 3, 85, 86 - Acetylthionine; 3, 197, 200 - Softi; 3, 205, 207 - Oxit; 6, 106, 110 - Placentan). Dieser Rechtsprechung ist der Bundesgerichtshof zwar niemals beigetreten; er hat sie aber auch vor seiner Entscheidung vom 10. Mai 1963 (GRUR 1963, 630, 631 - Polymar) nicht ausdrücklich abgelehnt; in seiner Calciduran-Entscheidung vom 14. November 1958 (GRUR 1959, 134, 135) hat er die Frage offengelassen, wobei aus dieser Entscheidung noch nicht zu entnehmen war, wie sich der Bundesgerichtshof künftig zu dieser Frage stellen würde. Dies konnte ebensowenig aus der Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr bei Zeichen mit schutzunfähigen Bestandteilen entnommen werden (vgl. BGHZ 21, 182, 186 - Funkberater; BGH GRUR 1960, 83, 88 - Nährbier, insoweit nicht in BGHZ 30, 357). Auch zu der Frage der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens, das als Ganzes eine verhältnismäßig geringfügige Abwandlung einer schutzunfähigen Angabe darstellt, hatte der Bundesgerichtshof bis zur Eintragung des hier strittigen Zeichens "Elzym" am 15. Dezember 1960 noch nicht Stellung genommen; erst in seiner Entscheidung vom 24. November 1965 (BGHZ 45, 131, 143 - Shortening) hat er insoweit Zweifel an der bisherigen Amtspraxis angedeutet und dann schließlich in seiner Entscheidung vom 22. Mai 1968 (BGHZ 50, 129 - Polyestra) engere Grundsätze zur Eintragungsfähigkeit von Abwandlungen beschreibender Angaben aufgestellt.

Danach konnte aber zur Zeit der Eintragung des strittigen Zeichens am 15. Dezember 1960 das Patentamt von der damals mindestens 10 Jahre bestehenden Eintragungspraxis ausgehen; einer Eintragungspraxis, die wiederholt die Billigung der Beschwerdeinstanz gefunden und auch zu einer entsprechend angepaßten Rechtsprechung im Widerspruchsverfahren geführt hatte. Daß der Bundesgerichtshof bis zur Eintragung des strittigen Zeichens noch keine Gelegenheit gehabt hatte, sich zu dieser Eintragungspraxis zu äußern, kann daran nichts ändern. Nach der damaligen Amtspraxis und Rechtsprechung der Beschwerdeinstanzen war die Zeicheneintragung nicht zu versagen.

3.

a)

Nach der Eintragung des angegriffenen Zeichens hat der Bundesgerichtshof in seiner Polyestra-Entscheidung (BGHZ 50, 219, 224, 225) auch Abwandlungen von warenbeschreibenden Angaben als vom Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG erfaßt angesehen, wenn und soweit es das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber gebiete. Diese Erweiterung der bisherigen Amtspraxis und Rechtsprechung beruht, wie der Bundesgerichtshof (aaO) ausgeführt hat, auf einer nach dem Gesetzeszweck gebotenen und gerechtfertigten entsprechenden Anwendung des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG. Eine solche nachträgliche Änderung der Rechtsprechung, die das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG in entsprechender Anwendung auf bislang nicht erfaßte Abwandlungen von warenbeschreibenden Angaben erstreckt, kann aber nicht dazu führen, ein nach der bisherigen Rechtsprechung ordnungsgemäß eingetragenes Warenzeichen nachträglich nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG zu löschen (vgl. BGHZ 37, 219, 221, 230 - Drahtseilverbindung).

b)

Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG ist ein Warenzeichen von Amts wegen wie auch auf den - als Anregung für das Amtsverfahren zu betrachtenden - Antrag eines Dritten zu löschen, wenn erwiesen ist, daß der Zeicheneintragung ein absolutes Hindernis entgegengestanden hat (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II). Zweck dieser Bestimmung ist es, gesetzwidrig in die Zeichenrolle gelangte Zeichen von Amts wegen wieder zu beseitigen. Gesetzwidrig ist aber ein Warenzeichen in die Zeichenrolle noch nicht deshalb gelangt, weil nach seiner Eintragung etwa durch den Gesetzgeber ein neues Eintragungshindernis geschaffen oder - wie hier - ein bereits bestehendes Eintragungshindernis entsprechend auf einen bislang nicht erfaßten Sachverhalt angewandt wird. Ein Zeichen, das vor einer solchen Erweiterung der Eintragungshindernisse eingetragen worden ist, ist nach dem zur Zeit der Eintragung maßgebenden Rechtszustand auch dann ordnungsgemäß in die Zeichenrolle gelangt, wenn es nach der Erweiterung der Eintragungshindernisse nicht mehr eingetragen werden könnte. Eine Löschung des Zeichens nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG scheidet grundsätzlich aus; denn hier handelt es sich nicht darum, daß eine bestehende Norm zu Unrecht auf einen Sachverhalt nicht angewandt worden ist, der dieser Norm eindeutig unterliegt (vgl. BGHZ 42, 44, 53 - Scholl); vielmehr geht es darum, daß der Anwendungsbereich der Norm des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG nachträglich auf einen vom Gesetzeswortlaut nicht eindeutig erfaßten Sachverhalt erstreckt worden ist. Eine solche Erweiterung des Eintragungsverbots durch eine Änderung der Rechtsprechung kann grundsätzlich nicht dazu führen, daß nunmehr die vorher - durch begünstigende Verwaltungsakte konstitutiv - erteilten Schutzrechte, die Abwandlungen warenbeschreibender Angaben enthalten, nachträglich in Frage gestellt werden könnten. Die Bestimmung des § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG dient nicht dazu, einer durch die Rechtsprechung vorgenommenen Erweiterung der Eintragungshindernisse noch nachträglich eine Art Rückwirkung auf bereits vorher abgeschlossene Eintragungsverfahren zu verleihen. Es können sich zwar, wie nicht verkannt werden soll, dadurch gewisse Schwierigkeiten ergeben, daß Zeichen eingetragen und dementsprechend im Widerspruchsverfahren und Verletzungsprozeß zu beachten sind, denen nach der neueren Rechtsprechung die Eintragung zu versagen wäre. Das muß aber im Interesse der Rechtssicherheit hingenommen werden. Es geht nicht an, daß Jede Änderung der Rechtsprechung auf dem Weg über § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG in den Bestand gegebenenfalls seit Jahrzehnten eingetragener Zeichen eingreifen könnte (vgl. BGHZ 37, 219, 221, 230 - Drahtseilverbindung).

4.

Die Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung des Löschungsantrags war daher mit der Kostenfolge der §§ 13 Abs. 5 S. 2 WZG, 41 y Abs. 1 S. 2 PatG zurückzuweisen, ohne daß es noch einer Erörterung der vom Bundespatentgericht gegen die Polyestra-Entscheidung erhobenen Bedenken bedarf.