Bundesgerichtshof
Beschl. v. 27.06.1972, Az.: X ZB 5/71

I.

Die Anmelderin meldete am 5. März 1957 unter Beanspruchung der Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 11. Oktober 1956 ein Patent an (...). Die Anmeldung betraf nach dem Anspruch 1 ein Verfahren zur Bekämpfung des Klettenlabkrauts bzw. Klebkrauts (Galium aparine) und der Vogelmiere (Stellaria media) in heranwachsenden Getreidesaaten, gekennzeichnet durch die Verwendung der Verbindung alpha-(2-Methyl-4-chlorphenoxy) propionsäure als selektives Bekämpfungsmittel. Nach Anspruch 4 wurde die Verwendung der Säure in der Form eines Aminsalzes beansprucht, nach Anspruch 5 in der Form ihres Diäthanolaminsalzes. Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts versagte das Patent. Der 16. Senat des Bundespatentgerichts wies am 25. Juli 1966 die Beschwerde der Anmelderin rechtskräftig zurück (16 W (pat) 249/62).

Inzwischen hatte die Anmelderin am 5. September 1957 unter Beanspruchung der Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 18. September 1956 die vorliegende Anmeldung eingereicht. Diese betrifft die Verwendung von Salzen der alpha-4-Chlor-2 methylphenoxypropionsäure mit primären, sekundären oder tertiären Alkyl- oder Oxyalkylaminen, insbesondere Diäthanolamin, Triäthanolamin oder Diäthylamin zur Bekämpfung oder Vernichtung von Unkräutern, insbesondere von Klebkraut und Vogelmiere in heranreifendem Getreide. Die Anmeldung ist mit der Auslegeschrift DAS ... als Zusatz zur Patentanmeldung ... am 15. Dezember 1959 bekanntgemacht worden. Verschiedene Firmen haben Einspruch eingelegt. Mit Ausnahme der Firma Chemische Fabrik Marktredwitz AG haben alle Einsprechenden ihren Einspruch zurückgenommen. Nach rechtskräftiger Versagung der Anmeldung ... hat die Anmelderin die vorliegende Anmeldung vor dem Beschwerdesenat zuletzt mit folgenden Patentansprüchen

"1.
Verwendung von Salzen der -4-Chlor-2-methylphenoxypropionsäure mit primären, sekundären und/oder tertiären Alkyl- bzw. Oxalkylaminen zur Bekämpfung von Galium Aparine und Stellaria media in heranreifenden Getreidesaaten.

2.
Weiterbildung des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daß Salze des Diäthanolamins, Triäthanolamins und/oder Diäthylamins verwendet werden"

selbständig weiterverfolgt.

Die Patentabteilung 41 des Deutschen Patentamts hat das Patent versagt. Der 32. Senat des Bundespatentgerichts hat am 8. Dezember 1970 die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

II.

Die Rechtsbeschwerde ist begründet.

A.

Der Beschwerdesenat sieht die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe darin, das mit gebräuchlichen Herbiciden schwer zu bekämpfende Klebkraut und die Vogelmiere in Getreidefeldern mit einem ungiftigen Mittel ohne Schädigung der Getreidesaaten zu bekämpfen. Zur Lösung dieser Aufgabe werde vorgeschlagen, die im Anspruch bezeichneten "CMPP-amine" zu verwenden. Der Beschwerdesenat wertet den Anmeldungsgegenstand als neu und fortschrittlich, verneint jedoch dessen Erfindungshöhe. Aminsalze der CMPP seien als selektiv wirkende Herbicide in Getreidesaaten bekannt. Als Aminsalze der CMPP seien Alkanolaminsalze naheliegend. Der Beschwerdesenat meint, eine Erfindung lasse sich nicht schon damit begründen, daß die selektive Wirksamkeit bekannter Unkrautbekämpfungsmittel gegen bestimmte Unkräuter in Kulturen von Nutzpflanzen nicht aus dem Stand der Technik abzuleiten sei. Bei der großen Zahl von Unkrautarten könne ein Untersuchungsbericht über die Wirkung bestimmter Herbicide naturgemäß nur einen Teil berücksichtigen, so daß immer nachträglich noch bestimmte Unkrautarten gefunden würden, die mit den betreffenden Mitteln bekämpft werden könnten, in dem ersten Untersuchungsbericht aber nicht namentlich aufgeführt seien. Eine Auswahlerfindung könne allenfalls vorliegen, wenn zumindest vor dem Anmeldezeitpunkt ein dringendes Bedürfnis zur Bekämpfung einer bestimmten Unkrautart bestanden habe oder wenn ein Vorurteil von Versuchen zur Erprobung bekannter Herbicide gegen bestimmte Unkräuter abgehalten habe, etwa weil aufgrund eines bekannten Wirkungsmechanismus eines Mittels eine Schädigung der Unkräuter von vornherein negativ beurteilt werden mußte.

Im vorveröffentlichten Schrifttum sei kein Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Klebkraut und Vogelmiere enthalten. In der schweizerischen Patentschrift ... und der deutschen Patentschrift ... werde Vogelmiere sogar zu den gegenüber den dort vorgeschlagenen Herbiciden (u.a. Phenoxypropionsäure und Derivate, halogenierte Derivate der Phenoxyessigsäure) empfindlichen Unkräutern gerechnet, die bereits bei schwächerer Konzentration der Lösungen bekämpft werden könnten. Die Bekämpfung von Vogelmiere und Klebkraut sei offensichtlich vor dem Anmeldezeitpunkt nicht problematisch gewesen. Jedenfalls sei das Problem nicht so groß gewesen, daß es in Druckschriften seinen Niederschlag gefunden hätte. Im Schrifttum sei die Bekämpfung von Vogelmiere und Klebkraut nicht als ungelöstes dringendes Problem herausgestellt. Nachveröffentlichungen könnten nicht beweisen, daß schon vor dem Prioritätstage die Fachleute durchweg das Vorliegen eines Bedürfnisses erkannt hätten.

Die Anmelderin habe auch das Bestehen eines Vorurteils nicht nachgewiesen. Ein Vorurteil habe nicht anerkannt werden können gegen die Anwendung von bekannten gegen andere Unkrautarten wirksamen Herbiciden, deren Verträglichkeit mit Nutzpflanzen, in deren Kulturen die zu bekämpfenden Unkräuter stehen, bereits bekannt war, was bei den Aminsalzen der CMPP bei Getreide der Fall sei. CMPA-Amine und CMPP-Amine zeigten nach dem Bericht von Shaw bei einzelnen Kulturpflanzen und Unkrautarten verschiedene Wirkung.

B.

1.

Die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes nach Aufgabe und Lösung wird von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet. Sie wendet sich naturgemäß auch nicht gegen die ihr günstige Bejahung der Neuheit und des Fortschritts des Anmeldungsgegenstandes durch den Beschwerdesenat. Insoweit tritt ein Rechtsfehler auch nicht zutage.

2.

Soweit die Rechtsbeschwerde den Ausgangspunkt der Erörterungen des Beschwerdesenats zur Erfindungshöhe angreift, kann ihr nicht beigetreten werden. Es ist nicht zu beanstanden, daß der Beschwerdesenat die im Patentanspruch 1 bezeichneten Stoffe, nämlich die Salze der alpha-4-Chlor-2-methylphenoxypropionsäure (nachfolgend kurz CMPP genannt) mit primären, sekundären und/oder tertiären Alkyl- oder Oxyalkylaminen, als bekannte selektiv wirkende Herbicide ansieht. Richtig ist zwar, daß in dem Bericht gemäß Tabelle 33 der Veröffentlichung des US-Landwirtschaftsministeriums (Anlage 15) von W. C. Shaw nur "ein Aminsalz" der CMPP erwähnt ist. Auf Seite 7 unter Nummer 6 dieses Berichtes ist jedoch näher angegeben, daß die CMPP als Alkanolaminsalz formuliert war. Die Bezeichnung "Salz des Alkanolamins", für das auch der Ausdruck Oxalkylamin gebräuchlich ist, umfaßt nach der Feststellung der Patentabteilung im Versagungsbeschluß (S. 5 Abs. 3) die aus Löslichkeitsgründen bei Aryloxycarbonsäureherbiciden allgemein üblichen primären, sekundären und tertiären Oxyalkylamine. Die von der Anmelderin vertretene Auffassung, es liege nahe, daß bei dem Versuch gemäß Tabelle 33 des Shaw-Berichts kein Alkanolaminsalz verwendet worden sei, weil bei dem Bericht bei den Versuchen mit Aminsalzen das jeweils verwendete Amin näher definiert worden sei, während in Tabelle 33 nur die Angabe "ein Amin" der CMPP enthalten sei, verkennt den Zusammenhang zwischen der Seite 7 und der Tabelle 33 des Shaw-Berichts. Auf Seite 7 ist die Bezugsquelle für das formulierte Salz des Alkanolamins mit CMPP aufgeführt. Es wäre ungewöhnlich und der Lebenserfahrung widersprechend, wenn der Fachmann den Hinweis in der Tabelle 33, daß ein Aminsalz der CMPP verwendet worden sei, auf ein anderes als das bei der Bezugsquellenangabe genannte Salz des Alkanolamins beziehen würde. Die primären, sekundären und tertiären Alkylamine sind als glatte Äquivalente der Alkanolamine zu werten, die der Fachmann ohne weiteres an deren Stelle verwenden kann, wie die Patentabteilung auf Seite 3 unten des Versagungsbeschlusses vom 13. Juni 1969 festgestellt hat. Nicht nur das in einer Druckschrift ausdrücklich Beschriebene ist zum Stande der Technik zu rechnen, sondern auch das, was der Durchschnittsfachmann dem Inhalt einer Druckschrift ohne weiteres als gleichwertiges Mittel entnehmen kann (BGH GRUR 1962, 86, 89 - Fischereifahrzeug; RG MuW 1935, 254, 256 - Abraumkippenförderer). Der Umstand, daß das Alkanolaminsalz von Shaw nur zu Versuchszwecken verwendet worden ist, ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde (S. 3 am Ende des 1. Abs.) ohne Bedeutung. Entscheidend ist allein, daß der Fachmann nach dem druckschriftlichen Bericht von Shaw über den erfolgreichen Versuch der selektiven Unkrautbekämpfung in Mais-(corn)-saaten mit dem Alkanolaminsalz der CMPP die dort beschriebene Lehre nacharbeiten konnte.

3.

a)

Die Rechtsbeschwerde wendet sich auch vergeblich gegen den weiteren Ausgangspunkt des Beschwerdesenats, die Tatsache, daß die selektive Wirksamkeit bekannter Herbicide gegen bestimmte Unkräuter in Nutzpflanzenkulturen aus dem Stande der Technik nicht abzuleiten sei, begründe allein noch keine Auswahlerfindung. Der Standpunkt des Beschwerdesenats ist richtig. Der Umstand, daß die selektive Wirksamkeit eines bekannten selektiven Herbicids gegen bestimmte Unkräuter im Stande der Technik nicht vorbeschrieben oder vorbenutzt ist, begründet allein die Neuheit der Lehre, das bekannte selektive Herbicid zur Bekämpfung dieser Unkräuter zu verwenden. Zur Patentfähigkeit dieser Lehre muß der technische Fortschritt und die Erfindungshöhe hinzukommen. Letztere ergibt sich nicht schon ohne weiteres aus dem Fortschritt der neuen Lehre, daß weitere - im Stande der Technik noch nicht genannte - Unkräuter mit dem bekannten selektiven Herbicid bekämpft werden können. Wenn die Lehre, mit einem bekannten selektiven Herbicid weitere - im Stande der Technik noch nicht als mit diesem Mittel bekämpfbar offenbarte - Unkräuter selektiv zu vernichten, für den Fachmann nach dem Stande der Technik aufgrund seines Fachkönnens nahegelegen hat, ist die Erfindungshöhe zu verneinen. Sie ist dagegen zu bejahen, wenn die Lehre dem Fachmann aufgrund des Standes der Technik und seines durchschnittlichen Fachkönnens nicht nahegelegen hat; denn dann ist davon auszugehen, daß diese Lehre auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Als Anhaltspunkte für die Erfindungshöhe hat die Rechtsprechung verschiedene Umstände herangezogen: beispielsweise die Lösung eines seit langem bestehenden dringenden bisher ungelösten Bedürfnisses, ferner die Überwindung eines in der Fachwelt bestehenden Vorurteils, das von Versuchen, einen bestimmten Lösungsweg zu beschreiten, von vorneherein irrigerweise abhielt, weil sie keinerlei Erfolg versprachen, und weiter den Umstand, daß eine neue Lehre, insbesondere auf dem Gebiete der Chemie, eine überraschende, d.h. unerwartete Überlegenheit gegenüber vorbekannten Lehren gebracht hat.

b)

Die beiden zunächst genannten Anhaltspunkte zur Beurteilung der Erfindungshöhe (Bedürfnis und Vorurteil) hat auch der Beschwerdesenat herangezogen. Der Zusammenhang der Ausführungen, insbesondere im zweiten Absatz auf Seite 7 der Beschlußausfertigung, läßt jedoch erkennen, daß er diese beiden Kriterien als abschließende Beurteilungsmaßstäbe für die Erfindungshöhe der vorliegenden Erfindung gewertet hat. Damit wird der Beschwerdesenat der oben angeführten Rechtsprechung nicht gerecht, die diese beiden Anhaltspunkte nur beispielhaft für die Beurteilung der Erfindungshöhe herangezogen und letztlich immer auf die Frage abgestellt hat, ob die Lehre für den Durchschnittsfachmann nahegelegen hat. Für die Beurteilung der Erfindungshöhe ist von ebenso großem Gewicht, daß nach den Feststellungen des Beschwerdesenats in einer Reihe von Veröffentlichungen nach dem Prioritätszeitpunkt die Bekämpfung von Klebkraut und Vogelmiere mit bekannten Mitteln nicht als ausreichend bezeichnet und festgestellt worden ist, daß Wuchsstoffherbicide, - zu denen die beanspruchten Aminsalze der CMPP zählen -, für die Bekämpfung von Klebkraut wenig geeignet sind (S. 7 unten, S. 8 des ang. Beschl.). Nach dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringen der Anmelderin auf Seite 12 ihres Schriftsatzes vom 6. Juli 1970 (= Bl. 22 BeschwA. 32 W 120/69) sind die höheren und niederen Homologe der CMPP und die in anderer Weise chlor- und methylsubstituiertenalpha-Phenoxypropionsäurederivate, z.B. diealpha-5-Chlor-2-methyl- und die alpha-4-Chlor-3-methylphenoxypropionsäure gegen Klebkraut und Vogelmiere praktisch wirkungslos. Unter Berücksichtigung dieser zuletzt genannten Umstände könnte es nämlich als überraschende Tatsache zu werten sein, daß die beanspruchten Aminsalze der CMPP eine selektive Wirksamkeit gegen Klebkraut und Vogelmiere in heranwachsenden Getreidesaaten entfalten, die Lehre nach dem Streitpatent somit einen überraschenden, d. h. nicht vorhersehbaren Fortschritt gebracht hat. Der deutschen Patentschrift ... konnte der Fachmann keinen Hinweis auf die selektive Wirksamkeit der beanspruchten Aminsalze der CMPP gegen Klebkraut und Vogelmiere in Getreidesaaten entnehmen. Diese Druckschrift befaßt sich nur mit nach dem Vorbringen der Anmelderin gegen diese Unkräuter wirkungslosen Phenoxyessigsäurederivaten. Da der Beschwerdesenat das Gegenteil nicht festgestellt hat, muß in der Rechtsbeschwerdeinstanz unterstellt werden, daß der Fachmann, der diese Druckschrift nacharbeitete, erkannte, daß Vogelmiere trotz des dort (S. 5 r. Sp. Z. 85-88) gegebenen Hinweises mit den Phenoxyessigsäurederivaten in Getreidesaaten nicht zu bekämpfen war. Entsprechendes gilt von der schweizerischen Patentschrift ... Dort sind u.a. die Phenoxypropionsäure und deren Derivate als selektive Herbicide aufgeführt (S. 2, Z. 54), als Ausführungsbeispiel hierfür ist das beta-naphtoxy-alpha-propionamid genannt (Beispiel 6, S. 5, Z. 26-31). Die Anmelderin hatte hierzu vorgebracht, daß nur die mit der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Aminsalze der CMPP gegen Klebkraut und Vogelmiere selektiv wirksam seien (siehe S. 12 des Schriftsatzes vom 6. Juli 1970). Der Beschwerdesenat hat sich auch mit diesem Vorbringen nicht auseinandergesetzt. Deshalb muß in der Rechtsbeschwerdeinstanz auch hinsichtlich dieser Druckschrift, in der auf die Empfindlichkeit der Vogelmiere gegen die dort genannte Vielzahl von Herbiciden, unter anderem auch die Phenoxyessigsäurederivate, hingewiesen ist (S. 6, Z. 86-89), unterstellt werden, daß der Fachmann erkannte, daß mit den in ihr genannten Präparaten die Vogemiere nicht zu bekämpfen war und daß der Fachmann deshalb andere Derivate der Phenoxypropionsäure als das gegen Klebkraut und Vogelmiere in Getreidesaaten - unterstellt - selektiv unwirksame beta-Naphtoxy-alpha-propionamid zu deren Bekämpfung nicht in Erwägung gezogen hätte. Daß ein in der Struktur von den beanspruchten Aminsalzen der CMPP völlig verschiedenes Herbicid, nämlich Isopropyl N-(3-chlorphenylcarbamate) [ClPC] in dem Bericht der British Weed Control Conference, 1954, Seite 40 (= Anlage XII) als gegen Vogelmiere wirksam genannt wird, worauf der Beschwerdesenat in einem anderen Zusammenhang hinweist (S. 8 des ang. Beschl.), steht der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes nicht entgegen. Der Beschwerdesenat hat nämlich nicht festgestellt, daß dieses Herbicid in heranwachsenden Getreidesaaten gegen Vogelmiere selektiv wirksam ist. Auf Seite 29 des genannten Berichts wird nur die "post-emergence" Bekämpfung der jährlichen Unkräuter in Hülsenfruchtbeständen (legume crops) und die "pre-emergence" Behandlung in Baumwoll-, Gemüse und anderen Kulturen, nicht jedoch in Getreidesaaten erwähnt.

c)

Da die Beurteilung der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes somit unter fehlerhafter Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze zu dieser Frage erfolgt ist, insbesondere, daß ein überraschender, d.h. nicht vorhersehbarer Fortschritt einer neuen Lehre auf dem Gebiete der Chemie die Erfindungshöhe begründen kann, und weil der Beschwerdesenat wesentliches Vorbringen der Anmelderin zur Erfindungshöhe außer Betracht gelassen hat, war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Bei der Weiterbehandlung der streitigen Patentanmeldung wird der Beschwerdesenat das gesamte Vorbringen der Anmelderin zur Erfindungshöhe unter den obigen Gesichtspunkten zu würdigen und diejenigen Tatsachen festzustellen haben, die in der Rechtsbeschwerdeinstanz zugunsten der Anmelderin als richtig unterstellt werden mußten.

C.

Im Rahmen der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde erscheint es zur Klarstellung der Rechtslage angezeigt, noch auf folgendes hinzuweisen:

1.

Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand ein dringendes, vor dem Prioritätstag ungelöstes Bedürfnis gelöst hat, stellt der Beschwerdesenat darauf ab, daß die Bekämpfung von Vogelmiere und Klebkraut vor dem Prioritätszeitpunkt im Schrifttum nicht als ungelöstes dringendes Problem herausgestellt war (S. 9 des angef. Beschl.). Er meint weiter, nachveröffentlichte Druckschriften könnten nicht beweisen, daß schon vor diesem Zeitpunkt die Fachleute durchweg das Vorliegen eines Bedürfnisses erkannt hätten.

2.

Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Es kommt allein darauf an, ob im Prioritätszeitpunkt tatsächlich seit langem ein ungelöstes dringendes Bedürfnis für die Lösung des durch die Lehre nach der Anmeldung gelösten Problems bestanden hat. Wenn das der Fall ist, muß nach der Lebenserfahrung angenommen werden, daß den beteiligten Fachkreisen dieses Problem nicht entgangen ist, aber keiner Lösung zugeführt werden konnte. Es ist nicht erforderlich, daß das Problem vor dem Prioritätszeitpunkt im Schrifttum herausgestellt worden ist. Auch aus nachveröffentlichten Schriften kann auf ein vor dem Prioritätszeitpunkt bestehendes ungelöstes dringendes Bedürfnis geschlossen werden.

3.

Die vom Beschwerdesenat vertretene Auffassung, daß die Überwindung eines vor dem Prioritätszeitpunkt bestehenden Vorurteils gegen die Erprobung der in den Patentansprüchen aufgeführten Verbindungen gegen bestimmte Unkräuter in bestimmten Nutzpflanzenkulturen die Erfindungshöhe begründen kann, weil die irrige Vorstellung zu überwinden war. daß aufgrund eines bekannten Wirkungsmechanismus der Verbindungen eine Schädigung bestimmter Unkräuter von vorneherein negativ beurteilt werden mußte (S. 7 des angef. Beschl.), ist an sich richtig. Wie die Rechtsbeschwerde jedoch zu Recht rügt, wäre danach vom Beschwerdesenat zu untersuchen gewesen, ob ein Vorurteil gegen die Verwendung der im Anspruch genannten Aminsalze der CMPP zur Bekämpfung von Klebkraut und Vogemiere bestand, weil die Anwendung von Wuchsstoffherbiciden, wozu die CMPP gehört, von vorneherein keine selektive Wirksamkeit gegen die genannten Unkräuter in heranwachsenden Getreidesaaten versprach. Das hat der Beschwerdesenat zu prüfen unterlassen und muß das gegebenenfalls nachholen.