Bundesgerichtshof
Urt. v. 05.12.1995, Az.: X ZB 1/94
„Corioliskraft“

I. Auf die am 25. Juli 1978 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 25. Juli 1977 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das Patent 28 33 037 (künftig: Streitpatent) mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Messung der Strömung fließfähiger, eine oszillierende Leitung durchströmender Medien durch Auswertung von Coriolis-Kräften" am 13. August 1986 erteilt.

Gegen die Erteilung des Patents hat u.a. die Rechtsbeschwerdegegnerin (künftig: Einsprechende) Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende hat sich im wesentlichen darauf berufen, das Streitpatent sei durch den Inhalt der früheren deutschen Patentanmeldung 28 22 087 (künftig: Entgegenhaltung) vom 20. Mai 1978, offengelegt am 14. Dezember 1978, neuheitsschädlich vorweggenommen; für die Entgegenhaltung ist eine Unionspriorität vom 7. Juni 1977 in Anspruch genommen.

Die Patentabteilung 55 des Deutschen Patentamts hat das Streitpatent widerrufen. Nach dem ab 1. Januar 1978 geltenden deutschen Patentrecht sei die das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehmende Entgegenhaltung aufgrund ihres Altersranges zu berücksichtigen.

Gegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie die uneingeschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents begehrt hat. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Zurückweisung der Beschwerde damit begründet, Anspruch 1 des Streitpatents sei neuheitsschädlich durch die nachveröffentlichte Entgegenhaltung älteren Zeitranges vorweggenommen. Die Neuheitsschonfrist gemäß Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 des Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649 - IntPatÜG) komme der Inhaberin des Streitpatents nicht zugute, weil die Beschreibung in der Entgegenhaltung nicht erst innerhalb der Frist von sechs Monaten vor der Anmeldung des Streitpatents erfolgt sei. Einerseits sei auf die Anmeldung des Streitpatents beim Deutschen Patentamt und nicht auf den Zeitrang des Streitpatents abzustellen; andererseits sei die Entgegenhaltung mit ihrem Zeitrang, nicht mit dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung beim Deutschen Patentamt zu berücksichtigen. Da über den Antrag nur einheitlich entschieden werden könne, habe auch der nebengeordnete Anspruch 2 des Streitpatents keinen Bestand.

Letzteres entspricht der Rechtsprechung des Senats (vgl. BGHZ 105, 381, 383 f.[BGH 03.11.1988 - X ZB 12/86] - Verschlußvorrichtung für Gießpfannen). Die Rechtsbeschwerde nimmt dies hin. Die im übrigen erhobenen Angriffe der Rechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

2. Ohne Rechtsfehler wendet das Beschwerdegericht bei der Neuheitsprüfung auf die nach dem 1. Januar 1978 erfolgte Anmeldung des Streitpatents das PatG im Grundsatz in der ab 1. Januar 1978 geltenden Fassung an (Art. XI § 3 Abs. 5 i.V.m. Art. XI § 1 Abs. 1 u. Art. IV IntPatÜG), die hinsichtlich der Regelung in § 3 Abs. 1 bis 3 der geltenden Fassung des PatG 1981 wörtlich mit dieser übereinstimmt. Auf dieser rechtlichen Grundlage kommt der angefochtene Beschluß zu dem Ergebnis, daß die nachveröffentlichte Entgegenhaltung aufgrund einer zu Recht in Anspruch genommenen Unionspriorität vom 7. Juni 1977 (US-Anmeldung) im Sinne des § 2 Abs. 2 PatG 1978 (= § 3 Abs. 2 PatG 1981) gegenüber dem Streitpatent als älterer Stand der Technik anzusehen ist und dessen Inhalt neuheitsschädlich vorwegnimmt. Das wird insoweit auch von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet und läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

3. Im Ergebnis ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, die auf der Erfindung der Einsprechenden beruhende Beschreibung der Entgegenhaltung sei innerhalb der Neuheitsschonfrist erfolgt und sei deshalb unschädlich.

Zutreffend hat das Beschwerdegericht insoweit berücksichtigt, daß für alle zwischen dem 1. Januar 1978 und dem 1. Juli 1980 erfolgten Patentanmeldungen, mithin auch für das am 25. Juli 1978 angemeldete Streitpatent, anstelle des § 2 Abs. 4 PatG 1978 (= § 3 Abs. 4 PatG 1981) die Übergangsregelung des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG maßgeblich ist. Danach bleibt für die Anwendung von Art. IV Nr. 3 Int-PatÜG "soweit er § 2 (heute: § 3) Abs. 1 und 2 PatG betrifft, eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung ... außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht". Gegen diesen rechtlichen Ausgangspunkt erhebt die Rechtsbeschwerde keine Einwendungen.

Zu Recht hat das Beschwerdegericht den Lauf der Sechs-Monats-Frist von dem Tag der "Einreichung" der Anmeldung des Streitpatents und nicht von dessen Prioritätstag zurückgerechnet. Das entspricht dem Wortlaut des Gesetzes und der überwiegenden Ansicht zu den entsprechenden Bestimmungen des § 2 Abs. 4 PatG 1978 (= § 3 Abs. 4 PatG 1981) und Art. 55 Abs. 1 EPÜ (vgl. Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 96; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 3 Rdn. 96; Singer, EPÜ Art. 55 Rdn. 2; Günzel, Festschrift Rudolf Nirk, 1992, S. 441, 453; Schweizerisches Bundesgericht BGE 117 Teil 2, 480 ff.; ebenso letztlich auch Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., § 16 VI 1, 147 f.; offengelassen von EPA, Entsch. v. 01.07.1985 - T 173/83 - 3.3.1, GRUR Int. 1988, 246 - Antioxidans/Telecommunications; kritisch Loth, Gemeinschaftskomm. z. EPÜ, Art. 55 Rdn. 62 ff.; ders., Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 302 ff.; a.A. Hoge Raad, Urt. v. 23.06.1995, No. 15.706 (C 94/131) zu 3.3.2 gem. der von der Beschwerdeführerin überreichten Übers.). Das wird zu Art. 55 Abs. 1 EPÜ bestätigt durch die Bestimmung des Art. 89 EPÜ, nach welcher der Prioritätstag als Tag der Patentanmeldung lediglich im Rahmen von Art. 54 Abs. 2 und 3 sowie im Rahmen von Art. 60 Abs. 2 EPÜ gilt; Art. 55 Abs. 1 EPÜ ist dort nicht erwähnt. In der Rechtsprechung zu § 2 Satz 2 PatG 1968, dessen Regelung insoweit in Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG Eingang gefunden hat (vgl. schriftl. Bericht d. Rechtsausschusses zu A III 2 a.E., BlPMZ 1976, 348), war dies allgemein anerkannt (vgl. BGH, Urt. v. 15.12.1970 - X ZR 32/68, GRUR 1971, 214 - customer prints; Benkard, aaO., 6. Aufl., § 2 PatG Rdn. 52 - je m.w.N.). Ein Wille des Gesetzgebers, abweichen hiervon die "Anmeldung" gemäß Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 Int-PatÜG nach dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents zu bestimmen, ist nicht festzustellen.

4. Das Beschwerdegericht hat bei der Prüfung des Laufs der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist zutreffend auf den Prioritätstag der früheren Anmeldung abgehoben.

a) Zu Recht sieht das Beschwerdegericht die nach Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG maßgebliche "Beschreibung" der Entgegenhaltung in der prioritätsbegründenden Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Januar 1977.

aa) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, für die Neuheitsprüfung komme es nach Wortlaut und Zweck des § 2 Abs. 2 Nr. 1 PatG 1978 (= § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG 1981) nicht auf de Inhalt der prioritätsbegründenden Anmeldung, sondern auf den Inhalt der Anmeldung der Entgegenhaltung beim Deutschen Patentamt und deren spätere Veröffentlichung an. Daher könne auch nur deren Zeitpunkt für die Berechnung der Neuheitsschonfrist entscheidend sein. Dem kann nicht gefolgt werden.

Die Rechtsbeschwerde läßt außer acht, daß auch eine nachveröffentlichte frühere Patentanmeldung nach dem Wortlaut der Übergangsbestimmung und deren Sinnzusammenhang mit § 2 Abs. 2 Satz 1 PatG 1978 (= § 3 Abs. 2 Satz 1 PatG 1981) als Stand der Technik gilt, soweit sie - was das Beschwerdegericht hier von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen ohne Rechtsfehler bejaht hat - mit der prioritätsbegründenden Anmeldung übereinstimmt (§ 2 Abs. 2 Satz 2 PatG 1978 = § 3 Abs. 3 Satz 2 PatG 1981). In einem solchen Fall muß zwar ei ne Veröffentlichung der Anmeldung erfolgen, doch kann diese auch erst nach dem für den Zeitrang der späteren Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgen. Wenn aber eine Anmeldung auch im Falle ihrer Nachveröffentlichung gemäß der ausdrücklichen Regelung des Gesetzes als Stand der Technik gilt, wird hiermit nicht an die (im maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht erfolgte) Veröffentlichung angeknüpft.

bb) Auch der Tag der Anmeldung der Entgegenhaltung im Inland ist nicht entscheidend. Die Rechtsbeschwerde verweist zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht darauf, daß es bei § 2 Abs. 2 Satz 2 PatG 1978 (= § 3 Abs. 2 Satz 2 PatG 1981) letztlich nicht auf den Inhalt der prioritätsbegründenden Voranmeldung, sondern auf den - später der Öffentlichkeit zugänglich gemachten - Inhalt der Anmeldung der Entgegenhaltung beim Deutschen Patentamt ankomme. Insoweit vermengt die Rechtsbeschwerde sachliche und zeitliche Abgrenzungsmaßstäbe. Der Inhalt der deutschen Anmeldung einer Entgegenhaltung ist zunächst für die Feststellung einer sachlich neuheitsschädlichen Übereinstimmung mit der späteren Anmeldung von Bedeutung. In § 2 Abs. 2 Satz 2 PatG 1978 ist zum Ausdruck gebracht, daß für die zeitliche Rangfolge einer sachlich neuheitsschädlichen Anmeldung deren Priorität und nicht die Anmeldung beim Deutschen Patentamt entscheidet. Anhaltspunkte dafür, daß diese Differenzierung nach sachlicher und zeitlicher Erheblichkeit in der auf § 2 Abs. 1, Abs. 2 PatG 1978 (= § 3 Abs. 1, Abs. 2 PatG 1981) verweisenden Überleitungsvorschrift des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG geändert werden sollte, sind nicht ersichtlich und werden von der Rechtsbeschwerde nicht dargelegt.

cc) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ergibt sich aus der Begründung der Gesetzesvorlage nichts anderes. Danach sollte zwar die Neuheitsschonfrist alten Rechts (§ 2 Satz 2 PatG 1968) als "Kompromiß" (vgl. Bericht d. Rechtsausschusses, BlPMZ 1976, 346, 348 zu III 2 letzter Abs.) noch bis 1. Juli 1980 beibehalten werden, jedoch unter Geltung des bereits ab 1. Januar 1978 erweiterten Neuheitsbegriffs; die Übergangsregelung verweist ausdrücklich auf § 2 Abs. 1 und Abs. 2 PatG 1978. Den Unterlagen im Gesetzgebungsverfahren ist nicht zu entnehmen, daß der Gesetzgeber die aus diesem Zusammenwirken sich ergebende Änderung gegenüber der früheren gesetzlichen Regelung in § 2 Satz 2 PatG 1968 hätte vermeiden wollen. Das stimmt mit dem Zweck der Neuregelung überein. Die Einführung des sogenannten absolut formellen Neuheitsbegriffs stellt sicher, daß nur solche Erfindungen belohnt werden, die objektiv eine Bereicherung der Technik darstellen (vgl. Sen.Beschl. v. 12.02.1987 - X ZB 4/86, GRUR 1987, 231, 232 zu II 3 c - Tollwutvirus). Das ist bei Existenz einer früheren Anmeldung nicht mehr der Fall, auch wenn sie erst später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und der Erfinder wegen der Nachveröffentlichung von der früheren Anmeldung keine Kenntnis haben konnte und daher subjektiv eine erfinderische Leistung erbracht haben mag.

b) Es ist auch nicht zu erkennen, daß dieses Verständnis der Neuheitsschonfrist gemäß der Übergangsregelung des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG in Widerspruch zu der gleichzeitig verabschiedeten Regelung des nunmehr geltenden Rechts stünde. Das geltende Recht spricht zumindest tendenziell dafür, unter "Beschreibung" im Sinne des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG bereits die prioritätsbegründende Anmeldung einer Entgegenhaltung, nicht erst deren spätere Veröffentlichung zu verstehen. Zweifel daran, daß die prioritätsbegründende Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Juni 1977 als die nach der Übergangsregelung erforderliche "Beschreibung" zu werten ist, ergeben sich insbesondere nicht aus der Regelung in § 2 Abs. 4 PatG 1978 (= § 3 Abs. 4 PatG 1981; Art. 55 Abs. 1 EPÜ). Nach § 3 Abs. 4 PatG 1981 bzw. Art. 55 Abs. 1 EPU bleibt eine "Offenbarung" der Erfindung (englisch: disclosure of the invention; französisch: divulgation de l'invention) u.a. dann außer Betracht, wenn sie "nicht früher als sechs Monate" vor der Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Unter "Offenbarung" aber ist nach dem Sprachgebrauch der patentrechtlichen Vorschriften eher die Darstellung der Erfindung als deren Veröffentlichung zu verstehen. § 35 Abs. 2 PatG 1981 wie Art. 83 EPÜ bezeichnen die Beschreibung der technischen Lehre gegenüber der Anmeldestelle als "Offenbarung" und betreffen die (noch) nicht veröffentlichte Patentanmeldung. Für ein Verständnis der "Offenbarung" als Darstellung der Erfindung spricht auch, daß nach § 3 Abs. 2 PatG 1981 ebenso wie nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ nicht erst die Veröffentlichung durch Beschreibung oder Benutzung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ = § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981), sondern auch eine (noch) nicht veröffentlichte frühere Patentanmeldung zum (fiktiven) Stand der Technik gehören. Hieraus dürfte der Schluß zu ziehen sein, daß neuheitsschädlich alles das ist, was objektiv im Zeitpunkt der Anmeldung eines Patents schon vorhanden war in dem Sinne, daß sich der Erfinder dessen entäußert hatte. Dabei könnte es auch keine Rolle spielen, ob diese Entäußerung durch inhaltliche Beschreibung der Erfindung im Inland oder im Ausland erfolgte. In beiden Fällen könnte der spätere Anmelder gleichermaßen die Offenbarung nicht erkennen. Nach Art. 54 Abs. 4 EPÜ werden frühere Anmeldungen bei der Neuheitsprüfung nur berücksichtigt, soweit der territoriale Geltungsbereich sich mit dem der früheren Anmeldung deckt. Das bestätigt, daß die Regelung insgesamt der Verhinderung von Doppelpatentierungen dient. Dann aber wäre entscheidend ebenfalls der Inhalt der früheren Anmeldung (zu § 3 Abs. 2 PatG 1981 ebenso Benkard, 9. Aufl., aaO., § 3 Rdn. 77). Dies deutet darauf hin, Zweck der Fristenregelung in § 3 Abs. 4 PatG 1981 wie auch in Art. 55 Abs. 1 EPÜ habe nicht der Umstand sein sollen, daß der spätere Anmelder in ausreichendem Maße Gelegenheit zur Kenntnisnahme von der früheren Anmeldung erhalten sollte; vielmehr sollte der Berechtigte - gerade auch in den Mißbrauchsfällen - angemessen Gelegenheit erhalten, seinerseits die Erfindung anzumelden, so daß folgerichtig lediglich auf das Alter der Erstanmeldung abgestellt würde.

Etwas anderes folgt auch nicht aus den Beratungen der Münchner Diplomatischen Konferenz zur Formulierung der Neuheitsschonfrist nach Art. 55 Abs. 1 EPÜ (= § 3 Abs. 4 PatG 1981 bzw. § 2 Abs. 4 PatG 1978 - vgl. dazu im einzelnen Berichte d. Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, herausg. v. der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 1977, Sitzungsbericht d. Hauptausschusses I M/PR/I S. 30 Nr. 63: mißbräuchliche Anmeldung am 1. Januar.1981, berechtigte Anmeldung am 1. Oktober 1981). Allerdings wurde dort auf Vorschlag der britischen Delegation bewußt die geltende Fassung ("Offenbarung ... nicht früher als sechs Monate vor Einreichung ...") anstelle der zunächst vorgesehenen Fassung ("... innerhalb von sechs Monaten vor ...") gewählt; und dies wurde mit der Erwägung begründet, anderenfalls ergebe sich wenig einleuchtend, daß eine frühere Anmeldung nur dann neuheitsschädlich sei, wenn sie innerhalb der Sechs-Monats-Frist veröffentlicht werde, hingegen gleichermaßen schädlich sei, wenn sie früher oder aber noch später, nämlich erst nach Einreichung der späteren Anmeldung erfolge. Dem lag erkennbar die Annahme zugrunde, daß es für die Berechnung der Neuheitsschonfrist auch bei einer früheren Anmeldung entscheidend nicht auf das Datum der Anmeldung (oder deren Priorität), sondern auf dasjenige ihrer Veröffentlichung ankomme. Dabei handelte es sich jedoch - wie ausgeführt - nach dem Zusammenhang der Vorschriften um eine Fehlvorstellung, deren Berechtigung bei dieser Gelegenheit nicht weiter diskutiert wurde. Weder hat man sich bei den Ausschußberatungen eindeutig auf eine solche Auslegung festgelegt, noch hat sie einen hinreichenden Niederschlag in der endgültigen Fassung des EPÜ und der zu ihrem Verständnis ausgearbeiteten Denkschrift gefunden.

Der deutsche Gesetzgeber hat in den unterschiedlichen Formulierungen "nicht früher als sechs Monate vor" und "innerhalb von sechs Monaten vor" offenbar keinen unterschiedlichen Regelungsgehalt gesehen. Sonst wäre im Gesetzgebungsverfahren des IntPatÜG ein Hinweis auf die unterschiedliche Bedeutung der einerseits für den neuen § 2 Abs. 4 PatG 1978 (= § 3 Abs. 4 PatG 1981) und andererseits für die Übergangsregelung nach Art. XI § 3 Abs. 6 IntPatÜG und auch schon in Art. 4 Abs. 4 des gleichzeitig ratifizierten Straßburger Patentübereinkommens vom 27. November 1963 (BGBl. 1976 II 658) verwendeten Formulierungen zu erwarten gewesen. Dies gilt um so mehr, als im EPÜ die entsprechende Regelung des Straßburger Übereinkommens übernommen werden sollte (vgl. Bemerkung zu Art. 12 des EPÜ-Vorentwurfs von 1962, in deutscher und französischer Fassung vom Veröffentlichungsdienst der EG herausgegeben). Wenn der deutsche Gesetzgeber hingegen den unterschiedlichen Formulierungen eine Bedeutung beigemessen hätte, dann würde es sich erst recht verbieten, Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG in Anwendung auf § 2 Abs. 4 PatG 1978 (= § 3 Abs. 4 PatG 1981) so zu verstehen, daß die Neuheitsschonfrist erst ab Veröffentlichung der früheren Anmeldung zu rechnen ist; dann wäre die Regelung nämlich unsinnig formuliert, da ein Stand der Technik im Sinne des § 2 Abs. 4 PatG 1978 definitionsgemäß erst nach der späteren Anmeldung veröffentlicht wird und daher nicht die Bedingung einer Veröffentlichung innerhalb von sechs Monaten vor derselben erfüllen kann, wie es Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG vorsieht.

5. Von einer im Wege der Analogie auszufüllenden Gesetzeslücke kann nach dem bisher Erörterten keine Rede sein..Für eine Berücksichtigung der subjektiven Möglichkeit des Erfinders, eine frühere Anmeldung zur Kenntnis zu nehmen, ist kein Raum. Diese (subjektive) Voraussetzung ist vielmehr erst bei der Bewertung der Tätigkeit als erfinderisch angesiedelt (vgl. § 2 a Satz 2 PatG 1978 = § 4 Satz 2 PatG 1981 sowie Art. 56 Satz 2 EPÜ). Anhaltspunkte dafür, daß ein umfassender Schutz des berechtigten Anmelders für eine Zeit, die länger als sechs Monate vor seine spätere Anmeldung zurückreichen würde, beabsichtigt war, sind nicht ersichtlich.

Auch aus dem Gedanken des Vertrauensschutzes begegnet die ab 1. Januar 1978 geltende Übergangsregelung des Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG vom 21. Juni 1976 keinen Bedenken.

6. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG 1981). Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981.