Bundesgerichtshof
Beschl. v. 24.03.1987, Az.: X ZB 23/85
„Berichtigung:“

II.

Die zugelassene Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1.

Eine unzulässige Erweiterung (§ 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968/1978) hat das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler verneint.

Soweit im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 in Abweichung von dem bekanntgemachten Patentanspruch 1 zusätzliche Merkmale aufgenommen worden sind, erhebt auch die Einsprechende keine Einwendungen. Sie sieht jedoch eine unzulässige Erweiterung darin, daß der erteilte Patentanspruch 1 nicht durch die Angabe eines bestimmten Materials konkretisiert ist, wie es in dem ursprünglichen Anspruch 4 und in der Fassung des Anspruchs 1 gemäß Eingabe vom 5. Mai 1980 vorgesehen war.

Das Bundespatentgericht hat zunächst die Frage erörtert, ob die zum Patent angemeldete Lehre nicht schon nach den ursprünglichen Unterlagen auf eine Prothese aus Aluminiumoxidkeramik beschränkt war. Es hat dies zu Recht verneint. Die ursprüngliche Formulierung der Patentansprüche stellte in Anspruch 1 lediglich auf eine bestimmte Form der Prothese ab. Erst in der weiteren Ausgestaltung der Erfindung gemäß den Ansprüchen 4 und 5 wurde eine in der Beschreibung (ErtA S. 5 Abs. 4) lediglich als "vorteilhaft" bezeichnete bestimmte Materialwahl vorgeschlagen. Damit wurde deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre nicht von der Verwendung eines bestimmten Materials abhängig sein sollte. Da dem Fachmann durch den in der Beschreibungseinleitung erwähnten Stand der Technik Gehörknöchelchen-Prothesen an sich bekannt waren, bedurfte er auch keiner Belehrung darüber, aus welchem Material solche Prothesen an sich hergestellt werden konnten.

Ein Problem von grundsätzlicher Bedeutung sieht das Bundespatentgericht darin, daß mit den Merkmalen des ursprünglichen Patentanspruchs 1 ohne Einbeziehung der Materialbestimmung nach den ursprünglichen Ansprüchen 4, 5 nicht alle in der ursprünglichen Beschreibung genannten Teilaufgaben gelöst werden konnten. Der vorliegende Fall ergibt jedoch insoweit keine Probleme. Wenn eine Patentanmeldung - wie es üblich und grundsätzlich auch zulässig ist - eine Mehrzahl von Patentansprüchen mit zumindest teilweise unterschiedlichen oder zusätzlichen Merkmalen enthält, so liegt es in der Natur der Sache, daß bei Verwirklichung der abweichenden oder zusätzlichen Merkmale auch abweichende oder zusätzliche Vorteile erzielt werden. Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß bei der Formulierung mehrerer Patentansprüche meist auch eine gewisse Differenzierung in der Aufgabenstellung gegeben ist, wenn dies auch häufig keine große praktische Bedeutung haben wird. Denn nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats ist das einer Erfindung zugrunde liegende technische Problem (die Aufgabe) nicht nach den subjektiven Vorstellungen des Erfinders, sondern nach objektiven Kriterien, nämlich an Hand des von der Erfindung erreichten Erfolges, zu bestimmen (vgl. BGHZ 78, 358 - Spinnturbine II).

Die Rechtsbeschwerde sieht ein anderes Bedenken und macht geltend, der dem angefochtenen Beschluß zugrunde liegende Patentanspruch 1 sei ebenso wie der bekanntgemachte Patentanspruch 1 deswegen unzulässig erweitert, weil die Anmelderin mit Eingabe vom 5. Mai 1980 einen durch Einbeziehung der Materialangaben aus dem ursprünglichen Patentanspruch 5 eingeschränkten Anspruch 1 formuliert und damit auf die Gewährung eines weitergehenden Patentschutzes verzichtet habe. Dem kann nicht gefolgt werden. Richtig ist lediglich, daß eine unzulässige Erweiterung auch dann vorliegt, wenn Teile der Anmeldung, auf deren Weiterbehandlung endgültig verzichtet wurde, wieder in die Anmeldung aufgenommen werden (BGH GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil; Benkard PatG GebrMG 7. Aufl., § 38 PatG Rdn. 37). Ein solcher Verzicht lag jedoch nicht vor. Ein Verzicht braucht zwar nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet zu werden, er muß jedoch eindeutig zum Ausdruck kommen. Eine im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgelegte engere Anspruchsfassung oder eine Zusammenziehung mehrerer Ansprüche zu einer Gesamtkombination genügt für sich alleine noch nicht (vgl. BGH GRUR 1967, 413, 417 - Kaskodeverstärker; 1977, 714, 715 - Fadenvlies; BlPMZ 1979, 151 - Etikettiergerät II). Im Zweifel ist in der Neufassung der Unterlagen eher ein Formulierungsversuch des Anmelders als bereits ein endgültiger Verzicht zu sehen (Benkard a.a.O. § 35 Rdn. 555). So auch hier. Das Patentamt hatte in seinem ersten Prüfungsbescheid vom 4. Januar 1980 insbesondere Anstoß an der Formulierung der Aufgabenstellung genommen, die gewissermaßen in einem einzigen Atemzug zusammenfaßte, was teilweise den Patentanspruch 1 und zum Teil erst die ursprünglichen Patentansprüche 4 und 5 betraf. Der Prüfer hatte deswegen gerügt, daß die Formulierungen der Aufgabenstellung und der in den Patentansprüchen erfaßten Lösung nicht hinreichend aufeinander abgestimmt waren. Er hatte deswegen aber - entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde - keineswegs eine Zusammenziehung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 5 verlangt, sondern lediglich erklärt, es müsse entweder bei Aufrechterhaltung des Anspruchs 1 die Aufgabe präzisiert oder es müßte bei Zusammenfassung der Merkmale der Ansprüche 1 und 5 glaubhaft gemacht werden, warum ein Wirkungszusammenhang dieser Merkmale gegeben sei. Mit einer Neuformulierung der Ansprüche gemäß Eingabe vom 5. Mai 1980 hat die Anmelderin keine der beiden genannten Möglichkeiten gewählt, sondern einen eigenständigen Formulierungsversuch unternommen. Sie hat einerseits zwar einen neuen Anspruch 1 als Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 5 vorgelegt, andererseits aber als Nebenanspruch einen Anspruch 2 formuliert, mit dem auch andere in Betracht kommende Materialien erfaßt werden sollten. Diese Neufassung hat jedoch nicht die Billigung der Prüfungsstelle gefunden, die dann ihrerseits am 4. Juli 1980 eine Neufassung der Ansprüche vorschlug, die darauf hinaus lief, daß die Vorschläge für ein besonderes Material gestrichen wurden. Dies hat die Anmelderin akzeptiert. Es liegt nach alledem gerade nicht der für die Annahme eines Verzichts sprechende Fall vor, daß die Anmelderin sich mit der Neufassung gemäß Eingabe vom 5. Mai 1980 einem Verlangen der Prüfungsstelle gebeugt hätte (vgl. dazu Benkard a.a.O. § 35 Rdn. 157 m.w.N.). So hat es insbesondere auch der Prüfer nicht verstanden, wie sein Formulierungsvorschlag vom 4. Juli 1980 zeigt.

2.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die in Streit stehende Patentanmeldung zu Unrecht und unter Verletzung der §§ 4, 93 PatG (= §§ 2 a, 41 1 PatG 1978) als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anerkannt.

a)

Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit liegt im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und ist insoweit der Nachprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz verschlossen (§ 107 Abs. 2 PatG). Der angefochtene Beschluß kann daher lediglich darauf überprüft werden, ob er auf einem Verkennen des Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit und damit auf einer Verletzung materiellen Rechts oder - im Hinblick auf die zu § 93 PatG erhobene Rüge - darauf beruht, daß das Patentgericht bei der Würdigung des zu berücksichtigenden Standes der Technik wesentliche tatsächliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen hat. Im vorliegenden Fall kann weder das eine noch das andere festgestellt werden.

b)

Die in Streit stehende Patentanmeldung befaßt sich mit dem Problem (Aufgabe) der günstigen Befestigung einer Mittelohr-Prothese (Gehörknöchelchen-Prothese; Tympanoplastik) im Ohr. Dieses Problem soll nach Anspruch 1 in der letzten Fassung im wesentlichen dadurch gelöst werden, daß für eine aus einer Platte und einem daran ansetzenden Schaft bestehende Prothese mindestens eine Rille an der dem Schaft abgewandten Seite der Platte angeordnet wird. Mit einer solchen Gestaltung soll erreicht werden (Spalte 2, Zeilen 23 ff und Zeilen 52 ff der Auslegeschrift), einen noch vorhandenen Gehörknöchelchen-Rest stabil in der Rille zu lagern und die notwendige Anpassung der Prothese auf eine Korrektur der Schaftlänge zu beschränken. Bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit war daher zu prüfen, wie weit bereits der Stand der Technik Vorbilder und Anregungen für die vorgeschlagene Gestaltung und Befestigung bot. Es ist nicht ersichtlich und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht geltend gemacht, daß das Patentgericht insoweit von einer anderen Ausgangslage ausgegangen ist.

c)

Zu der deutschen Offenlegungsschrift 19 26 587 hat das Bundespatentgericht ausgeführt, es werde eine einstückige Mittelohr-Prothese aus glasigem Kohlenstoff beschrieben, bei der eine Platte mit strahlenförmig angeordneten Einschnitten vorgesehen sei; der Entgegenhaltung seien keine weitergehenden Ausführungen insbesondere über den Einbau dieser Prothese zu entnehmen und daher auch keine Anregungen zur Verbesserung im Sinne der Streitanmeldung.

Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde ist nicht ersichtlich, daß das Patentgericht wesentlichen Inhalt der Entgegenhaltung übersehen hätte. Das Patentgericht hat sich ausschließlich mit der Ausführungsform nach Figur 3 der Entgegenhaltung befaßt; in bezug auf diese Ausführungsform macht auch die Rechtsbeschwerde nicht geltend, daß die Entgegenhaltung Ausführungen zur Anbringung der Prothese enthalte. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Patentgericht in der nicht weiter erläuterten Anordnung seitlicher Schlitze keine Anregung in Richtung auf die Lehre der Streitanmeldung gesehen hat. Lediglich im Zusammenhang mit der Ausführungsform nach Figur 1 wird in der Entgegenhaltung das Befestigungsproblem angesprochen. Diese auch von der Einsprechenden in den Vorinstanzen nicht besonders behandelte Ausführungsform hat das Patentgericht mit Recht gar nicht erst in seine Erörterungen einbezogen, da sie weiter von der Streitanmeldung entfernt liegt. Es handelt sich nämlich um eine zweiteilige Prothese, bei der ein Schaft aus glasigem Kohlenstoff zum Zwecke der Befestigung an einem Gehörknöchelchen mit einem geschlitzten Ring aus Polytetrafluorethylen verbunden ist. Insoweit ist daher kein wesentlicher Sachverhalt übergangen worden.

d)

Zu dem UdSSR-Erfinderschein 204 496 hat das Patentgericht ausgeführt, er beziehe sich nicht wie die Streitanmeldung auf eine Tympanoplastik (d.h. eine Mittelohr-Prothese, die für den gleichzeitigen Ersatz von Steigbügel, Amboß und große Teile des Hammers und damit für die Überbrückung der gesamten Paukenhöhle vom Trommelfell bis zum ovalen Fenster des Innenohrs geeignet ist), sondern um eine Stapesplastik (Steigbügelprothese), die dementsprechend auch anders ausgestaltet sei. Zur Befestigung des Ambosses seien an dem verdickten einen Ende der Prothese eine Nut mit Sackloch für den spitzen Teil des Ambosses mit seinem Vorsatz und ein besonderes Haltebügelchen zur Fixierung der Prothese am Amboß vorgesehen. Bei einer solchen Ausgestaltung habe es dem Durchschnittsfachmann nicht in den Sinn kommen können, eines der Befestigungsmittel, nämlich die Nut, isoliert zu betrachten und für einen anderen Zweck, nämlich die Fixierung einer Tympanoplastik in der Trommelfellebene einzusetzen.

In diesen Ausführungen ist entgegen des Rüge der Rechtsbeschwerde kein Rechtsfehler zu erkennen. Das Patentgericht hat nicht verkannt, daß Mittelohrprothese und Steigbügelprothese einander sehr nahe stehen; es ist daher auch ersichtlich davon ausgegangen, daß der maßgebliche Fachmann die Entwicklungen auf beiden Gebieten kennt. Andererseits hat das Patentgericht aber zutreffend berücksichtigt, daß es sich um unterschiedliche, wenn auch verwandte Gegenstände handelt, daß sie an unterschiedlichen Stellen zu befestigen sind, daß sie daher zum Teil unterschiedlichen Anforderungen entsprechen müssen und daß daher auch die Methoden der Anbringung nicht ohne weiteres übertragen werden können. Es ist daher aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn das Patentgericht in tatsächlicher Würdigung der konkreten Umstände zu dem Ergebnis gekommen ist, daß die Lehre der Streit-Anmeldung durch den UdSSR-Erfinderschein nicht nahegelegt worden sei. Die sachliche Richtigkeit dieser Würdigung ist Tatfrage und unterliegt als solche nicht der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren.

e)

Zu der Veröffentlichung von Shea in ORL Digest (Januar 1977, S. 9-15) hat das Patentgericht ausgeführt, hier werde zwar eine Mittelohrprothese mit Platte und Schaft gezeigt, auf das Problem der günstigen Befestigung im Ohr werde jedoch nicht eingegangen, es werde daher keine Anregung vermittelt, zum Zwecke besserer Befestigung an der Oberseite der Platte Rillen anzubringen. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit, das Patentgericht habe übersehen, daß in Figur 7 und im Text auf Seite 12 eine vom Steigbügel bis zum Trommelfell reichende Prothese beschrieben werde, dessen ausgekehltes Schaftende das Köpfchen des Steigbügels übergreife. Die Rüge ist nicht begründet. Der zitierten Stelle - auf die sich auch die Einsprechende in den Vorinstanzen nicht berufen hatte - ist nicht zu entnehmen, daß die Auskehlung wesentliches Mittel der Befestigung und nicht in erster Linie ein Mittel zu einer die Übertragung der Schallschwingungen sichernden Berührung sein soll. Im übrigen befaßt sich der angefochtene Beschluß auch nicht mit dieser, sondern mit einer in der gleichen Entgegenhaltung beschriebenen anderen Prothese, die als vollständige Mittelohrprothese im Sinne der Streitanmeldung geeignet ist, den gesamten Bereich zwischen Trommelfell und Eingang zum Innenohr zu überbrücken. In bezug auf diese in Figur 6 der Entgegenhaltung dargestellte Prothese wird auf das Problem der Befestigung nicht eingegangen, wie auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Frage gestellt wird; eine Auskehlung des Schaftendes ist für diesen Fall weder vorgesehen noch sachgerecht. Unter diesen Umständen ist es nicht zu beanstanden, daß das Patentgericht sich mit der vom Gegenstand der Streitanmeldung weiter entfernt liegenden Trommelfell-Steigbügel-Prothese nicht weiter befaßt hat. Die Entscheidungsgründe müssen nur die für die richterliche Überzeugung leitenden Gesichtspunkte mitteilen (§ 93 Abs. 1 Satz 2 PatG); sie müssen sich nicht mit jedem ferner liegenden möglichen Argument ausdrücklich auseinandersetzen, das nicht einmal von den Verfahrensbeteiligten als wesentlich herausgestellt worden ist.

f)

Abschließend hat das Patentgericht festgestellt, auch eine Zusammenschau des entgegengehaltenen Standes der Technik habe dem Fachmann nicht den Weg zur Lehre der Streitanmeldung gewiesen, weil der verbindende Gedanke zu dem Problem einstückiger Mittelohrprothesen gefehlt habe. Das Bundespatentgericht hat damit die für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erforderliche Gesamtschau vorgenommen. Das Ergebnis dieser Beurteilung ist wiederum Tatfrage und daher in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht auf seine sachliche Richtigkeit nachzuprüfen.

3.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).