Gemäss §20 Abs. 2 des Ersten Überleitungsgesetzes, der mit dem auf gehobenen §11 Abs. 3 der Verordnung vom 12. Mai 1945 übereinstimmt, tritt bei Patenten, die nach der Verordnung vom 12. Mai 1943 ohne: vorherige Bekanntmachung der Anmeldung erteilt worden sind, die Wirkung des Patents gegen Dritte erst mit der Veröffentlichung der Patentschrift ein. Bei Erlass des Berufungsurteils war die Klagepatentschrift noch nicht ausgegeben. Das Berufungsgericht hat der Klage gleichwohl auf Grund der §§1 UnlWG, 826 BGB stattgegeben. Die Prüfung, ob diese Vorschriften das Klagebegehren stützen, erübrigt sich insoweit, als Ansprüche für die Zeit ab 26. Juli 1951, dem Tage der Veröffentlichung der Klagepatentschrift, Geltend gemacht werden, also insbesondere für den Unterlassungsanspruch, da dafür jetzt die §§6, 47 PatG als Klagegrundlage in Betracht kommen. In Anwendung der vom Reichsgericht aufgestellten und vom Bundesgerichtshof übernommenen Rechtsgrundsätze ist eine Änderung der Patentlage auch in der Revisionsinstanz zu beachten (vgl. RGZ 148, 400 [402]; BGH GRUR 1951, 70). Der Schadensersatz- und der Rechnungslegungsanspruch sind jedoch auch noch, für eine vor dem Inkrafttreten des Klagepatents zurückliegende Zeit, nämlich seit dem Eingang des Verwarnungsschreibens der Klägerin vom 21. Februar 1949 bei der Beklagten, rechtshängig. Insoweit bedarf es daher nach wie vor eines Eingehens auf die ursprüngliche Klagegrundlage. Die Ausführungen des Berufungsgerichts hierzu sind nicht frei von Rechtsirrtum. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, dass die Beklagte von dem Augenblicke an nach den §§1 UnlWG, 826 BGB zur Unterlassung, Schadensersatzleistung und Rechnungslegung verpflichtet sei, in dem sie von der Patenterteilung Kenntnis erlangt habe. Denn von diesem Augenblicke an lasse sich sagen, dass die Beklagte die infolge der Zeitverhältnisse eingetretene Schutzlosigkeit der Klägerin sittenwidrig für sich ausgenutzt habe. Die Kenntnis von dem Klagepatent habe sie durch das Verwarnungsschreiben der Klägerin vom 21. Februar 1949 erhalten, in dem ihr die Klägerin die unterlagen für die Patenterteilung übersandt habe.

Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ist eine Ausschlusswirkung des Patents vor der Bekanntmachung der Anmeldung und bei nicht bekanntgemachten Anmeldungen vor der Veröffentlichung der Patentschrift nicht gegeben. Es besteht bis dahin kein Recht zur alleinigen Benutzung der Erfindung. Es wird daher insoweit auch kein Recht im Sinne des §823 BGB anerkannt, dessen schuldhafte Verletzung schadensersatzpflichtig machen würde (vgl. RGZ 77, 81; GRUR 1944, 137 [140]; BGH Lindenmaier-Möhring §1 PatG Nr. 1). Lediglich, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Handlungsweise des Benutzers als vorsätzliche gegen die guten Sitten verstossende Schadenszufügung erscheinen lassen, kann Schadensersatz wegen der Benutzung begehrt werden (vgl. Urteil des RG vom 2. Okt, 1944 , I 11/44, GRUR 1951 S. 278). Das Kammergericht hat im Anschluß an Reimer ("Die Technik" 1946, 269) es als sittenwidrig angesehen, wenn ein Nachahmer die hilflose Lage eines bis zur Eröffnung des Deutschen Patentamts schutzrechtslosen Erfinders ausnutzt, um sich in den Besitz von dessen geistiger Schöpfung zu setzen (GRUR 1948, 207 [208]). Die Schutzlosigkeit bestand nicht nur für denjenigen, der seine Erfindung vor 1945 noch nicht zum Patent angemeldet hatte, sondern auch für den sogenannten Alt-Anmelder, decken Anmeldung mangels Bekanntmachung der Anmeldung und auch noch nach Erteilung des Patents mangels Veröffentlichung der Patentschrift nicht gegen Dritte wirksam geworden war, und diese Schutzlosigkeit dauerte auch nach der Türöffnung des Deutschen Patentamts noch bis zur Bekanntmachung der Anmeldung oder bis zur Veröffentlichung der Patentschrift fort. Den Fall einer schutzlosen Alt-Anmeldung hat das Hanseatische Oberlandesgericht in einem Urteil vom 3. November 1949 (GRUR 1950, 82) behandelt. Es hat sich dem Standpunkt des Kammergerichts grundsätzlich angeschlossen, dabei jedoch noch auf eine Reihe zu berücksichtigender Gesichtspunkte hingewiesen. Es hat insbesondere als wesentlich herausgestellt, daß der Nachahmer seine Einrichtungen und. Erzeugnisse von der Leistung des anderen ableite (a.a.O. S. 85 unter I 2). Dar Senat schließt sich diesem Standpunkt an. Danach ist also eine Handlungsweise im Sinne der §§1 UnlWG, 826 BGB beispielsweise dann nicht gegeben, wenn die Benutzung auf der eigenen Erfindung des in Anspruch Genommenen oder auf der Erfindung eines unbeteiligten Dritten beruht oder wenn sie dem Stande der Technik entspricht. In diesen Fällen handelt der Benutzer auch dann nicht unlauter, wenn er nachträglich erkennt, daß die Erfindung oder die Anmeldung des Klägers älteren Datums ist als seine eigene Benutzung. Das Berufungsgericht ist auch auf das für einen Anspruch aus §§1 UWG, 826 BGB unerläßliche subjektive Moment nicht hinreichend eingegangen. Es muß geprüft werden, ob die Klägerin der Beklagten überhaupt als schutzloser Erfinder gegenüber getreten ist, dessen Notlage die Beklagte bewusst ausgebeutet haben soll, ob nicht vielmehr die Beklagte das ihr entgegengehaltene Patent bis in den Rechtsstreit hinein für voll wirksam gehalten und ihre angebliche Verletzung lediglich auf die abweichende Beurteilung des Schutzumfanges des Patents gestützt hat. Diese wesentlichen Gesichtspunkte hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Soweit als Klagegrundlage nur die §§1 UnlWG, 826 BGB in Betracht kommen, das heißt für die Zeit von der Verwarnung bis zur Veröffentlichung des Patents mußte daher schon aus diesem Grunde das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückgewiesen werden.

Weitere Voraussetzung für einen Anspruch aus §§1 UnlWG, 826 BGB, ist, daß die Beklagte von den Mitteln des Klagepatents Gebrauch gemacht hat. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, daß den Gegenstand der Erfindung des Klagepatents eine Sohle mit einer Zelluloid Folie bis zu 0,5 mm Stärke bilde, wobei es gleichgültig sei, ob die Folie bereits vor der Verbindung mit der Sohle vorhanden gewesen oder ob sie, wie bei der angegriffenen Ausführungsform, durch Aufstreichen oder Aufwalzen einer flüssigen Zelluloidmasse auf die Sohle entstanden sei. Das Berufungsgericht hält sich nicht für befugt, diesen Gegenstand der Erfindung auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen. Nach dem Wegfall der Ausschlußfrist des früheren §37 Abs. 3 PatG bestehe auch kein Anlaß mehr, den Patentanspruch auf Grund des vorbekannten Standes der Technik einengend auszulegen. Vielmehr sei der Verletzer auf den Weg der Nichtigkeitsklage zu verweisen, wenn er glaube, daß das Patent mit Rücksicht auf den vorbekannten Stand der Technik nicht hätte erteilt werden dürfen.

Auch diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Sie berücksichtigen nicht die von Reichsgericht in den letzten Jahren entwickelten Rechtsgrundsätze, die sich der erkennende Senat zu eigen macht. Das Reichsgericht hat für die Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents zwei Begriffe herausgearbeitet: einmal den sogenannten Gegenstand der Erfindung, d.i. die aus dem Wortlaut der Patentansprüche als Grundlage, aber unter Heranziehung einer Reine von Auslegungsmitteln (der Patentbeschreibung, der Abbildungen, des allgemeinen Fachwissens und der als unwiderlegbare Vermutung zugrundezulegenden Kenntnis des Fachmannes vom Stande der Technik) gewonnene technische Vorstellung, zum anderen den sogenannten "unmittelbaren" Gegenstand der Erfindung, d.i. den sich aus dem reinen Wortlaut des Anspruchs ohne jede erweiternde Auslegung ergebenden Erfindungsgedanken (über den Begriff des Gegenstandes der Erfidnung vgl. u.a. RG MuW; 1934, 168; GRUR 1940,543 [545]; 1942, 51; 1942, 261 [263]; 1944, 22 [23]; über den Begriff des unmittelbaren Gegenstandes der Erfindung vgl. RGZ 167, 339 = GRUR 1942, 57 [58]; 1944, 22 [23], 125 [126]; OGHZ 3, 63 [67]; Lindenmaier in GRUR 1944, 49). Maßgebend für den Schutzbereich des Patents ist zunächst der erstgenannte Begriff, der beispielsweise die sogenannten glatten Aequivalente mit einbezieht. Der Verletzungsrichter darf auch nicht prüfen, ob der Gegenstand der Erfindung gegenüber dem vorbekannten Stande der Technik einen technischen Fortschritt und Erfindungshöhe aufweist. Das zu entscheiden, ist allein Sache der Erteilungsbehörde. Sicht enthoben ist der Verletzungsrichter dagegen der Prüfung des Standes der Technik unter dem Gesichtspunkt der ganzen oder teilweisen Vorwegnahme. Ergibt nämlich der Stand der Technik, daß der Gegenstand der Erfindung bereits in vollem Umfange oder teilweise vorveröffentlicht oder offenkundig vorbenutzt worden ist, so ist der Schutzumfang auf den "unmittelbaren" Gegenstand der Erfindung zu beschränken, sofern es sich nicht um eine nur teilweise Vorwegnahme eines teilbaren Gegenstandes der Erfindung handelt, der durch eine entsprechende Einschränkung des Gegenstandes der Erfindung Rechnung getragen werden kann (RGZ 167, 339; RG, GRUR 1944 S. 72). Bis auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung als unantastbaren Rest - wobei sogar die glatten Aequivalente aus dem Schutzumfang herausfallen können, kann also der Verletzungsrichter den Schutzbereich des Patents einschränken. Dazu bleibt er auch berechtigt und verpflichtet, nachdem nunmehr die unbeschränkte Möglichkeit der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch Wegfall der Präklusivfrist des §37 Abs: 3 PatG besteht. Der Beklagte im Verletzungsstreit kann in dieser Hinsicht nicht auf die Erhebung der Nichtigkeitsklage verwiesen werden, denn für seine Verteidigung genügt es, wenn durch die Beschränkung des Schutzes auf den Gegenstand des Patents zum Ausdruck gebracht wird, daß eine über seinen Gegenstand hinausgehende allgemeinere Lehre, die nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts auf Neuheit und Erfindungshöhe geprüft werden müßte, als geschützt nicht in Betracht kommt. Es besteht kein Grund, dem Beklagten im Verletzungsstreit das Gehör für diesen Einwand zu versagen und ihn mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage zu belasten. Das könnte leicht dazu führen, einem Beklagten gegenüber, der die Erhebung der Nichtigkeitsklage aus wirtschaftlichen oder vertraglichen Gründen unterlassen muss, im Verletzungsprozeß einen anderen Schutzumfang des Patents festzustellen, als im nachfolgenden Nichtigkeitsprozeß eines wirtschaftlich stärkeren Wettbewerbers (vgl. RG, GRUR 2944 S. 125/126). Der abweichenden Auffassung des KG (MuW 1941, 18) kann aus diesen Gründen nicht zugestimmt werden. Nur dann, wenn die angegriffene Ausführungsform unter den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung fällt, muss der Verletzungsrichter die Verletzungsfrage unbedingt bejahen und den Verletzer auf den Weg der Nichtigkeitsklage verweisen.

Gegen diese Rechtsgrundsätze hat das Berufungsgericht dadurch verstossen, dass es den Stand der Technik von vorneherein für unbeachtlich erklärt hat. Aber auch die Auslegung der Patentschrift durch das Berufungsgericht - ohne Rücksicht auf den Stand der Technik - gibt zu rechtlichen Beanstandungen Anlass.

Bei der Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung des Klagepatents ist es von wesentlicher Bedeutung, was im Sinne der Erfindung unter einer "Folie" zu verstehen ist. Das Berufungsgericht glaubt, diese Frage ohne Anhörung eines technischen Sachverständigen dahin beantworten zu können, dass darunter sowohl eine schon vorher angefertigte Folie als auch eine Schicht falle, die erst durch das Auftragen einer Klebemasse auf die Sohle entstanden ist. Das Berufungsgericht hat dabei jedoch eine ganze Reihe von Punkten nicht gewürdigt, die die Richtigkeit dieser Auffassung in Frage stellen können. Bei der Auslegung eines Patentes ist die Anschauungsweise des Fachmannes zugrundezulegen, der mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstet ist und den Stand der Technik kennt und für den nicht der philologische, sondern der technische Sinn massgebend ist. Auszugehen ist zunächst vom Wortlaut des Patentanspruchs. Der Patentanspruch spricht im Oberbegriff von einer Zelluloidschicht, während er im kennzeichnenden Teil die Bezeichnung "Folie" verwendet. Schon daraus, dass im kennzeichnenden Teil nicht der Ausdruck "Schicht" wiederholt ist, könnte vom Fachmann unter Umständen geschlossen werden, dass nur eine bereits fertige Folie gemeint sein soll. Dieselbe Gegenüberstellung findet sich auch in den einleitenden Worten der Beschreibung der Erfindung (S 1 Zeile 21 ff), wo gesagt ist, die Erfindung beziehe sich auf eine aufklebbare Sohle aus Kunstleder, Gummi o. dgl, mit einer in ihrer ganzen Stärke erweichbaren Zelluloid schicht auf der dem Schuhwerk zugewandten Seite der Sohle und bestehe darin, dass die Schicht aus einer derart dünnen Folie bis zu 0,50 mm Stärke bestehe, dass die durch eine Aufrauhung aus der Sohlenfläche einerseits und aus der Schuhwerksfläche anderseits hervorstehenden Fasern beim Klebevorgang in der weichen Zelluloidschicht miteinander in Eingriff treten bzw. sich ineinander verfilzen. Weiterhin ist bei der Schilderung des Herstellungsvorgangs eindeutig von einer bereits fertigen Folie die Rede. Es heisst auf Seite 1 Zeilen 104 ff, die aufgerauhte Fläche der Sohle werde mit einer Zelluloidfolie 5 versehen. Diese werde mit Hilfe eines Lösungsmittels oberflachlich angelöst und auf die Werkstoffsohle, aufgelegt. Bei einer noch flüssigen Kasse käme aber ein Anlösen nicht in Betracht. Auch der Ausdruck auf Seite 2, Zeile 17, die Zelluloidfolie werde auf die Sohle aufgeklebt, weist auf eine fertige Folie hin. Weiterhin können auch die in der Beschreibung geschilderten Versuche nur so verstanden werden, dass jeweils fertige Zelluloidfolien benutzt wurden. Ferner zeigt die Figur 3, wenn auch nicht so klar, wie die im Erteilungsverfahren vorgelegte Zeichnung, eine gerade obere Abgrenzung der Folie, was auch auf eine bereits fertige Folie hindeuten könnte. Lassen diese Erläuterungen in der Patentschrift es mindestens als denkbar erscheinen, dass der Fachmann den Ausdruck "Folie" im Patentanspruch nur im Sinne einer bereits fertigen und nicht auch im Sinne einer erst durch das Aufbringen der Klebemasse herzustellenden Folie versteht, so wird diese Möglichkeit weiterhin verstärkt durch den vorgetragenen Stand der Technik, der zur Erläuterung des Inhalts der Patentschrift heranzuziehen ist. In der deutschen Patentschrift 648 549 wird in der Einleitung der Beschreibung erklärt, dass u.a. in der Schuhindustrie die flüssigen Klebstoffe, die handwerksmässig mit einem Pinsel aufgetragen werden, vielfach durch sogenannte Klebefolien ersetzt worden seien, weil durch Verwendung eines Klebefilms die Arbeit vereinfacht wird und exakter durchgeführt werden könne, in dem die zu verklebende Fläche zwangsläufig auf allen Punkten mit einer gleichmässigen Klebestoffschicht bedeckt werde (vgl. S. 1 Ziff 1-15). Es ist somit schon zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents von der Fachwelt ein Unterschied zwischen dem Aufstreichen eines flüssigen Klebestoffs und der Verwendung einer fertigen Klebfolie gemacht worden, und es waren auch schon gewisse Vorteile bei Benutzung der letzteren bekannt. Auch das kann ein Anhaltspunkt dafür sein, dass der Fachmann unter einer "Folie" eben nur eine von vornherein fertige Klebefolie versteht. Zur weiteren Erörterung und Prüfung dieser Frage, die das Berufungsgericht kaum ohne Anhörung eines Sachverständigen wird entscheiden können, war der Rechtsstreit zur nochmaligen Verhandlung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis kommen, dass zum Gegenstände der Erfindung des Klagepatents auch eine erst durch Auftragen einer flüssigen Klebstoffschicht auf die Sohle entstandene Folie gehört, so wird es zu prüfen haben, ob nicht etwa der Stand der Technik zur Beschränkung des Schutzbereichs auf inen unmittelbaren Gegenstand der Erfindung zwingt, der nur eine fertige Folie betrifft. Sollte das Berufungsgericht dagegen zu dem Ergebnis kommen, daß schon der Gegenstand der Erfindung nur eine bereits fertige Klebefolie betrifft, so käme eine Verurteilung der Beklagten allenfalls noch in Betracht, wenn ein allgemeinerer, schutzfähiger Erfindungsgedanke offenbart worden wäre, soweit sich dies vor Veröffentlichung der Patentschrift überhaupt feststellen ließ und auch hier dem Beklagten ein Verschulden an der Verletzung des allgemeinen Erfindungsgedankens nachzuweisen ist. In diesem Falle wird das Berufungsgericht insbesondere zu der Frage Stellung nehmen müssen, ob es angesichts des von der Klägerin nicht bestrittenen Handwerksbrauchs zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents, die aufgerauhten Sohlen, auch Gummisohlen, mit einer dünnen flüssigen Zelluloidschicht zu bestreichen, sowie angesichts der bestehenden Vorveröffentlichungen noch neu war und zudem noch eine erfinderische Leistungdarstellte, eine mit einer derartigen Klebeschicht versehene Sohle als Handelsobjekt zu beschreiben; auch bedarf es der Festellung, daß gerade dieser Gedanke in der Klagepatentschrift offenbart worden ist.

Im übrigen werden die aufgezeigten Gesichtspunkte über den Schutzumfang des Klagepatents dem Berufungsgericht auch zur Prüfung der Klageansprüche im Rahmen der §§6, 47 PatG dienen müssen, die es bisher auf Grund der früheren Patentlage noch nicht hatte vornehmen können.

Die Entscheidung über die Kosten der Revisionsinstanz war dem künftigen Urteil des Berufungsgerichts zu überlassen.