Die Berufung der Beklagten hat auch mit den zuletzt gestellten Anträgen keinen Erfolg.

I.

Zur Zulässigkeit des nationalen Beschränkungsverfahrens und zur Sprachenproblematik

1.

Das Bundespatentgericht hat im angefochtenen Urteil die Zulässigkeit des vor dem Deutschen Patentamt durchgeführten Beschränkungsverfahrens geprüft. Es hat die Frage letztendlich offengelassen und die Verteidigung des Streitpatents durch die Patentinhaberin im Umfang der Fassung, die es durch den Beschränkungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 12. November 1991 erhalten hat, für zulässig erklärt.

Der Senat hat in seinem Urteil vom 12. Mai 1992 (BGHZ 118, 221 - Linsenschleifmaschine) mangels Entscheidungserheblichkeit offengelassen, ob, bei welcher Behörde und mit welchem Inhalt bei einem europäischen Patent ein dem für das nationale Patent in § 64 PatG geregelten entsprechendes Beschränkungsverfahren eröffnet ist. Er hat ebenfalls offengelassen, ob - falls eine Beschränkung in dieser Weise möglich sein sollte - die erforderliche Neufassung der Patentansprüche in der durch die Anmeldung festgelegten Amtssprache zu erfolgen hat (hierzu nachfolgend 2.). Der Senat sieht nunmehr aufgrund des vorliegenden Rechtsstreits Veranlassung, die in BGHZ 118, 221, 222 noch offengelassene Frage zu entscheiden.

Die Änderung eines europäischen Patents gemäß § 64 Abs. 1 PatG für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland ist zulässig. Das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen - EPÜ) und das Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) treffen hierzu zwar keine Regelung; die Zulässigkeit des nationalen Beschränkungsverfahrens ergibt sich aber aus Art. 2 Abs. 2 EPÜ. Hiernach hat das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem EPÜ nichts anderes ergibt. Für diese Folgerung sprechen systematische Gründe (Rogge, Festschrift für Bruchhausen, GRUR 1993, 284, 288). Die Zulässigkeit eines nationalen Beschränkungsverfahrens bedurfte im Unterschied zum Nichtigkeitsverfahren deshalb keiner ausdrücklichen Regelung im EPÜ (und im IntPatÜG), weil es keine Entscheidung über die Patentfähigkeit der Erfindung enthält. Aus diesem Grunde ist unter Beachtung der Selbständigkeit des europäischen und des nationalen Kompetenzbereichs ein Widerspruch zu der im europäischen Erteilungsverfahren getroffenen Entscheidung ausgeschlossen. Im nationalen Beschränkungsverfahren geht es - auch nicht teilweise - darum, die im europäischen Erteilungsverfahren getroffene Entscheidung - sei es auch nur mittelbar - zu überprüfen. Vielmehr ist Gegenstand des nationalen Beschränkungsverfahrens lediglich ein Teilverzicht des Patentinhabers. Auch wenn dieser Teilverzicht auf den Zeitpunkt der Erteilung zurückwirkt, wird dadurch der europäische Kompetenzbereich, dem das Erteilungsverfahren zugewiesen ist, nicht berührt. Das nationale Beschränkungsverfahren ist die Ausprägung der Anerkennung der nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen des EPÜ stehenden Verfügungsbefugnis des Patentinhabers über das ihm erteilte Schutzrecht, nicht aber gleichsam nachträgliche Kontrolle der Entscheidung im europäischen Erteilungsverfahren.

Anders verhält es sich mit dem Nichtigkeitsverfahren gegen ein europäisches Patent. Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das vom Europäischen Patentamt erteilte Patent. Aus diesem Grunde ist der europäische Kompetenzbereich unmittelbar betroffen und es bedurfte deshalb entsprechender Regelungen, die das EPÜ in Artikel 138 vorsieht.

2.

Der Senat hat in BGHZ 118, 221 - Linsenschleifmaschine - ausgesprochen, daß der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren nicht gehindert ist, sein Schutzrecht in dem durch die Patentansprüche in der ursprünglichen Verfahrenssprache bestimmten äußeren Rahmen durch in deutscher Sprache neu gefaßte Patentansprüche beschränkt zu verteidigen (BGHZ 118, S. 222 f.). Hieran ist festzuhalten.

II.

Zum Gegenstand des Streitpatents

1.

Das Streitpatent betrifft 3-Isothiazolon enthaltende biozide oder biostatische Mittel (Patentanspruch 6) und ein Verfahren zur Herstellung von 3-Isothiazolonzubereitungen (Patentanspruch 1), wobei die Mittel und die Zubereitungen jeweils außer dem Wirkstoff ein Medium für das 3-Isothiazolon und ein Nitratsalz als Stabilisierungsmittel enthalten. Die Patentschrift schildert einleitend, daß 3-Isothiazolone biozide oder biostatische Wirkung gegenüber zahlreichen schädlichen Organismen sowohl tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs, wie Pilze (beispielsweise Mehltau), Bakterien. Algen, Schleim und Weichtiere (z.B. Rankenfußkrebse), zeigen (deutsche Übers. S. 2 Z. 8-13). Je nach ihrer Substitution sind die Verbindungen unterschiedlich löslich. Allerdings sind die Lösungen zum Teil instabil, weshalb zur Stabilisierung Nitratsalze zugesetzt werden. Die Herstellung der 3-Isothiazolone erfolgt in zwei Stufen, nämlich der Amidierung eines Disulfids zu einem Diamid-Zwischenprodukt (Amidierung) und anschließend durch den Ringschluß dieses Zwischenprodukts mit einem Halogenierungsmittel mit Isothiazolon (Zyklisierung, vgl. deutsche Übers. S. 3 Z. 21-S. 5 Z. 3).

Das Streitpatent schildert es als nachteilig, daß dabei Nebenproduktverunreinigungen auftreten könnten, die eine sekundäre oder tertiäre Amingruppe aufweisen und die zu als krebserregend angesehenen und deshalb unerwünschten Nitrosaminen umgewandelt werden könnten, was in besonders starkem Maße dann der Fall sei, wenn ein Metallnitratsalz als Ringstabilisierungsmittel eingesetzt werde (deutsche Übers. S. 5 Z. 5-29).

2.

Der Streitpatentschrift läßt sich als zu lösendes technisches Problem entnehmen, biozide und biostatische Mittel und Herstellungsverfahren zur Verfügung zu stellen, bei denen unerwünschte und gegebenenfalls schädliche Verunreinigungen durch Nitrosamine möglichst nicht auftreten, gleichwohl aber eine ausreichende Stabilisierung erreicht wird.

3.

Zur Lösung des Problems werden für Mittel und Verfahren drei sich zum Teil unterscheidende Varianten vorgeschlagen. Gegenstand des Rechtsstreits ist nur noch die dritte Variante, die ein biozides oder biostatisches Mittel (Patentanspruch 6) bzw. ein Verfahren zur Herstellung einer entsprechenden Zubereitung (Patentanspruch 1) in der nunmehr verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag mit folgenden Merkmalen zum Gegenstand hat:

I.

Das Mittel bzw. die Zubereitung enthält:

1.

3-Isothiazolon der Formel

wobei R und R gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Halogen oder (C1-C4)Alkyl bedeuten und Y (C1-C8)Alkyl, (C3-C6)Cykloalkyl, Aralkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder Phenyl, gegebenenfalls substituiert mit einem oder mehreren der Substituenten Halogen, Cyano, Nitro, (C1-C4)Alkyl, (C1-C4)Alkoxy, (C1-C4)Alkylacylamino, (C1-C4)Carbalkoxy oder Sulfamyl ist,

2.

ein Medium für das Isothiazolon, wobei dieses Medium aus Wasser, einem polaren organischen Lösungsmittel, oder einer Mischung davon besteht,

3.

eine geeignete Menge eines Nitratsalzes als Stabilisierungsmittel für das Isothiazolon und

4.

einen Gehalt an Nitrosaminnebenproduktverunreinigung plus Vorläufer davon (in dem fertigen stabilisierten Produkt) von weniger als 100 Teilen (auf Gewichtsbasis) pro 150.000 Teile des 3-Isothiazolons.

II.

Das 3-Isothiazolon (Merkmal I.1.) mit der niedrigen Verunreinigung (Merkmal I.4.) wird in folgenden Schritten hergestellt:

1.

(Lösung A nach Patentanspruch 1 - nicht angegriffen) oder

2.

(Lösung Ba nach Patentanspruch 1 - nicht angegriffen) oder

3.

a)

aus einem Mercaptan der Formel

worin X und Z Wasserstoff oder (C1-C4)Alkyl sind und Y die vorstehend angegebenen Bedeutungen besitzen,

b)

wird ein Mercaptoamid der Formel

HSC(Z)HC(X)HC(O)NHY.

hergestellt,

c)

dadurch wird unter Vermeidung oder verringerter Bildung eines oder mehrerer Vorläufer des Nitrosamins ein Amidzwischenprodukt gebildet,

d)

das mit einem Halogenierungsmittel zyklisiert wird.

e)

Weiterhin erfolgt eine Neutralisierung und eine

f)

Formulierung der Zubereitung durch anschließende Zugabe des Nitratsalzstabilisierungsmittels.

Für den hier einschlägigen Durchschnittsfachmann, einen promovierten Chemiker mit Hochschulabschluß und Berufserfahrung in der Chemie der Heterocyclen, ergibt sich aus dem Gesamtinhalt des Streitpatents, daß die Angabe eines niedrigen Gehalts an Verunreinigungen nicht so zu verstehen ist, daß derartige Verunreinigungen überhaupt vorliegen müßten; wünschenswert wäre vielmehr das - praktisch allerdings kaum erreichbare - Fehlen jeder Verunreinigung. Die patentgemäße Minimierung der Verunreinigung soll bei der in Streit stehenden Variante aber durch die patentgemäße Gestaltung des Herstellungsverfahrens erreichbar sein und keiner zusätzlichen Maßnahmen bedürfen. So sehen diese Problematik auch das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil und der gerichtliche Sachverständige.

Der Durchschnittsfachmann erkennt, wie auch der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, daß er beim Nacharbeiten der Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents zwangsläufig zu dem in Merkmal I.4. definierten niedrigen Gehalt von Nitrosaminnebenproduktverunreinigung plus Vorläufer davon gelangt, wenn er die Angaben in den übrigen Merkmalen beachtet. Sonach ist für die unter Schutz gestellte Regel zum technischen Handeln (vgl. hierzu Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., 1993, Rdn. 44 zu § 1 PatG) nicht auf das Merkmal I.4. abzustellen. Die in Merkmal I.4. enthaltene "bloße Wirkungsangabe" hat am Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents keinen Anteil, weil es insoweit an einer Lehre zum technischen Handeln fehlt. Wirkungsangaben tragen zu einer Lehre zum technischen Handeln nichts bei (vgl. hierzu Benkard, a.a.O., Rdn. 44 und Rdn. 62 zu § 1 PatG jeweils m.N.; aus der Rechtsprechung u.a. BGH GRUR 1966, 249, 250 - Suppenrezept; GRUR 1977, 152, 153 - Kennungsscheibe; GRUR 1988, 290, 293 re. Sp. - Kehlrinne; GRUR 1986, 531, 532 [BGH 25.02.1986 - X ZR 8/85] - Flugkostenminimierung).

III.

Zur Neuheit der Lehre des Streitpatents und zur erfinderischen Tätigkeit

1.

Ob die Lehren der Patentansprüche 1 und 6 des Streitpatents in der Fassung, die sie durch das Beschränkungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt erhalten haben, durch die amerikanische Patentschrift 4 150 026 in Verbindung mit den amerikanischen Patentschriften 3 761 488 und 3 849 430 neuheitsschädlich vorweggenommen worden sind, wie das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil angenommen hat, und ob diese Annahme des Bundespatentgerichts auch für die zuletzt verteidigten Fassungen zutreffen würde, mag dahinstehen; denn jedenfalls mangelt es der Lehre des Streitpatents in dem angegriffenen Umfang an einer erfinderischen Tätigkeit.

2.

Für den vorstehend unter II.3. näher definierten Durchschnittsfachmann ist zu unterstellen, daß er die Lehren der im Verfahren befindlichen einschlägigen amerikanischen Patentschriften 4 150 026, 3 849 430 und 3 870 795 kennt. Der Senat ist aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung, der ausführlichen schriftlichen und mündlichen Darlegungen der Parteien sowie nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverständigen zu der Überzeugung gelangt, daß die Lehren des Streitpatents in der mit den zuletzt gestellten Anträgen verteidigten Fassung schon durch eine Zusammenschau der amerikanischen Patentschriften 3 849 430 und 3 870 795 nahegelegt waren.

a)

Die amerikanische Patentschrift 3 849 430 betrifft ein Verfahren zur Herstellung substituierter 3-Isothiazolone, das darin besteht, daß man ein Disulfidamid oder ein Mercaptoamid mit einem Halogenierungsmittel umsetzt. Diese Vorveröffentlichung lehrt des weiteren wie das Streitpatent, daß auf diese Weise hergestellte Verbindungen biozide Wirksamkeit besitzen und besonders zur Bekämpfung von Mikroorganismen geeignet sind. Der Durchschnittsfachmann entnimmt dieser Vorveröffentlichung zunächst, daß zwei Wege zur Herstellung substituierter 3-Isothiazolone gleichwertig sind. Es handelt sich zum einen um den Weg, daß ein Disulfidamid mit einem Halogenierungsmittel umgesetzt wird. Der zweite Weg besteht darin, daß ein Mercaptoamid mit einem Halogenierungsmittel umgesetzt wird. Im Hinblick darauf ist die Herstellung des Wirkstoffs 3-Isothiazolon entsprechend dem Wirkstoff 3-Isothiazolon nach den Lehren des Streitpatents für den Durchschnittsfachmann auch über die Umsetzung eines Mercaptoamids mit einem Halogenierungsmittel bekannt. Der Durchschnittsfachmann erkennt zwar, daß das Mercaptoamid gemäß der Lehre des Streitpatents nicht völlig übereinstimmt, wenn Y nach den Lehren des Streitpatents für (C1-C8) (vorzugsweise Methyl, Ethyl, Propyl oder Butyl). (C3-C6)Zykloalkyl, Aralkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen oder gegebenenfalls substituierte Phenylgruppen steht, wobei die gegebenenfalls vorliegenden Substituenten die vorstehend angegebenen Bedeutungen besitzen. Demgegenüber bedeutet Y nach der amerikanischen Patentschrift 3 849 430 Wasserstoff, eine Alkylgruppe mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, eine Zykloalkylgruppe mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, eine Aralkylgruppe mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, eine Arylgruppe mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, eine durch Halogen, Niederalkyl oder Niederalkoxy substituierte Arylgruppe, eine Cyanalkylgruppe, eine Carbalkoxyalkylgruppe, eine Halogenalkylgruppe, eine Alkoxyalkylgruppe, eine Arylkoxyalkylgruppe mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, eine Aralkoxyalkylgruppe mit bis zu 12 Kohlenstoffatomen, eine Dialkylaminoalkylgruppe, eine Alkylacylgruppe mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, eine Niederalkylsulfonylgruppe, oder Arylsulfonylgruppe mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, eine Cyangruppe oder eine Carbamoylgruppe einer bestimmten Struktur. Diese geringe Abweichung bei Y zwischen dem 3-Isothiazolon nach den Lehren des Streitpatents und nach der Lehre dieser Vorveröffentlichung ist, was die Annahme einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit betrifft, unerheblich. Es handelt sich hierbei um Kenntnisse, die dem Fachwissen des hier hoch angesiedelten Durchschnittsfachmanns zuzurechnen sind.

Näherer Betrachtung bedarf hingegen die Herstellung der Vorstufen der Mercapto-Ester über die Verwendung eines Mercaptoamids, das sowohl das Streitpatent wie auch die amerikanische Patentschrift 3 849 430 lehren. Letztere schildert hierzu als ein bevorzugtes Verfahren, daß eine (nach einem bekannten Verfahren hergestellte) beta-Mercaptopropionsäure mit einem Alkohol zu einem beta-Mercaptopropionsäureester umgesetzt und dann mit Ammoniak oder substituierten Ammoniakderivaten versetzt wird.

Das Streitpatent lehrt insoweit zur Verwendung des Alkohols den Methylalkohol. Es liegt für den Durchschnittsfachmann beim Nacharbeiten der Lehre der amerikanischen Patentschrift 3 849 430 nahe, die Lehre des Streitpatents zu verwirklichen, wenn er als Alkohol den Methylalkohol verwendet. Das ist insoweit Grundlage der Lehre des Streitpatents. Der Senat ist zu der Überzeugung gelangt, daß für den Durchschnittsfachmann die Auswahl des Alkohols, nachdem die Vorveröffentlichung keinen bestimmten vorschreibt, gleichwohl sein fachmännisches Wissen und Können nicht übersteigt, um die Lehre der Vorveröffentlichung in Richtung der Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise umzusetzen. Der gerichtliche Sachverständige hat den Senat in diesem Zusammenhang - von den Parteien unwidersprochen - darauf aufmerksam gemacht, daß der Durchschnittsfachmann unter Alkoholen nächstliegend etwa 10 bis 12 automatisch versteht und unter diesen etwa vier als nächstliegend ansieht. Bei diesen handelt es sich um Methanol, Ethanol, Propanol und Butanol. Diese Beurteilung beruht nicht auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents, weil insoweit die chemischen Grundlagen - wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat - seit Jahrzehnten, sonach deutlich vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, gelegt waren. Es ist für den Durchschnittsfachmann aber eine innerhalb seines Fachwissens liegende Problemstellung, bei der Auswahl der ihm geläufigen Alkohole nach chemischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu wählen. Der gerichtliche Sachverständige hat insoweit ausgeführt, daß derzeit zwar Butylester billiger als Methylester ist. Für den Prioritätszeitpunkt des Streitpatents kann dieser Gesichtspunkt, zu dem die Parteien nichts vorgetragen haben, außer Betracht bleiben. Jedenfalls sprechen stichhaltige Gründe dafür, daß es für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahegelegt war, unter den zur Auswahl stehenden Alkoholen Methylalkohol zu wählen. Es handelt sich um den Alkohol mit der kürzesten Kette. Das hat zur Folge, daß er beim weiteren Verfahrensablauf einen geringeren Einsatz an Energie erfordert. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu berücksichtigen, daß bei der nächstfolgenden Reaktion, der Amidierungsstufe, der "Alkohol" wieder beseitigt werden soll. Für den Durchschnittsfachmann lag es deshalb nahe, einen Alkohol mit kurzer Kette, der gegenüber anderen Alkoholen auf einfachere Art und Weise aus dem Prozeß genommen werden kann, einzusetzen. Auch wenn, wie der gerichtliche Sachverständige auf Nachfragen bestätigt hat, der Durchschnittsfachmann beim Lesen der amerikanischen Patentschrift 3 849 430 als "Alkohol" nicht automatisch Methylalkohol mitliest, liegt es für ihn gleichwohl bei der gegebenen Problemstellung nahe, Methylalkohol als vorzugswürdig, als naheliegend in Erwägung zu ziehen.

Demgegenüber ist die Argumentation der Beklagten, der Durchschnittsfachmann denke schon wegen der Geruchsbelastung von vornherein nicht an mit Hilfe von Methylalkohol hergestellte Mercaptane, nicht stichhaltig. Der Durchschnittsfachmann weiß aufgrund seines Fachwissens, daß Mercaptane immer als unangenehm empfundene Gerüche verbreiten. Dem ist gleichwohl keine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen, was die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit betrifft. Ein etwa nicht zu überwindendes Vorurteil wäre damit nicht verbunden; denn der gerichtliche Sachverständige hat zur Überzeugung des Senats plausibel dargelegt, daß die Herstellung des in Rede stehenden Wirkstoffs im industriellen Maßstab immer in geschlossenen Systemen abläuft. Das gebietet schon, was auch dem Laien einsichtig ist, der Schutz der bei der Herstellung tätigen Arbeitnehmer eines Herstellers.

b)

Für den Durchschnittsfachmann ist nach der Herstellung des Wirkstoffs 3-Isothiazolon nach dem zuvor beschriebenen Weg aufgrund der amerikanischen Patentschrift 3 849 430 lediglich das Problem offen, das das Streitpatent ebenfalls lösen möchte, den so gewonnenen Wirkstoff bis zu seiner Verwendung zu stabilisieren. Diesen nach der amerikanischen Patentschrift 3 849 430 noch offenen Schritt lehrt den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise für eine Zubereitung in - wie nach dem Streitpatent - flüssiger Form die ebenfalls im Verfahren befindliche amerikanische Patentschrift 3 870 795. Sie betrifft eine Lösung von 3-Isothiazolonen, die durch Zugabe eines Metallnitrats oder eines Metallnitrits gegen chemische Zersetzung des Isothiazolons stabilisiert wird. Diese Vorveröffentlichung beschreibt für den Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennbar, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, die Stabilisierung des Wirkstoffs 3-Isothiazolon entsprechend der Lehre des Streitpatents.

c)

Nach allem könnte die erfinderische Tätigkeit nach dem Streitpatent nur damit begründet werden, daß die Merkmale seiner Lehre, Vermeidung oder Verminderung von Nitrosaminen oder Nitrosaminvorläufern, durch den im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann nicht nahegelegt gewesen wären. Eine erfinderische Tätigkeit hierdurch läßt sich nicht begründen; denn es handelt sich hierbei, wie unter II.3. dargelegt wurde, um Wirkungsangaben, die sich beim Nacharbeiten nicht nur der Lehren des Streitpatents, sondern auch beim Nacharbeiten der amerikanischen Patentschriften 3 849 430 und 3 870 795 zwangsläufig einstellen. Letztlich würde es sich nur um eine "Entdeckung" dessen handeln, was andere Erfinder mit ihrer geistigen Leistung und mit den von ihnen der Fachöffentlichkeit offenbarten Lehren zum technischen Handeln mitgeteilt haben, ohne ausdrücklich auf alle Wirkungen und. "Effekte" hinzuweisen. Es bedarf im vorliegenden Zusammenhang, weil es nicht mehr entscheidungserheblich ist, keines Eingehens darauf, ob zugleich der Grundsatz einer unerwünschten "Doppelpatentierung" berührt wäre oder aber, ob und welche Folgerungen hier für aus dem Schutzbereich des späteren Patents abgeleitete Verbietungsrechte gegen den "früheren" Erfinder und sein Schutzrecht zu ziehen wären. Zur Überzeugung des Senats steht jedenfalls aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung, der Ausführungen der Parteien und nach der überzeugenden Beratung des gerichtlichen Sachverständigen fest, daß der hier hoch angesiedelte Durchschnittsfachmann bei Nacharbeitung der Lehren der amerikanischen Patentschriften 3 849 430 und 3 870 795 alle Erkenntnisse vermittelt bekommen hat, die ihn in naheliegender Weise zur Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents geführt haben.

Die in der mündlichen Verhandlung überreichten neu formulierten Anträge vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern; denn die Neutralisierung und die Formulierung der Zubereitung durch anschließende Zugabe des Nitratsalzstabilisierungsmittels sind, wie die vorstehenden Ausführungen ergeben, durch die amerikanischen Patentschriften 3 849 430 und 3 870 795 vorbeschrieben.

Nach allem hat das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil die Patentansprüche 1 und 6 zu Recht im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt.

IV. Zu den Hilfsanträgen

1. Zum ersten Hilfsantrag

Der erste Hilfsantrag beläßt die Patentansprüche 1 bis 5 gegenüber dem Hauptantrag unverändert. Im Hinblick darauf kann er ebenso wie der Hauptantrag keinen Erfolg haben.

Die Patentansprüche 6 bis 9 sind gemäß dem ersten Hilfsantrag nunmehr als Verwendungsansprüche formuliert. Die Beklagte hat selbst eingeräumt, daß insoweit kein zusätzliches erfinderisches Merkmal, das über die vorstehenden nach dem Hauptantrag hinausgeht, aufgenommen ist. Im Hinblick darauf ist keine andere patentrechtliche Beurteilung angezeigt.

2. Zum zweiten Hilfsantrag

Nach dem zweiten Hilfsantrag sind die Patentansprüche 1 und 6 zusammengefaßt, sowie die weitergehenden Patentansprüche 5 und 7 bis 11 fallengelassen worden.

A.

Für die patentrechtliche Beurteilung gilt gegenüber der Fassung der Patentansprüche gemäß dem Hauptantrag nichts anderes; denn die Beklagte stellt der Öffentlichkeit damit keine andere Lehre zum technischen Handeln zur Verfügung, als sie es mit dem Hauptantrag getan hat. Es geht auch bei der Fassung der Patentansprüche nach dem zweiten Hilfsantrag darum, Nitrosamine und ihre Vorläufer möglichst geringzuhalten oder zu vermeiden. Damit hält sich die Beklagte aber im vorbekannten Stand der Technik; denn neu ist nur die Erkenntnis der funktionalen Zusammenhänge und der daraus resultierenden Vorteile, wenn der Durchschnittsfachmann die Lehren der amerikanischen Patentschriften 3 849 430 und 3 870 795 nacharbeitet.

B.

Die Beklagte sieht diese Schwierigkeit und möchte ihr unter Hinweis auf die Regeln zur zweiten medizinischen Indikation, die sie vorliegend entsprechend angewendet wissen möchte, entgehen. Grundlage der patentrechtlichen Beurteilung sind hierfür die Regelungen des § 3 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 PatG. Diese sehen für Erfindungen, die Erzeugnisse, vor allem Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren betreffen, einen angemessenen Schutz auch in den Fällen vor, in denen die Stoffe oder Stoffgemische bereits zum Stand der Technik gehören, sofern die Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem der genannten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. In Fällen der ersten "medizinischen Anwendung" ist ein zweckgebundener Stoffschutz auch für bereits anderweitig verwendete Stoffe oder Stoffgemische möglich. Diese besondere Art des Schutzes steht für Stoffe oder Stoffgemische, deren "medizinische Anwendung" bereits zum Stand der Technik gehört, also vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch Beschreibung, Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist, nicht zur Verfügung. Für Erfindungen, die die Bereitstellung einer für die therapeutische Verwendung hergerichteten Substanz und deren Anwendung bei der therapeutischen Behandlung einer anderen Krankheit zum Gegenstand haben, bei der die betreffende Substanz bisher noch nicht angewendet worden ist, ist der zweckgebundene Stoffschutz ausgeschlossen (BGHZ 88, 209, 217 f. - Hydropyridin). Auch wenn der Senat vorstehend unter III.1. die Neuheit der Zubereitung offengelassen und mangelnde erfinderische Tätigkeit festgestellt hat, ergibt sich für die Beurteilung des zweiten Hilfsantrags der Beklagten gleichwohl nichts anderes; denn bei den Vorschriften der§§ 3 Abs. 3 und 5 Abs. 2 PatG handelt es sich gegenüber anderen Gebieten der Technik um Sonderregelungen für den pharmazeutischen Bereich. Eine entsprechende Anwendung auf anderen Gebieten der Technik scheidet deshalb aus (Benkard, a.a.O., Rdn. 89 zu§ 3 PatG).

3. Zum dritten Hilfsantrag

Mit dem dritten Hilfsantrag beansprucht die Beklagte mit den Patentansprüchen 1 bis 5 ein Verfahren. Er beschränkt sich darauf, die Patentansprüche 1 bis 5 in der Fassung des Hauptantrags aufrechtzuerhalten und die Patentansprüche 6 bis 10 gemäß Hauptantrag fallenzulassen. Im Hinblick darauf gelten die Ausführungen vorstehend unter III.2. zum Hauptantrag für die Beurteilung des dritten Hilfsantrags und die sich hieraus ergebende mangelnde Patentfähigkeit der beanspruchten Lehren entsprechend.

4. Zum vierten und zum fünften Hilfsantrag

Der wesentliche Unterschied der von der Beklagten mit dem vierten und fünften Hilfsantrag beanspruchten Lehren gegenüber den übrigen vor dem Senat in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträgen liegt darin, daß durch Wärmebehandlung eine Nebenproduktentfernung oder -zersetzung der Zubereitung nach der Zugabe des Nitratsalzstabilisierungsmittels erzielt werden soll. Bezüglich der Zulässigkeit dieser Anträge und der ursprünglichen Offenbarung verweist die Beklagte auf die deutsche Übersetzung des Streitpatents in folgenden Passagen:

"

S. 6 Z. 10 und 11;

S. 9 Z. 18 und 19;

S. 10 Z. 24 bis 26;

S. 20 Z. 23 bis 29;

S. 34 ab Z. 4 "Stufe 4: Formulierung und Wärmebehandlung (Stabilisierung)

"

Der Durchschnittsfachmann, der mit seinem Fachwissen die Streitpatentschrift liest, entnimmt dieser, daß die unter Schutz gestellte Lehre biozide oder biostatische Zubereitungen, die 3-Isothiazolone enthalten, die Herstellungsverfahren und ihre Verwendungen betrifft. Er entnimmt ihr des weiteren, daß zentrales Anliegen des Streitpatents die Vermeidung oder zumindest die Verminderung von Nitrosaminen nebst ihrer Vorläufer ist. Des weiteren entnimmt der Durchschnittsfachmann der Streitpatentschrift, daß es der ihm offenbarten Lehre um die Stabilisierung eines bekannten Wirkstoffs, des Isothiazolons gemäß einer bestimmten Formel geht (Merkmal I.1.).

Der Durchschnittsfachmann entnimmt der Streitpatentschrift mit dem ihm zuzurechnenden Fachwissen weder aus diesem Zusammenhang noch aus den von der Beklagten bezeichneten Stellen, daß die Wärmebehandlung der Zubereitung nach der Zugabe des Nitratsalzstabilisierungsmittels einen Beitrag zu dem Anliegen des Streitpatents leisten könnte, die Anwesenheit von Nitrosaminen nebst ihrer Vorläufer zu minimieren.

Der Senat hat bereits in BGHZ 100, 249 - Rundfunkübertragungssystem - betont, daß ein Erfindungsbereich, der nur in der Patentbeschreibung dargestellt, nicht aber hinreichend deutlich in den Patentanspruch einbezogen ist, in dem Patent nicht unter Schutz gestellt ist. Diese für das Patentverletzungsverfahren entwickelten Grundsätze gelten auch für das Patentnichtigkeitsverfahren. Daraus folgt, daß es einem Patentinhaber verwehrt ist, in Verteidigung des Streitpatents nachträglich eine Lehre in den Patentanspruch aufzunehmen, die in der Beschreibung nicht als für die Erfindung wesentlich für den Durchschnittsfachmann zu erkennen ist. Die Beklagte hat den Senat nicht davon zu überzeugen vermocht, daß die bezeichneten Stellen irgend etwas mit dem unter Schutz gestellten Erfindungsbereich zu tun hätten.

Alle unter Schutz gestellten Merkmale des Streitpatents weisen den Durchschnittsfachmann in die Richtung, Nitrosaminnebenproduktverunreinigung plus Vorläufer zu verhindern oder zu verringern. Er vermag aufgrund des ihm zuzurechnenden Fachwissens nicht zu erkennen, welche Bedeutung das nunmehr von der Beklagten beanspruchte Merkmal "(e)" gemäß der Hilfsanträge 4 und 5 bezüglich einer "Wärmebehandlung der Zubereitung" haben könnte. Ein Zusammenhang mit der Vermeidung oder Verminderung von Nitrosaminnebenproduktverunreinigung plus Vorläufer davon fehlt für ihn völlig. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu bemerkt, daß die nunmehr mit diesen Hilfsanträgen von der Beklagten beanspruchte "Wärmebehandlung" für den Durchschnittsfachmann nichts mit Nitrosaminen zu tun hat. Die Verunreinigungen seien nicht spezifiziert und selbst er, aus der Sicht des Senats nicht nur im Prioritätszeitpunkt, sondern auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ein über dem Durchschnittsfachmann stehender Wissenschaftler, wisse nichts dazu, was diese Wärmebehandlung mit den Nitrosaminen zu tun habe. Lediglich bei längerem Nachdenken könne er sich einen Zusammenhang mit Nitrosamiden vorstellen.

Der Senat hat schon in seiner Entscheidung Rundfunkübertragungssystem (BGHZ 100, 249) darauf hingewiesen, daß der Patentanspruch den Leser mit hinreichender Deutlichkeit darüber ins Bild setzen muß, welche Erfindung (Lehre) geschützt ist. Der Anmelder hat es (nämlich) in der Hand, durch eine entsprechende Fassung des Patentanspruchs dafür zu sorgen, daß er einen umfassenden Schutz für die von ihm im Anmeldeverfahren offenbarte Erfindung erhält. Versäumt es der Anmelder, der eine Erfindung anmeldet, einen Bereich, den er (nachträglich) für die Technik bereichernd vermeint erkennen zu können und sei es in einem Nichtigkeitsverfahren gegen das ihm erteilte Schutzrecht, ist es aus Gründen der Rechtssicherheit nicht angängig, im Hinblick auf die Verwirklichung des Anliegens der angemessenen Belohnung des Erfinders für die Offenbarung der gesamten Erfindung auch den vom Patentanspruch nicht erfaßten "Erfindungsbereich" - hier die Wärmebehandlung - als mitoffenbart anzusehen. Der Durchschnittsfachmann muß sich als Leser der Patentschrift darauf verlassen können, daß das, was im Patent unter Schutz gestellt ist, im Patentanspruch hinreichend deutlich bezeichnet ist. Jedenfalls ist ein "Erfindungsbereich", der nur in der Patentbeschreibung dargestellt, nicht aber hinreichend deutlich in den Patentanspruch einbezogen ist, in dem Patent nicht unter Schutz gestellt und kann auch nicht nachträglich etwa durch eine beschränkte Verteidigung im Patentnichtigkeitsverfahren unter Schutz gestellt werden. Das gebietet die Homogenität von Patentnichtigkeits- und Patentverletzungsverfahren, damit die Rechtssicherheit auch im Patentrecht gewährleistet ist. Im Hinblick darauf gelten die in BGHZ 100, S. 254 dargelegten Grundsätze für das Patentverletzungsverfahren auch für das hier in Rede stehende Patentnichtigkeitsverfahren. Unter den gegebenen Umständen ist die Einbeziehung der "Wärmebehandlung" in den nunmehr beanspruchten Erfindungsbereich in Wahrheit nicht als eine Einschränkung, sondern als eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes anzusehen.

Nach allem konnte die Berufung der Beklagten keinen Erfolg haben.

V.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 100 Abs. 3 Satz 1 PatG i.V. mit § 97 Abs. 1 ZPO.