Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, am 9. August 1984 angemeldeten europäischen Patents 0 170 715 (Streitpatents), das vom Deutschen Patentamt unter der Nummer 34 70 380 geführt wird. Das Streitpatent betrifft eine "Zerstäubervorrichtung". Es umfaßt zehn Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Vorrichtung zum Zerstäuben, Verteilen und Vermischen von flüssigen und pulverförmigen Stoffen mittels eines Druckgasstromes, insbesondere für die Erzeugung von Aerosolen für Inhalationszwecke, bestehend aus einem Behälter (15) für das Zerstäubungsgut (16) und einer auf den Behälter aufsetzbaren Verneblerhaube (20) und mit einem koaxialen Kamin (21) für den Eintritt von Zuluft in den Zerstäubungsraum, bei welcher das aus einem zentral im Behälter angeordneten Düsenkopf (10) austretende gasförmige Druckmittel das Zerstäubungsgut aus der Düse benachbarten Ansaugkanälen (17, 18) ansaugt und bei welcher gegenüber der Düsenmündung im Austrittskegel des Druckgases eine [richtig: ein] Gasstromsteuer (19) vorgesehen ist, welches auf seiner der Düsenöffnung gegenüberliegenden Seite keilförmig ausgebildet ist und welches nahe der Mündungsebene der Düsenöffnung für das Druckmittel liegt,

dadurch gekennzeichnet,

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Die Klägerin hat, gestützt auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit, die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 9 beantragt. Sie hat sich zur Begründung ihrer Auffassung, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 72 10 132 neuheitsschädlich getroffen werde, sich jedenfalls aber für einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem stand der Technik ergeben habe, weiter auf die deutschen Patentschriften 927 920 und 1 147 355 sowie auf die US-Patentschrift 3 762 409, die britischen Patentschriften 269 100 und 640 808 und die französische Patentschrift 1 156 698 gestützt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat sie noch die US-Patentschrift 2 826 454 genannt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die von den Beklagten und der Nebenintervenientin als ausschließlicher Lizenznehmerin an dem Streitpatent gemeinsam eingelegte Berufung, mit der diese beantragen,

das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigen sie das Streitpatent mit der aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Fassung des Patentanspruchs 1.

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tentschrift 1 147 355 bekannte Zerstäubervorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, mit der eine zufriedenstellende Zerstäubung von Flüssigkeiten bis zu einer Viskosität von 70 cp bei einem Gasdruck von nur etwa 0,6 bar erreicht werde. Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 83 02 105 beschrieben ein Inhaliergerät, bei dem die Verneblerdüse mit einem axialgerichteten mittigen Auslaß ausgebildet sei, dem ein Pralldorn mit einer Prallstirnfläche gegenüberstehe, an der das Aerosol erzeugt werde. Zusätzlich könne um den Pralldorn ein koaxialer Prallhelm angeordnet werden, in dem in Höhe der Verneblerdüse fensterartige Auslaßöffnungen für das an der Prallfläche erzeugte Aerosol vorgesehen seien, die sich über etwa die Hälfte oder mehr des Prallhelmumfangs erstreckten. Die in der Einatemphase erforderliche Zuluft werde bei dieser Vorrichtung, die keinen zentralen Zuluftkamin aufweise, durch Schlitze am Rand im Verbindungsflansch zwischen dem Behälter und der Verneblerhaube zugeführt. Am Prallhelm würden größere und mittlere Flüssigkeitströpfchen aufgefangen und aus dem Nebel ausgesondert. Eine erwünschte Erhöhung des Anteils lungengängiger (intrathorakaler) Aerosolteilchen mit einem Durchmesser von etwa 0,5 µ bis 5 µ erfolge dabei nicht, weil der Aerosolstrom von der zentralen waagerechten Prallfläche im wesentlichen nach außen geleitet werde und hierbei allenfalls zusätzliche Flüssigkeitströpfchen abgelenkt würden, die aus dem sich konisch erweiternden Ausgang der Verteilerdüse austräten und die Prallfläche nicht mehr träfen.

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5.
einem gegenüber der Düsenmündung im Austrittskegel des Druckgases angeordneten Gasstromsteuer,

5.1
das nahe der Mündungsbene der Düsenöffnung liegt und

5.2
auf seiner der Düsenmündung gegenüberliegenden Seite keilförmig ausgebildet ist,

6.
einem am unteren Ende des Zuluftkanals angeordneten zylindrischen Einsatz

6.1
mit einem sich nach außen und abwärts in den Verneblerraum erstreckenden Prallschirm.

Die Vorrichtung soll nach der Beschreibung des Streitpatents folgendermaßen arbeiten: An den Anschlußstutzen 2 wird eine Druckgasquelle (z.B. ein Kompressor), der den erforderlichen Überdruck erzeugt, angeschlossen. Das Druckgas (Druckluft) steigt durch die zentrale Druckgasleitung 11 und die Düsenbohrung 12 bis zur Austrittsöffnung im Düsenkopf 10. Durch die Verjüngung der Druckgasleitung im oberen Bereich des Düsenkopfs erhält das Druckgas eine hohe Austrittsgeschwindigkeit. Beim Gasaustritt aus der Düsenbohrung wird das Zerstäubungsgut 16 aus dem unteren Teil des Behälters 15 durch die Ansaugkanäle 17 und 18 nach oben gesaugt und an den schräggestellten Prallflächen des Gasstromsteuers 19 mit einem üblichen Keilwinkel von etwa 120 Grad zerkleinert und verteilt. Dabei bildet sich beiderseitig zwischen der oberen Ebene des Düsenkopfs und der Verlängerung der Keilflächen des Gasstromsteuers je ein Aerosolfächer 25, 26

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Zerstäubungstechnik und Strömungsmechanik und konstruktiven Kenntnissen der Gestaltung von Kunststoffteilen, wird auf Grund seines allgemeinen Fachwissens auch erkennen, daß für das Abscheiden großer Tröpfchen die Anordnung des Prallschirms im Aerosolstrom wesentlich ist, weniger dagegen dessen Nähe zur Zerstäuberdüse, daß es für das Zerkleinern aber auf die Aufprallenergie ankommt, die mit zunehmendem Abstand des Prallschirms von der Zerstäuberdüse schnell abnimmt. Er wird deshalb der Formulierung des Patentanspruchs 1 (wie der abhängigen Patentansprüche) mangels Angaben zum Abstand des Prallschirms von der Zerstäuberdüse entnehmen, daß Gegenstand des Streitpatents nicht nur eine Vorrichtung sein soll, bei der der Prallschirm eine nennenswerte Zertrümmerungswirkung auf auftreffende Tröpfchen ausübt, sondern auch eine solche, bei der sich die Wirkung des Prallschirms in bekannter Weise jedenfalls im wesentlichen im Abscheiden größerer Tröpfchen erschöpft, ohne daß es dabei auf die erst durch die funktional-räumliche Zuordnung des Prallschirms zur Zerstäuberdüse zusätzliche Zerteilwirkung entscheidend ankäme. Der abweichenden Auffassung der Beklagtenseite vermag der Senat angesichts der sehr allgemein gehaltenen Fassung der Patentansprüche nicht beizutreten. So haben dies im übrigen auch das sachkundig besetzte Bundespatentgericht (Urt. S. 11) und der High Court in London (Urt. Übers. S. 5 unten und insbesondere S. 14/15, S. 27) gesehen; daß die Beschreibung des Streitpatents mit auf die Zertrümmerungswirkung des Prallschirms abstellt, genügt entgegen der Auffassung der Beklagtenseite noch nicht für eine Auslegung der Patentansprüche dahin, daß nur eine entsprechend optimierte Ausführung vom Patentschutz erfaßt wäre. Dabei darf auch nicht außer Betracht bleiben, daß die Rechtssicherheit eine tentanspruchs 1

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des Streitpatents jedenfalls durch die Anordnung des Prallschirms, der dort an der Außenwandung befestigt ist.

c)

Das deutsche Gebrauchsmuster 72 10 132 hat ein Inhalationsgerät mit einer Vernebelungskammer zum Gegenstand, in die ein mit der Außenluft in Verbindung stehender Kamin für den Ein- und Austrittskanal der Atemluft sowie der Anschluß zum Inhaliermundstück einmünden, wobei im Kamin eine Injektoreinrichtung angeordnet ist. Das Gerät kann die Atmung des Patienten mit leichtem Überdruck unterstützen. Es weist eine Kammer für das flüssige Medikament 23 (Merkmal 1), eine Vernebelungskammer 2 (entsprechend Merkmal 2), einen jedenfalls teilweise koaxialen Kamin 4, 5, 6 (Merkmal 3), eine Zerstäuberdüse 3 (Merkmalsgruppe 4 jedenfalls teilweise), jedoch ersichtlich kein Gasstromsteuer (Merkmalsgruppe 5) auf; ein Prallschirm geht vom Außenrand des Gehäuses aus; ein am Zuluftkanal angeordneter zylindrischer Einsatz (Merkmalsgruppe 6) fehlt.

d)

Die übrigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab und können die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht in Frage stellen.

4.

Der unter II.2. näher erläuterte Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung wurde dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Die Zusammenschau der Offenbarung in der deutschen Patentschrift 1 147 355 und der Kenntnisse, die der Fachmann über die Anordnung von Prallschirmen in derartigen Vorrichtungen insbesondere aus der deutschen Patentschrift 927 920

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Sp. 5 Z. 8 sowie Sp. 5 Z. 41-48; Obers. übergehend S. 10/11 u. S. 12 Mitte) und aus der französischen Patentschrift 1 156 698 (rechte Beschreibungsspalte, erster und zweiter vollständiger Absatz, wonach ein Reflexionsschirm vorgesehen ist, der die nicht genügend feinen Tröpfchen in die Kammer zurückfallen läßt). Bei der aus der deutschen Patentschrift 1 147 355 bekannten Vorrichtung zusätzlich einen Prallschirm vorzusehen, der größere Tröpfchen abzuhalten in der Lage ist, konnte dem Fachmann an sich keine Schwierigkeiten bereiten, es mußte sich ihm angesichts des auch vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigten Bedürfnisses, je nach Einsatzgebiet Tröpfchen mit ungeeigneten Größen, insbesondere bei Geräten, die bei der Behandlung der unteren Atmungswege zum Einsatz kommen sollten, nicht lungengängige Partikel zurückzuhalten, geradezu aufdrängen. Zu diesem Ergebnis ist auch das Urteil des High Court in London (Übers. S. 29-32) gelangt. Dem Naheliegen der Anordnung eines Prallschirms bei der aus der dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 des Streitpatents entsprechenden Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift 1 147 355 steht auch nicht entgegen, daß die zeitlich nach der deutschen Patentschrift 927 920 liegende deutsche Patentschrift 1 147 355 eine Entwicklungslinie aufzeigen mag, die vom Einsatz eines Prallschirms abgeht. Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt, daß der Prallschirm bei der Weiterentwicklung nach der deutschen Patentschrift 1 147 355 nicht ohne Grund entfallen sei, denn die Luftstromeinengung sei so groß, daß sich ein erheblicher Atemwiderstand für den Benutzer ergeben habe. Dies mag es nahegelegt haben, unter Inkaufnahme einer verringerten Leistungsfähigkeit auf eine einfachere Bauweise überzugehen, konnte aber angesichts der

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erfinderischen Gehalt gesehen. Das Urteil des High Court in London führt zutreffend hierzu aus, es könne keinen Zweifel geben, daß ein Fachmann wisse, daß der Prallschirm im Strömungsweg des Aerosols anzubringen sei. Die erste Position der Wahl liege quer zum Weg des Aerosols. Ein Prallschirm, der dafür entwickelt sei, den Anteil des primären Sprühnebels zurückzuhalten, der sich nach oben und auswärts bewege, werde sich quer zu seinem Weg in einer nach unten und nach außen gerichteten Richtung befinden und eine glockenförmige Gestalt aufweisen. Die Einpassung in den Zerstäuber habe durch Befestigung an der Innenseite des Zerstäubergehäuses, durch Anpassung an den Zuluftkamin oder durch Anbringung an der Düse erfolgen können. Es gebe dabei keinen Hinweis darauf, daß irgendeine dieser Vorgehensweisen etwas anderes als eine normale Konstruktionsmöglichkeit darstelle, da keine von ihnen technisch besonders komplex sei. Auch die gewählten Halterungsmittel gehörten zu den Standardmöglichkeiten (Übers. S. 35-37). Dem tritt der Senat bei.

5.

Das Streitpatent kann damit mit seinem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung keinen Bestand haben. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 9 ist von der Patentinhaberin weder geltend gemacht noch sonst für den Senat ersichtlich. Patentanspruch 10 ist nicht angegriffen und steht deshalb nicht zur Überprüfung.

III.

1.

Der Senat konnte dagegen nicht feststellen, daß das Streitpatent auch mit der hilfsweise verteidigten, zulässigerweise durch die Hereinnahme ursprünglich offenbarter Merkmale aus der Beschreibung (vgl. etwa Sen.Urt. v.

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Konkretisierung der Merkmale 6, 6.1 und 6.2 so anzuordnen, daß er in erheblichem Umfang nicht nur Teilchen abfängt, sondern diese auch zerkleinert. Dies nimmt Anordnungen, bei denen das nicht geschieht, vom Schutz aus; festzulegen, wie weit der Schutz im einzelnen reicht, ist nicht Sache des Nichtigkeitsverfahrens. Wie die geschützten Anordnungen ausgestaltet sind, wird dem Fachmann im Grundsatz u.a. in den Zeichnungen gezeigt und kann durch wenige orientierende Versuche und Messungen der Ergebnisse festgestellt werden, was auch der gerichtliche Sachverständige in seiner Anhörung bestätigt hat.

3.

Der so beschränkte Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen. Für ihn konnte der Senat dem Stand der Technik in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen keine so weitgehenden Anregungen entnehmen, daß es gerechtfertigt wäre, ein Naheliegen im Sinne des Art. 56 EPÜ festzustellen.

Allerdings ist der in der verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 enthaltene Gedanke, Tröpfchen aus dem Aerosolstrom dadurch zu zerkleinern, daß sie auf eine Prallfläche auftreffen und dort zerplatzen, noch nicht überraschend (GutA Prof. Balachandran, Übers. S. 28); Hinweise darauf sind der britischen Patentschrift 269 100 (Beschreibung S. 72-83), der britischen Patentschrift 1 067 486 (Beschreibung S. 1 Z. 12-17) und der von der Klägerin neu genannten US-Patentschrift 2 826 454 (Beschreibung Sp. 2 Z. 70 bis Sp. 3 Z. 25, insbesondere Sp. 2 Z. 5-7: "In striking against the cup 15. the particles or droplets of liquid are broken up still further and are subdivided to exceptional

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die Ausgestaltung nach der deutschen Patentschrift 927 920 jedenfalls eine Besonderheit aufweist, die von einer Übernahme angesichts der vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigten Nachteile dieser Vorrichtung abhält. Zudem arbeiten, worauf der gerichtliche Sachverständige nachdrücklich hingewiesen hat, die Vorrichtungen nach den drei erstgenannten Entgegenhaltungen gänzlich anders, da sie nicht im Atemfluß eingesetzt werden, keinen Zuluftkamin aufweisen und damit nicht dosierfähig sind. Bereits dies stellt ein gedankliches Hindernis dar, die bekannte Zertrümmerung der Tröpfchen bei Vorrichtungen mit Zuluftkamin einzusetzen.

4.

An den hilfsweise verteidigten Patentanspruch 1 können sich die abhängigen angegriffenen Patentansprüche 2 bis 9 anschließen. Sie nehmen sämtliche Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 in sich auf und schränken ihn durch zusätzliche Merkmale ein, haben jedoch keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt. Sie werden daher - unabhängig von der Zweckmäßigkeit ihrer zusätzlichen Merkmale - im Umfang des nur eingeschränkt verteidigten Patentanspruchs 1 durch dessen nicht widerlegte Schutzfähigkeit mitgetragen, haben aber insoweit keinen Bestand, als sie auf den weiterreichenden Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents rückbezogen sind.