Bundesgerichtshof
Urt. v. 14.06.1988, Az.: X ZR 5/87
„Ionenanalyse“

I. Das Klagepatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 eine Vorrichtung zur chromatographischen Ionenanalyse. Diese hat zum Ziel, bestimmte in einer Probe enthaltene Ionen nach Art und Menge zu bestimmen. Für die Untersuchung wird die Probe in einer Trägerflüssigkeit (z. B. NaOH) dissoziiert. Die Trägerflüssigkeit mit der dissoziierten Probe durchläuft sodann eine chromatographische Säule, in der bestimmte Ionenarten länger festgehalten werden als andere. Die Verweilzeit der einzelnen Ionenarten ist bekannt. Daher kann durch Messung der zeitlichen Schwankungen der elektrischen Leitfähigkeit hinter der chromatographischen Säule die Art der Ionen ermittelt werden, die sich in der Probe befinden. Die Größe der Ausschläge des Leitfähigkeitsdetektors ist ein Maß für die Menge der Ionen in der Probe, so daß neben der qualitativen auch eine quantitative Ionenbestimmung möglich ist.

Da jedoch auch die Trägerflüssigkeit in Ionen dissoziiert ist und diese Ionen eine zwar bekannte, aber um ein Vielfaches höhere Leitfähigkeit als die Ionen der Probe bewirken, bereitet eine genaue Bestimmung der von den Ionen der Probe verursachten Leitfähigkeit Schwierigkeiten. Zur Bestimmung der durch die Ionen der Probe verursachten Leitfähigkeit wird deshalb die elektrische Leitfähigkeit der Trägerflüssigkeit so weit wie möglich durch eine im Klagepatent als Eluensunterdrückung bezeichnete Technik ausgeschaltet.

Das Berufungsgericht bezeichnet es als Zweck der Erfindung, eine verbesserte Vorrichtung zur selektiven Unterdrückung der elektrischen Leitfähigkeit der Trägerflüssigkeit ohne Beeinträchtigung der Leitfähigkeit der in der Trägerflüssigkeit enthaltenen Ionen der Probe zu schaffen, bei denen eine kontinuierliche Analyse aufeinanderfolgender Proben ohne periodische Regenerierung des Ionenaustauscherharzes möglich ist; zugleich soll den Beeinträchtigungen begegnet werden, die sich bisher aus dem wechselnden Erschöpfungsgrad dieses Harzes ergeben haben.

Die im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellte Lösung dieses Problems gliedert das Berufungsgericht wie folgt auf:

Die Vorrichtung zur chromatographischen Ionenanalyse besteht aus

1. einem Vorratsbehälter (14) zur Aufnahme des Eluens (Trägerflüssigkeit), das (die) einen Elektrolyten in Lösung enthält,

2. einer chromatographischen Trennvorrichtung (10), die

a) ein Trennmedium zur Trennung von Ionenarten einer Probe enthält, die durch das Medium eluiert wird, und

b) mit dem Vorratsbehälter (14) in Verbindung steht,

3. einer Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung (11), die mit der Trennvorrichtung (10) in Verbindung steht und der Behandlung des daraus eluierten Effluens (der daraus abfließenden Trägerflüssigkeit mit der Probe) dient,

4. einer Detektor-Vorrichtung (12) zur Bestimmung der aufgetrennten Ionenarten, wobei die Detektor-Vorrichtung mit der Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung (11) verbunden ist, um von dort das behandelte Effluens (die behandelte Trägerflüssigkeit mit der Probe) zu erhalten,

5. einer in der Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung (11) enthaltenen Ionenaustauschermembran,

a) die ein Regenerierungsmittel vom Effluens (der Trägerflüssigkeit mit der Probe) der Trennvorrichtung (10) trennt,

b) die stark sauer oder stark basisch ist,

c) die vorzugsweise für Ionen der gleichen Ladung wie die austauschbaren Ionen dieser Membran durchlässig ist,

d) wobei die austauschbaren Ionen dieser Membran

(1) durch das Regenerierungsmittel bereitgestellt werden und

(2) in solcher Form vorliegen, daß sie den Elektrolyten des Eluens (der Trägerflüssigkeit) in eine schwach ionisierte Form überführen.

Zur Erläuterung des Merkmals 5 ist in der Beschreibung des Klagepatents u. a. ausgeführt:

»Insbesondere handelt es sich bei den zweckmäßigerweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetzbaren Ionenaustauschermembranen um solche, die für Kationen oder Anionen, nicht aber für beide gleichzeitig, durchlässig sind. So läßt eine kationselektive Membran Kationen durch, während sie für Anionen undurchlässig ist, oder umgekehrt. Die durchtretenden Ionen werden an den aktiven Austauscherstellen der Membran aufgefangen und diffundieren so durch die Membran. Die diffundierenden Ionen werden schließlich in der Nähe der entgegengesetzten Oberfläche der Membran mit Ionen aus einem Regenerierungsmittel ausgetauscht, diffundieren endgültig in dieses Regenerierungsmittel ein und werden so aus dem Effluens der Trennkolonne entfernt. Darüber hinaus ersetzt die Membran kontinuierlich die so herausgezogenen Kationen oder Anionen durch Ionen gleicher Ladung, welche die Leitfähigkeit des im Eluens enthaltenen Elektrolyten unterdrücken. Bei kontinuierlichem Verbrauch der Membran erfolgt gleichzeitig eine kontinuierliche Regeneration durch die nahe der Grenzschicht zwischen Regenerierungsmittel und Membran stattfindenden Ionenaustauscherreaktionen.«

Über die Gestaltung der Membran heißt es in der Beschreibung:

»Zwar werden Membranen gelegentlich in Form glatter Platten hergestellt und eingesetzt, doch sieht die Erfindung vorzugsweise die Verwendung der Membran in Form einer Röhre, einer einzelnen Hohlfaser oder eines Hohlfaserbündels vor.«

Das Regenerierungsmittel soll nach Möglichkeit als fließender Strom mit der Membran in Kontakt stehen, um die diffundierenden Ionen von der Membran wegzuführen und damit ein evtl. Zurückschlagen durch die Membran hindurch zu verhindern.

Gegen die Darstellung des Problems nach dem Klagepatent und der Merkmalsgliederung der unter Schutz gestellten Lösung erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind nicht erkennbar.

II. 1. Als Grundlage für die Beurteilung der Frage der Patentverletzung trifft das Berufungsgericht zunächst die Feststellung, »dem reinen Wortlaut nach« würden sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 bei bestimmungsgemäßer Verwendung des angegriffenen Ionenchromatographen benutzt. Dies sei für die Merkmale 1 bis 4 unstreitig, gelte aber auch für das Merkmal 5 mit sämtlichen Untermerkmalen.

Das Berufungsgericht stellt dann aber Unterschiede der angegriffenen Ausführungsform zum Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents heraus: Bei der angegriffenen Ausführungsform seien zwei durch Ionenaustauschermembrane getrennte Regenerierungsmittelkanäle vorhanden; die Ionenaustauscherflächen dieser Membranen seien so gering bemessen, daß die Neutralisierung der Trägerflüssigkeit ohne die vorgesehene Anlegung einer elektrischen Spannung »nur in einem gewissen, nicht aber in dem vom Klagepatent angestrebten weitgehenden Maße« eintrete. Die vom Klagepatent angestrebte Neutralisierung der Trägerflüssigkeit werde bei dem angegriffenen Ionenchromatographen erst »bei Anlegung der vorgesehenen elektrischen Spannung (von der weiteren Darstellung wird abgesehen) vollkommen« erreicht.

Nach der Feststellung der Benutzung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents »dem reinen Wortlaut nach« einerseits und der sich anschließenden Feststellung tatsächlicher Unterschiede zwischen dem Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents und dem angegriffenen Ionenchromatographen andererseits, führt das Berufungsgericht in rechtlicher Hinsicht aus, es könne weder davon ausgegangen werden, daß bei der angegriffenen Form »wortlautgemäß« noch »auch nur in einer für den Fachmann naheliegenden, äquivalenten Weise von der Lehre des Klagepatents Gebrauch« gemacht sei, »nachdem das sachverständige Europäische Patentamt in Kenntnis des Klagepatents auf die besondere Ausgestaltung der angegriffenen Form ein Patent erteilt« habe.

Gleichwohl bejaht das Berufungsgericht sodann eine Patentverletzung »in der Form der Benutzung einer abhängigen Erfindung«. Das Klagepatent sei auch dann verletzt, wenn der ihm zugrundeliegende Erfindungsgedanke in einer erfinderischen Weise weiterentwickelt worden sei und diese Weiterentwicklung nicht benutzt werden könne, »ohne zugleich von dem Erfindungsgedanken des Klagepatents Gebrauch zu machen.« Es genüge, daß die Gleichwirkung durch den Einsatz von Mitteln erzielt werde, die der Fachmann als ihrer Art nach den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend erkenne. Auf die festgestellten »baulichen Abweichungen« komme es deshalb nicht an, weil bei der angegriffenen Form sämtliche chemischen Prozesse »identisch genauso« abliefen wie nach dem Klagepatent. Durch das Anlegen der elektrischen Spannung werde »die Reaktion als solche« nicht beeinflußt, sondern nur die Reaktionszeit. Es sei eine dem chemischen Durchschnittsfachmann seit langem vertraute Regel, daß die Geschwindigkeit des Ablaufs von chemischen Prozessen durch die Anlegung einer elektrischen Spannung beeinflußt werden könne.

Dann aber legt das Berufungsgericht dar, daß durch das Anlegen der elektrischen Spannung nicht nur die Reaktionszeit verändert werde: Bei der Vorrichtung nach dem Klagepatent diene die Ionenaustauschermembran dem Austausch der Na(SUP)+(/SUP)- und der H(SUP)+(/SUP)-Ionen, wobei diese Ionen in entgegengesetzten Richtungen durch die Membran wanderten; infolge der Anlegung eines elektrischen Feldes sei bei der angegriffenen Vorrichtung demgegenüber eine solche gegenläufige Ionenwanderung nicht möglich, vielmehr diene jede der Membranen im wesentlichen immer nur dem Austausch einer der Ionenarten.

Trotz dieser Unterschiede bejaht das Berufungsgericht eine Patentverletzung mit der Begründung, auch die angegriffene Vorrichtung erreiche den vom Klagepatent angestrebten Erfolg, nämlich die Neutralisierung der Trägerflüssigkeit, wobei der »entscheidende Gedanke« des Klagepatents benutzt werde. Diesen sieht das Berufungsgericht in dem kontinuierlichen Regenerieren von sauren oder basischen Ionenaustauschermembranen durch den zur Trägerflüssigkeit gegenläufigen Strom des Regenerierungsmittels auf der anderen Seite der Membran.

2. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Bei der Bemessung des Schutzbereichs des Klagepatents ist Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBl 1976/II, 826, 864, Bekanntmachung über das Inkrafttreten des EPÜ vom 9. September 1977, BGBl 1977/II, 792) zugrunde zu legen, der seinerseits unter Heranziehung des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 des Übereinkommens (BGBl 1976/II, 1000) auszulegen ist.

Maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents ist danach der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Maßgeblich ist dabei die Sicht des Fachmanns. Das Verständnis des Fachmanns wirkt sich bereits bei der Ermittlung und Klärung des Begriffsinhalts der in den Patentansprüchen benutzten Worte aus. Darüber hinaus ist sein Verständnis auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden weiteren Inhalts der Patentansprüche hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente maßgebend.

Bei der Prüfung einer Patentverletzung ist zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d. h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigemessene Sinn (Sinnzusammenhang) zu ermitteln. Wird bei der angegriffenen Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch gemacht, dann wird die unter Schutz gestellte Erfindung benutzt. Darüber hinaus kann eine Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung vorliegen, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche, d. h. an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Zur Begründung einer Benutzung der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung reicht mithin die bloße Feststellung einer Gleichwirkung nicht aus (vgl. BGHZ 98, 12, 19 - Formstein).

b) Es ist unstreitig, daß bei der angegriffenen Ausführungsform von den Merkmalen 1 bis 4 gemäß Patentanspruch 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht ist. Bezüglich des Merkmals 5 hat das Berufungsgericht festgestellt, daß bei ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung auch dieses Merkmal mit sämtlichen Untermerkmalen »dem reinen Wortlaut nach« benutzt werde. Durch die Erteilung eines europäischen Patents auf die besondere Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform hat das Berufungsgericht sich jedoch gehindert gesehen, »davon auszugehen, daß die angegriffene Form wortlautgemäß oder auch nur in einer für den Fachmann naheliegenden, äquivalenten Weise von der Lehre des Klagepatents Gebrauch« mache.

Diese Erwägungen des Berufungsgerichts sind rechtsfehlerhaft. Daß das Europäisches Patentamt auf die angegriffene Ausführungsform ein Patent erteilt hat, ist für die Beurteilung der Frage, ob diese in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des Klagepatents fällt, im vorliegenden Falle ohne Bedeutung. Denn die Anmeldung des Klagepatents ist gemäß Art. 93 EPÜ am 29. Juli 1981 veröffentlicht worden; für das auf die angegriffene Ausführungsform erteilte Patent ist die Priorität vom 8. Juli 1981 in Anspruch genommen. Im Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung auf die angegriffene Ausführungsform war die Patentanmeldung des Klagepatents mithin noch nicht veröffentlicht. Gemäß Art. 56 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Art. 54 Abs. 3 EPÜ hat dies zur Folge, daß der Inhalt der Anmeldung des Klagepatents nur bei der Prüfung der Frage der Neuheit, nicht aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden durfte. Aus dem Umstand, daß auf die angegriffene Ausführungsform ein europäisches Patent erteilt worden ist, durfte das Berufungsgericht deshalb nicht folgern, daß der Fachmann diese nicht »in naheliegender äquivalenter Weise« der im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten Erfindung habe entnehmen können, sondern daß sie sich vom Klagepatent durch einen erfinderischen Schritt abhebe.

c) Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang bisher getroffenen Feststellungen lassen eine abschließende Beurteilung nicht zu.

Die zwischen den Parteien streitige Frage, ob der vom Klagepatent erstrebte Erfolg bei der angegriffenen Vorrichtung auch ohne Erzeugung eines elektrischen Feldes in einem praktisch erheblichen Umfang eintreten kann, hat das Berufungsgericht nicht aufgeklärt. Für die revisionsrechtliche Beurteilung ist deshalb davon auszugehen, daß die patentgemäße Wirkung, d. h. die Neutralisierung der Trägerflüssigkeit, bei der angegriffenen Vorrichtung nur durch eine zusätzliche Maßnahme, nämlich die Erzeugung eines elektrischen Feldes, erreicht werden kann. Bei Zugrundelegung dieses Ausgangspunkts ist weder auszuschließen, daß der Fachmann die im Patentanspruch 1 des Klagepatents verwendeten Begriffe »eine Ionenaustauschermembran«, »diese(r) Membran« und »eines Regenerierungsmittels« in einem Sinne versteht, der auch die in der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen mehreren Membranen und Regenerierungsmittel in beiden Kanälen umfaßt, noch daß ein Eingriff in das Klagepatent durch äquivalente Mittel in Betracht kommt.

d) Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen reichen nicht aus, um die Annahme einer Benutzung der Erfindung des Klagepatents durch Verwendung äquivalenter Mittel als rechtsirrtumsfrei bestätigen zu können.

Gemäß Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 ist bei der patentgemäßen Vorrichtung eine Ionenaustauschermembran vorgesehen, deren austauschbare Ionen durch das Regenerierungsmittel bereitgestellt werden (Merkmal 5 d 1). Dadurch wird die Funktion dieser Ionenaustauschermembran beschrieben: An der Membran findet ein gegenläufiger Ionenaustausch statt; gleichzeitig werden einerseits die Na(SUP)+(/SUP)-Ionen der Trägerflüssigkeit gegen H(SUP)+(/SUP)-Ionen der Membran ausgetauscht und andererseits die an der Membran angelagerten Na(SUP)+(/SUP)-Ionen durch H(SUP)+(/SUP)-Ionen des Regenerierungsmittels ersetzt. Die Na(SUP)+(/SUP)- und die H(SUP)+(/SUP)-Ionen wandern demgemäß in entgegengesetzten Richtungen durch die Membran.

Demgegenüber sind bei der angegriffenen Vorrichtung getrennte, von Regenerierungsmittel durchflossene Kanäle - ein Anoden- und ein Kathodenkanal - vorhanden, die jeweils an einer Seite durch je eine Membran von dem Kanal abgetrennt sind, in dem die Trägerflüssigkeit mit der Probe fließt. Durch die den Anodenraum begrenzende Membran wandern im wesentlichen nur die H(SUP)+(/SUP)-Ionen der Regenerierungsflüssigkeit des Anodenkanals, durch die den Kathodenraum begrenzende Membran nur die Na(SUP)+(/SUP)-Ionen der Trägerflüssigkeit, und zwar in die durch das angelegte elektrische Feld vorgegebene Richtung. Ein gegenläufiger Ionenaustausch findet mithin nicht statt.

Das Berufungsgericht verkennt diese Unterschiede nicht, sondern hält sie für patentrechtlich unerheblich. Für die Erreichung des patentgewollten Erfolges, d. h. die angestrebte Neutralisierung der Trägerflüssigkeit, komme es nicht auf einen »Austausch« der Na(SUP)+(/SUP)- und der H(SUP)+(/SUP)-Ionen durch eine identische Membran an. Daß die nach der Lehre des Klagepatents von einer einzigen Membran übernommenen Funktionen bei der angegriffenen Vorrichtung von zwei Membranen gemeinsam übernommen würden, ändere nichts daran, daß auch dort von dem »entscheidenden Gedanken« des Klagepatents Gebrauch gemacht sei, da »die Regenerierung der Austauschermembranen bei der angegriffenen Form genau wie nach der Lehre des Klagepatents kontinuierlich« erfolge.

Damit hat das Berufungsgericht lediglich die Gleichwirkung beider Vorrichtungen und deren Übereinstimmung in einem »entscheidenden Gedanken« festgestellt. Das reicht zur Begründung einer Patentverletzung nicht aus. Entscheidend ist, ob der Fachmann beim Studium der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung die bei der angegriffenen Vorrichtung eingesetzten abgewandelten Mittel unter Einsatz seines Fachwissens auffinden konnte. Für die Beantwortung der Frage der Benutzung durch Äquivalente muß festgestellt werden, ob der Fachmann die in den Patentansprüchen beschriebene Vorrichtung dahin abwandeln konnte, daß er zwei voneinander getrennte, von Regenerierungsmittel durchflossene Kanäle - einen Anodenkanal und einen Kathodenkanal - und zwei Austauschermembranen vorsieht, die nicht jeweils für sich allein, sondern nur in ihrem Zusammenwirken die Funktionen der einen Ionenaustauschermembran gemäß der Lehre des Klagepatents erfüllen können, wenn an die Vorrichtung eine elektrische Spannung angelegt ist, die eine gezielte Ionenwanderung bewirkt. Wenn der Durchschnittsfachmann durch die in den Patentansprüchen beschriebene Vorrichtung nicht auf den Gedanken gebracht wurde, daß er die dort beschriebene Vorrichtung auf Grund fachmännischer Überlegungen zur Erzielung der im wesentlichen gleichen Wirkungen abwandeln kann, wie das hinsichtlich der angegriffenen Vorrichtung behauptet wird, scheidet eine Benutzung der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung aus.

e) Die bloße Übereinstimmung beider Vorrichtungen in einem entscheidenden Gedanken, den das Berufungsgericht in einer kontinuierlichen Regenerierung der Austauschermembrane erblickt, reicht zur Bemessung eines entsprechenden Schutzbereiches nicht aus, weil dies zu einer mit dem Gebot der Rechtssicherheit unvereinbaren Ausweitung des Schutzbereichs führt. Es ist nämlich zu beachten, daß nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ der Patentanspruch bei der Bemessung des Schutzbereichs nicht lediglich als Richtlinie für ein vom Fachmann aus der Patentbeschreibung und -zeichnung abgeleitetes Schutzbegehren des Patentinhabers dienen darf.

3. Da die Sache noch weiterer Aufklärung bedarf, ist das Berufungsurteil aufzuheben und der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision übertragen wird. Sollte der Sachvortrag der Parteien nicht die zu einer abschließenden Beurteilung erforderliche Klarheit erbringen, wird das Berufungsgericht zu erwägen haben, sich sachverständiger Hilfe zu bedienen.