Zuvor hatte eine Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) auf Antrag des Antragstellers, eines kommunalen Zweckverbands, am 28. Januar 2011 die Löschung der angegriffenen Marke für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, einer Eintragung des Zeichens habe im Eintragungs- und im Entscheidungszeitpunkt das absolute Schutzhindernis des
der fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden. Dieses sei nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden worden, § 8 Abs. 3 MarkenG. Entsprechende von der Antragsgegnerin in Auftrag gegebene Gutachten würden zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens nicht ausreichen, da danach für den Eintragungszeitpunkt nur 43 % der Befragten davon ausgegangen seien, dass es sich bei "S-Bahn" um eine unternehmensgebundene Bezeichnung handele.
Die dagegen von der Antragsgegnerin vor dem Bundespatentgericht auf Aufhebung des Löschungsbeschlusses erhobene Beschwerde hatte nur in geringem Umfang Erfolg. Mit Ausnahme einzelner Waren aus den Bereichen Papier und Pappe sowie Spiele habe die Markenabteilung des DPMA auf Antrag zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke "S-Bahn" angeordnet. Danach bestätigte das Gericht die Auffassung des DPMA, dem Markenwort fehle das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft, die auch nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden worden sei.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen des schienengebundenen Personennahverkehrs würde der Verkehr die angegriffene Marke "S-Bahn" wegen der allgemeinen Bekanntheit lediglich als merkmalsbeschreibende Sachangabe auffassen. In den anderen Bereichen Spiel, Bekleidung sowie Papier und Pappe stelle "S-Bahn" entweder eine Merkmalsbeschreibung von Form, Thema oder Inhalt dar oder könne es sich um typische Merchandisingartikel mit S-Bahn-Motiven handeln.
Im Hinblick darauf, dass es sich bei "S-Bahn" um einen Begriff handele, der die fraglichen Dienstleistungen seiner Gattung nach glatt beschreibe, käme eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad als dem nach den Gutachten und Umfragen unterhalb der 50 %-Schwelle liegenden Wert in Betracht.
Hintergrund
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskraft bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen, sogenannte Herkunftsfunktion. Eine solche Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen.
Nach § 8 Abs. 3 MarkenG findet § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist.
Das DPMA sowie das Bundespatentgericht verneinten im Hinblick auf das Zeichen "S-Bahn" für die vorgenannten Bereiche - letzteres unter Ausnahme einzelner Waren aus den Bereichen Spiele sowie Papier und Pappe - sowohl die Unterscheidungskraft sowie die Verkehrsdurchsetzung zu den Zeitpunkten der Eintragung und der Entscheidung.
Quelle: BPatG, Beschl. v. 14. März 2012, Az. 26 W (pat) 21/11
