BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09 - Aufnahme eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch bei einer inhaltlichen Einschränkung des Patentanspruchs durch die Einfügung; Einschränkung eines Patentanspruchs durch ein hinzugefügtes Merkmal bei einer Konkretisierung zum technischen, in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarten Handelns; Erforderlichkeit der Aufnahme eines Hinweises ("disclaimer") in der Patentschrift auf die Einfügung eines ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals

Bundesgerichtshof
Beschl. v. 21.10.2010, Az.: Xa ZB 14/09
Gericht: BGH
Entscheidungsform: Beschluss
Datum: 21.10.2010
Referenz: JurionRS 2010, 26374
Aktenzeichen: Xa ZB 14/09
 

Verfahrensgang:

vorgehend:

BPatG - 12.08.2009 - AZ: 19 W(pat) 5/08

Fundstellen:

BlPMZ 2011, 196-199

GRUR 2011, 40-44 "Winkelmesseinrichtung"

Mitt. 2011, 30-34 "Winkelmesseinrichtung; Disclaimer kann entfallen"

Verfahrensgegenstand:

Betreffend das Patent 195 49 795
Winkelmesseinrichtung

Amtlicher Leitsatz:

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2

  1. a)

    Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung führt.

  2. b)

    Eine Einschränkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

  3. c)

    Um in solchen Fällen sicherzustellen, dass aus der Einfügung des Merkmals Rechte nicht hergeleitet werden, bedarf es grundsätzlich nicht der Aufnahme eines entsprechenden Hinweises ("disclaimer") in die Patentschrift.

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 21. Oktober 2010
durch
den Richter Keukenschrijver,
die Richterin Mühlens,
die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und
die Richterin Schuster
beschlossen:

Tenor:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. August 2009 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

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