BGH zur Frage, wann eine böswillige Markenanmeldung vorliegt

Der BGH hat entschieden, dass allein der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt wird, nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, § 50 MarkenG begründet. Vielmehr müssen weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutreten.

Sachverhalt: Antrag auf Löschung der Marke GLÜCKSPILZ wegen böswilliger Markenanmeldung

Die Wortmarke "GLÜCKSPILZ" ist für ein Unternehmen in den Klassen 18, 21 und 25 (u.a. Leder und Lederimitationen sowie Reise- und Handkoffer, Haushaltsgeräte, Bekleidung und Schuhe) geschützt. Die Markenanmelderin hatte aufgrund dieser Marke Wettbewerber abgemahnt, die Fußmattten mit dem Aufdruck "Glückspilz" vertrieben, da sie hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte sah. Diese Abmahnungen waren insoweit unberechtigt, als dass es sich hierbei um eine rein dekorative Benutzung des Wortes "Glückspilz" handelte, also nicht um eine markenmäßige Benutzung. Da die Abgemahnten das Wort "Glückspilz" jedoch auch in den Angebotszeilen verwendet hatten und dies eine markenmäßige Benutzung darstellte, waren die Abmahnungen im Ergebnis berechtigt.

Markenamt ordnet Löschung der Marke GLÜCKSPILZ wegen böswilliger Anmeldung an

Der Antragsteller hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung dieser Markeneintragung mit der Begründung beantragt, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig und zudem böswillig angemeldet worden. Das DPMA ordnete die Löschung der Marke an.

Die hiergegen von der Markeninhaberin erhobene Beschwerde blieb erfolglos. Auch das Bundespatentgericht ging von einer böswilligen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aus. Es führte insoweit wie folgt aus:

"Die Markeninhaberin habe die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollen. Sie habe eine Reihe von Wortmarken wie etwa "Pokalsieger", "Küchenfee", "Albglück", "Junges Gemüse", "Aufgeweckt", "Seemannsbraut" angemeldet, die andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke hindern sollten. Die Markeninhaberin sei eigenem Bekunden zufolge nach ihr gegenüber erfolgten Abmahnungen aus anderen Marken, die sie bei der Verwendung ihrer Dekore behindert hätten, auf den Gedanken der Anmeldung zahlreicher Marken gekommen. Es sei zwar verständlich und grundsätzlich nicht zu missbilligen, dass sie mit der Anmeldung der Marke "GLÜCKSPILZ" eine dekorative Nutzung gegen Angriffe Dritter verteidigen wolle. Dass sich die Markeninhaberin ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt gesehen habe, berechtige sie aber nicht, ihrerseits mittels des Markenrechts weitere Marktteilnehmer zu behindern.

Sie sei mit zwei Abmahnungen gegen Wettbewerber vorgegangen, die Fußmatten mit der Aufschrift "GLÜCKSPILZ" vertrieben hätten. Auch wenn es sich nach dem Dafürhalten der Markeninhaberin um markenmäßigen Gebrauch gehandelt habe, seien die Beweggründe der Abmahnungen gleichwohl rechtsmissbräuchlich. Es liege insoweit kein markenmäßiger, sondern rein dekorativer Gebrauch vor. Die mit diesen Abmahnungen befassten Verletzungsgerichte hätten wegen der Verwendung in der Angebotszeile eines Internet-Angebots zwar einen markenmäßigen Gebrauch angenommen, zugleich aber ausgeführt, dass der Begriff auf der Fußmatte selbst nur dekorativ verwendet werde. Auch wenn diese Abmahnvorgänge daher rechtmäßig gewesen seien, nutze die Markeninhaberin den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt. Dies entspreche keinem markenrechtlich gebilligten Zweck."

BGH hebt Anordnung der Löschung der Marke GLÜCKSPILZ auf

Auf die Rechtsbeschwerde de Markeninhaberin hob der BGH die Löschung auf und wies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück.

Keine ausreichenden Gründe für Markenlöschung wegen bösgläubiger Markenanmeldung

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke auf Antrag u.a. dann gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet wurde. Insoweit verwies der BGH zunächst auf die vom ihm entwickelten Grundsätze:

"Nach der Rechtsprechung des BGH ist von einer böswilligen Anmeldung auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgte. Eine böswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Um-stände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig er-scheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt. Als bösgläubig kann danach eine Markenanmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen."

Von diesen Grundsätzen sei zwar auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Zu Unrecht hat es jedoch die Annahme der Böswilligkeit auf einen fehlenden Benutzungswillen der Markeninhaberin und ihr Vorgehen gegen Wettbewerber gestützt.

Keine ausreichenden Feststellungen zu fehlendem Markenbenutzungswille

Die Annahme des Bundespatentgerichts, die bisherige Verwendung des Zeichens "GLÜCKSPILZ" durch die Markeninhaberin auf Waren sei bloß dekorativ, sei nicht vertretbar, habe es sich insoweit lediglich der Bewertung des DPMA angeschlossen; eine eigene nachvollziehbare Würdigung der von der Markeninhaberin vorgetragenen Benutzungsformen hat es nicht vorgenommen. Insbesondere hat das Bundespatentgericht den Vortrag der Markeninhaberin nicht gewürdigt, das Zeichen nicht nur auf den Waren selbst, sondern auch in der jeweiligen Angebotszeile in ihrem Internetshop zu verwenden. Jedenfalls diese Art der Benutzung könne die Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung erfüllen.

Bisheriges Vorgehen gegen Mitbewerber genügt für Böswilligkeit nicht

Die Feststellungen des Bundespatentgerichts tragen auch nicht die Annahme, die Markeneintragung habe zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt werden sollen. Insofern führte der BGH wie folgt aus:

"Die vom Bundespatentgericht zum Nachteil der Markeninhaberin herangezogene Rechtsverfolgung gegenüber Wettbewerbern im Vertrieb von Fußmatten rechtfertigt nicht die Bewertung, die Markeninhaberin habe ihre Marke zweckfremd im Wettbewerb eingesetzt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass das Bundespatentgericht die von der Markeninhaberin beanstandete Verwendung des Zeichens auf Fußmatten als rein dekorativ, also nicht markenmäßig angesehen hat. Der Umstand, dass eine Marke auch gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt werden kann, begründet ohne weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten noch nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung. Ein solcher Einsatz der Marke entspricht zwar, wie vom Bundespatentgericht ausgeführt, nicht dem Zweck des Markenrechts; dieses gewährt jedoch dem Markeninhaber in einem solchen Fall auch keine Ansprüche. Im Hinblick darauf, dass sich die Abgrenzung von markenmäßigem und rein dekorativem Gebrauch im Einzelfall als schwierig erweisen kann und der Markeninhaber in entsprechenden Fällen gegebenenfalls mit dem Prozessverlust rechnen muss, ist der Missbrauchsverdacht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht gerechtfertigt. Fehlt es an solchen Umständen, bewirkt auch ein etwaiger Einschüchterungseffekt, den das Bundespatentgericht der markenrechtlichen Inanspruchnahme von Wettbewerbern zuschreibt, keine über den zweckentsprechenden Einsatz des Monopolrechts hinausgehende Behinderung.

Der Markeninhaberin kann vorliegend auch nicht zur Last gelegt werden, die Monopolisierung allgemein gebräuchlicher Begriffe beabsichtigt zu haben. Sofern nicht besondere Umstände gegeben sind, rechtfertigt dies nicht die Annahme einer böswilligen Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Die Ausschlusswirkung einer Marke, hinsichtlich derer nicht die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG bestehen, ist gerade rechtmäßiger Zweck ihrer Eintragung (...). Ob das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht, hat das Bundespatentgericht bisher nicht geprüft. Auch der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Vielzahl von Marken angemeldet hat, kann den Unlauterkeitsvorwurf nicht begründen, wenn nicht weitere Umstände hinzutreten (...). Solche besonderen Umstände, die die Markeneintragung als böswillig erscheinen ließen, sind vorliegend weder festgestellt noch sonst ersichtlich."

BGH, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 69/14

Fazit

Weder der Wille, mittels einer Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen dieser Marke durch Wettbewerber gegen diese vorzugehen noch der Wille, durch eine Marke eine Monopolisierung allgemein gebräuchlicher Begriffe zu erreichen, genügt für einen erfolgreichen Antrag auf Löschung einer Markeneintragung wegen bösgläubiger Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Vielmehr bedarf es darüberhinaus weiterer Anhaltspunkte für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers.