Abmahnungen sind unangenehm - insbesondere solche im Markenrecht. Zum einen wegen der Streitwerte, die leicht bei 25 oder 50 TSD Euro liegen können, anderseits wegen der Übung einiger Kanzleien, zusätzlich zu den Kosten des Anwalts auch die eines Patentanwaltes geltend zu machen. Dies führt zu einer Verdoppelung der Gebühren.
Sowohl der BGH als auch Instanzgerichte, nicht zuletzt das Landgericht Berlin, setzen der Geltendmachung der Gebühren dort Grenzen, wo die Einschaltung nicht erforderlich war.
So hatte das LG Berlin in seiner Entscheidung vom 18. September 2007 entscheiden, dass die Mitwirkung von Patentanwälten in einfach gelagerten Fällen nicht notwendig sei und der Markenrechtsinhaber die Grundsätze der Schadensminderungspflicht zu beachten haben.
Das Landgericht hatte insoweit § 140 Abs.3 Markengesetz analog angewendet, wonach grundsätzlich Patentanwaltskosten neben den Kosten des eigentlichen Anwalts geltend gemacht werden können.
Dort heißt es:
Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 11 der Bundesordnung für Rechtsanwälte und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.
Der BGH ging aktuell einen anderen Weg, da er die Regelung weder direkt noch analog auf die vorprozessualen Kosten für anwendbar hält.
Der Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen für eine Abmahnung sei daher nur unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) möglich. Der Anspruch ist allerdings nur dann begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren.
Dies gelte auch für die Kosten des Patentanwalts. Verfügt der eingeschaltete Rechtsanwalt über besondere Sachkunde ist er regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung (selbst) eine Markenrecherche durch zu führen.
Leitsatz des BGH:
"Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II)."
Link zum Urteil: I ZR 70-11 Kosten des Patentanwalts
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